INTERNATIONALEN DESIGN- UND MODEINDUSTRIE

JOHANNES KEPLER

UNIVERSITÄT LINZ

Altenberger Straße 69

4040 Linz, Österreich

jku.at

DVR 0093696

Eingereicht von

Julia Unterweger

Angefertigt am

Institut für

Unternehmensrecht

Beurteiler

Univ.-Prof. Dr. Heinz

Keinert, LL.M

02/2021

DIE BEDEUTUNG DER

SCHUTZRECHTE IN

DER

INTERNATIONALEN

DESIGN- UND

MODEINDUSTRIE

Diplomarbeit

zur Erlangung des akademischen Grades

Magistra der Rechtswissenschaften

im Diplomstudium

der Rechtswissenschaften

10.11.2020 2/63

EIDESSTATTLICHE ERKLÄRUNG

Ich erkläre an Eides statt, dass ich die vorliegende Diplomarbeit selbstständig und

ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel nicht

benutzt bzw. die wörtlich oder sinngemäß entnommenen Stellen als solche kenntlich

gemacht habe.

Die vorliegende Diplomarbeit ist mit dem elektronisch übermittelten Textdokument

identisch.

Washington, DC 12.02.2021

Ort Datum

Unterschrift

10.11.2020 3/63

INHALTSVERZEICHNIS

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS..................................................................................... 6

I. EINLEITUNG ......................................................................................................... 9

II. MODEINDUSTRIE ............................................................................................... 11

A. MODEMARKT .................................................................................................. 11

B. MODERECHT .................................................................................................. 12

III. ÜBERBLICK ÜBER DEN GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ IN DER

MODEINDUSTRIE ...................................................................................................... 12

A. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE ............................................................................. 12

B. INTERNATIONALE ABKOMMEN ................................................................................ 14

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)

............................................................................................................................ 14

2. Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen

Eigentum ............................................................................................................. 14

3. Madrider Abkommen (MMA) ............................................................................ 15

4. Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und

Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (NKA) ....................................... 15

5. Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung von gewerblichen

Mustern und Modelle ........................................................................................... 15

IV. DAS MARKENRECHT ........................................................................................ 16

A. GRUNDLEGENDES ................................................................................................. 16

B. RECHTSGRUNDLAGEN ........................................................................................... 16

1. Unionsmarkenverordnung (UMV) ................................................................. 17

C. MARKENDEFINITION UND FUNKTIONEN DER MARKE ................................................. 17

1. Legaldefinition .............................................................................................. 17

2. Unterscheidungs- bzw Herkunftsfunktion ...................................................... 18

3. Qualitätsfunktion ........................................................................................... 19

4. Werbe- und Kommunikationsfunktion ........................................................... 19

C. ARTEN VON MARKEN ...................................................................................... 20

1. Wortmarke .................................................................................................... 20

2. Bildmarke und kombinierte Wort-Bild Marke ................................................. 21

3. Formmarke (körperliche bzw dreidimensionale Marke) ................................. 21

4. Positionsmarke ............................................................................................. 22

5. Farbmarke .................................................................................................... 22

D. MARKENSCHUTZ ERLANGEN ............................................................................ 22

1. Eintragungsprinzip ........................................................................................ 22

2. Territorialprinzip ............................................................................................ 23

3. Prioritätsprinzip ............................................................................................. 23

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4. Anmeldeverfahren ........................................................................................ 23

a) Ähnlichkeitsprüfung ................................................................................... 24

b) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis ..................................................... 24

c) Eintragungshindernisse ............................................................................. 25

d) Schutzdauer .............................................................................................. 26

5. Ausschließlichkeitsrechte .............................................................................. 26

E. DIE UNIONSMARKE ......................................................................................... 27

F. DIE INTERNATIONAL REGISTRIERTE MARKE (IR-MARKE) ................................... 28

V. MARKEN- UND PRODUKTPIRATERIE .............................................................. 29

A. GRUNDLEGENDES .......................................................................................... 29

B. RECHTSGRUNDLAGE ....................................................................................... 30

C. MAßNAHMEN GEGEN MARKEN- UND PRODUKTPIRATERIE .................................. 30

1. Zivilrechtliche Ansprüche .............................................................................. 30

a) Unterlassungsanspruch ............................................................................. 30

b) Beseitigungsanspruch ............................................................................... 31

c) Zahlungsansprüche ................................................................................... 31

2. Strafrechtliches Verfahren ............................................................................ 32

3. Zollbeschlagnahme ....................................................................................... 32

VI. DAS GESCHMACKSMUSTERRECHT ............................................................... 33

A. GRUNDLEGENDES .......................................................................................... 33

1. Schutzvoraussetzung ‚Neuheit‘ ..................................................................... 34

2. Schutzvoraussetzung ‚Eigenart‘ .................................................................... 35

C. SCHUTZAUSSCHLUSSGRÜNDE ......................................................................... 36

D. VERTRÄGE MIT DESIGNERN ............................................................................. 36

E. REGISTRIERUNG ............................................................................................. 37

F. MUSTERRECHTSVERLETZUNGEN ..................................................................... 38

G. GEMEINSCHAFTSGESCHMACKSMUSTER ........................................................... 38

1. Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster........................................ 39

2. Nichteingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster ................................ 39

H. INTERNATIONALES DESIGN .............................................................................. 40

VII. DAS URHEBERRECHT ...................................................................................... 41

VIII. GEWERBLICHE SCHUTZRECHTE IN DEN USA ............................................... 43

A. GRUNDLEGENDES .......................................................................................... 43

B. TRADEMARK LAW ........................................................................................... 43

1. Voraussetzung Registrierung ........................................................................ 44

2. Trade dress .................................................................................................. 45

C. COPYRIGHT LAW ............................................................................................ 45

D. PATENT LAW .................................................................................................. 46

IX. FÄLLE AUS DER JUDIKATUR ........................................................................... 48

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A. EUG 19.6.2019, T-307/17 .............................................................................. 48

B. EUGH 12.6.2018, C-163/16 ........................................................................... 49

C. EUG 18.7.2017, T-57/16 ................................................................................ 50

D. LG DÜSSELDORF 2.7.2015, 14C O 55/15 ........................................................ 52

X. ZUSAMMENFASSUNG ....................................................................................... 55

LITERATURVERZEICHNIS ........................................................................................ 58

ABBILDUNGSVERZEICHNIS .................................................................................... 63

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Abkürzungsverzeichnis

ABGB Allgemeines Bürgerliches Gesetzbuch

Abs Absatz

AnwBl Österreichisches Anwaltsblatt

Art Artikel

BGBI Bundesgesetzblatt

Buchst. Buchstabe

bzw beziehungsweise

dh das heißt

ecolex Fachzeitschrift für Wirtschaftsrecht

EG Europäische Gemeinschaft

etc et cetera

EU Europäische Union

EuG Europäisches Gericht erster Instanz

EuGH Europäischer Gerichtshof

EUIPO European Union Intellectual Property Office

EUR Euro

ff fortfolgend

gem gemäß

GGV Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung

grds grundsätzlich

IB Internationales Büro

idR in der Regel

IP Intellectual Property

IR Internationales Registrierungssystem

iSd im Sinne des

iSv im Sinne von

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iVm in Verbindung mit

iW im Wesentlichen

iwS im weiteren Sinn

LG Landesgericht

Mio. Million

MMA Madrider System

MMP Protokoll zum Madrider Abkommen

MR-Int Medien und Recht International

Mrd. Milliarden

MSchG Markenschutzgesetz

MuSchG Musterschutzgesetz

NKA Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von

Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken

ÖBI Österreichische Blätter für gewerblichen Rechtsschutz und

Urheberrecht

ÖJZ Österreichische Juristen-Zeitung

ÖPA Österreichisches Patentamt

PVÜ Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen

Eigentums

RdW Österreichisches Recht der Wirtschaft

RL Richtlinie der EU

RS Rechtsatz aus der RIS-Justiz

Rsp Rechtsprechung

S Satz

sog sogenannt, -e, -er, -es

StPO Strafprozessordnung

stRsp ständige Rechtsprechung

PPV Produktpiraterie Verordnung

TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property

Rights

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u.a. unter anderem

UGB Unternehmensgesetzbuch

UMV Unionsmarkenverordnung

UrhG Urhebergesetz

U.S.C. United States Code

USD United States Dollar

USPTO United States Patent and Trademark Office

UWG unlauteren Wettbewerb

Vgl vergleiche

VO Verordnung

WIPO World Intellectual Property Organisation

Z Ziffer

zB zum Beispiel

10.11.2020 9/63

I. Einleitung

„Mode ist nichts, was nur in der Kleidung existiert. Mode ist in der Luft, auf der Straße.

Mode hat etwas mit Ideen zu tun, mit der Art wie wir leben, mit dem, was passiert“.

(Coco Chanel)

Auf der Suche nach einem Thema für meine Diplomarbeit wollte ich meine persönliche

Leidenschaft, Mode, mit Recht verbinden. Wer denkt, dass Rechtswissenschaft und die

juristische Tätigkeit im Allgemeinen eine eher sachliche und trockene Materie sind,

stößt bei Fashion Law auf das Gegenteil. Ever heard of Fashion Law?

Der Begriff Fashion Law hat mich sofort angesprochen und ich wollte den rechtlichen

Hintergrund von Moderecht, besonders den rechtlichen Schutz für Modeerzeugnisse

näher verstehen lernen. Das Moderecht umfasst viele Rechtsgebiete und wirft

unzählige Fragen auf. In dieser Diplomarbeit wird das Hauptaugenmerkmal auf den

gewerblichen Rechtsschutz gelegt. Welche Rechte stehen Modedesignern und

Unternehmen überhaupt zu; welche Möglichkeiten haben Designer ihre Entwürfe

schützen zu lassen; welche Maßstäbe werden an Modeerzeugnisse gelegt, damit ein

nachhaltiger Schutz langfristig Erfolg hat.

Es erfolgt vorerst ein Einblick in die Modewelt unter Berücksichtigung des

Modemarktes und Moderechts. Es wird sodann ein Überblick über die gewerblichen

Schutzrechte und die relevanten Fragen auf nationaler, europäischer und

internationaler Ebene, welche auf diesem Rechtsgebiet zu erörtern sind, gegeben. Da

die Modezentren Europas Paris, London, Mailand und die USA mit der Fashion-

Metropole New York die Modestandorte der Welt sind, wird auch ein Blick auf die

gewerblichen Schutzrechte in den USA geworfen.

Das Markenrecht (Kapitel IV) und das Geschmacksmusterrecht (Kapitel VI) als

gewerbliche Schutzrechte bilden hierfür die Schwerpunkte. Es wird auf die Wichtigkeit

von Marken und Geschmacksmuster generell, die Prinzipen, die Funktionen, bis hin

zur Erlangung von Marken- und Geschmacksmusterschutz, eingegangen.

Das Urheberrecht schützt geistige und künstlerische Leistungen. Aufgrund des

kreativen Charakters eines Designers mag dieses Schutzrecht ideal erscheinen um die

Entwürfe bzw Designs schützen zu lassen. Der urheberrechtliche Schutz von

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Modeschöpfungen setzt aber hohe Anforderungen an die Gestaltungshöhe eines

Designers voraus. Diese Rechtsproblematik wird in Kapitel VII näher veranschaulicht.

Ein erhebliches Problem stellt die Kurzlebigkeit der Modebranche dar: In der

Modebranche werden Trends kurzfristig gesetzt und schnell kopiert, dadurch steigen

auch die Bedarfe an einem effektiven Nachahmungsschutz und an Maßnahmen zur

Bekämpfung von Marken- und Produktpiraterie (Kapitel V).

Die Fälle aus der Judikatur sollen verdeutlichen, mit welchen Problemen Designer und

Modeunternehmen in der Praxis konfrontiert sind.

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II. Modeindustrie

Der Mode- und Bekleidungseinzelhandel ist einer der bedeutendsten

Konsumgütermärkte und zählt weltweit zu einem der wachstumsstärksten Branchen.

Die globale Modeindustrie weist einen Gesamtwert von 3.000 Billionen USD auf und ist

nicht nur einer der wichtigsten Industriezweige der Welt, sondern auch ein

außerordentlich wichtiger Faktor in Bezug auf die Beschäftigung.1 In der EU sind fünf

Mio. Menschen direkt im Rahmen der Wertschöpfungskette der Modeindustrie und

eine Million in der High-End Fashion Industrie beschäftigt.2 Der Sport- und

Bekleidungshersteller Nike ist weltweit die größte Modefirma der Welt, gefolgt von

Inditex, H&M, Adidas etc.

Die Europäische Kommission spricht von einer Kreativwirtschaft, unter welche die

Modeindustrie fällt, welche in den Bereichen Wissenschaft, Innovation, Kreativität und

Technologie vertreten ist.3

A. Modemarkt

Der Begriff ‚Modemarkt‘ ist nicht klar definiert, er unterliegt einem raschen Wandel und

ist mehr als Mode, Trend und Stil. Viele Begriffe in der Modewelt stammen aus dem

Englischen und Französischen. Das Wort ‚Mode‘ (französisch ‚mode‘, lateinisch

‘modus‘) findet seinen Ursprung in Frankreich im 15. Jahrhundert, als er so viel

bedeutet wie Maß, Art, Weise oder Zeitgeschmack. Die Modebranche kann in

Textilwirtschaft und Bekleidungswirtschaft unterteilt werden. Während erstere sich mit

der Erzeugung von Textilien befasst, erstreckt sich die Bekleidungswirtschaft von den

Kollektionsdesigns, der Herstellung von Bekleidung, Werbung über den Handel der

fertigen Bekleidungsstücke bis hin zur Auslieferung der Ware an den Endverbraucher.4

Ausgehend von der Entwicklung und der Produktion bis hin zum Vertrieb und zur

Kommerzialisierung von Modeartikeln bilden diese Branchen eine sich miteinander

verknüpfende Wertschöpfungskette. Es ist im Interesse des Modeunternehmens, dass

1 https://fashionunited.com/global-fashion-industry-statistics/ (Stand 17.8.2020).

2 https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion/high-end-industries_en (Stand 17.8.2020).

3 https://ec.europa.eu/growth/sectors/fashion_en (Stand 18.8.2020).

4 Vgl Hahn, essential Moderecht Rechtsgrundlagen für Designer, Hersteller und Händler (2020) 1.

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diese Teilprozesse den Wettbewerbsbedingungen laufend angepasst werden, da die

Modebranche durch Saisonalität, Schnelllebigkeit und Komplexität geprägt ist.

B. Moderecht

Frankreich war Vorreiter für einen nationalen designspezifischen Rechtschutz. Mit dem

Dekret des Nationalkonvent vom 19.7.1793 wurde hierfür der Grundstein gelegt und

durch die speziellen Designgesetze von 1806 und 1909 wurde der Designschutz weiter

verfeinert, wodurch bereits ein erhebliches Schutzniveau für französische Designer

erreicht wurde.5

Das Moderecht ist ein breit gefächertes Rechtsgebiet, es lässt sich nicht auf einzelne

nationale Rechtsordnungen begrenzen und berührt die Bereiche Immaterialgüterrecht,

Vertragsrecht, Gesellschaftsrecht, (nationales und internationales) Handelsrecht,

Immobilienrecht, Arbeitsrecht und Zollrecht.6 Durch diese Vielfältigkeit ist das

Moderecht daher eine juristische Querschnittsmaterie. Es erstreckt sich von der

Herstellung und Vertrieb bis hin zu rechtlichen Schutzmöglichkeiten von

Modeerzeugnissen.

III. Überblick über den gewerblichen Rechtsschutz in der Modeindustrie

A. Gewerbliche Schutzrechte

Der gewerbliche Rechtsschutz, auf Englisch auch ‚Intellectual Property Law‘ genannt,

schützt das geistige Eigentum. Die Begriffe ‚Intellectual Property‘ oder ‚IP Rights‘

setzen sich in der Praxis immer mehr durch. Im juristischen Sprachgebrauch ist grds

derjenige Eigentümer, der über eine körperliche Sache frei verfügen kann. Beim

geistigen Eigentum wird aber auf die Rechte an nicht-körperlichen Sachen abgestellt,

auf sog persönliche geistige Schöpfungen. Um diese zu schützen, bietet die

Rechtsordnung den Schutz durch das Immaterialgüterrecht an.

Gewerbliche Schutzrechte sind Immaterialgüterrechte, welche darauf abzielen,

Innovation und Kreativität einer Volkswirtschaft zu fördern. Sie entstehen grds durch

Eintragung. Zu den gewerblichen Schutzrechten gehören unter anderem das

Markenrecht, Patentrecht, Gebrauchsmusterrecht, Geschmacksmusterrecht und das

Wettbewerbs- und Lauterkeitsrecht. Im Unterschied dazu stellt das Urheberrecht kein

5 https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html (Stand 16.8.2020).

6 Vgl Hoeren, Moderecht Handbuch (2019) Rz I. I. 1.

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gewerbliches Schutzrecht dar. Es entsteht eben nicht mit Eintragung im Sinne eines

formellen Verfahrens, sondern bereits mit dem Realakt der Schöpfung, folglich zählt es

aber auch zum Immaterialgüterrecht.7 Immaterialgüterrechte sind nicht nur subjektive,

sondern auch absolute Rechte, welche gegen jedermann durchsetzbar sind. Daraus

lässt sich eine Berechtigung an der Verwertung des immateriellen Guts zugunsten des

Inhabers ableiten.8

Im Interesse der Wettbewerbsfreiheit ist es nicht verboten, Erzeugnisse zu kopieren

oder nachzuahmen. Ausgehend vom Grundsatz der Nachahmungsfreiheit soll auf

vergleichbare kreative Schöpfungen zurückgegriffen werden können, um den

Fortschritt zu steigern. Durch den Schutz von Immaterialgüterrechte wird dieser

Nachahmungsfreiheit jedoch Grenzen gesetzt.9 Nach stRsp sind zur Beurteilung, ob

eine Nachahmung sittenwidrig ist, folgende Faktoren maßgeblich: die bewusste

Nachahmung, die dadurch herbeigeführte Gefahr von Verwechslungen und die

Zumutbarkeit einer andersartigen Gestaltung.10 Gerade in der Modebranche schauen

sich Designer Ideen bei ihren Konkurrenten ab, um ihre eigene Kollektion zu

entwerfen, denn durch den ständigen Innovationsdruck wird naturgemäß ein immer

schnelleres Entwerfen von Kollektionen von ihnen erwartet.

Der Schutz geistigen Eigentums stellt einen der Grundsteine für eine moderne

Wirtschaft dar. Für Investoren in der Modebranche und für Modeunternehmen selbst ist

es entscheidend, auf welche Art und Weise geistiges Eigentum in einem Land

hinsichtlich einer allfälligen Niederlassung/Investition geschützt wird.

Für den Modebereich sind insbesondere das Markenrecht, das

Geschmacksmusterrecht und teilweise das Urhebergesetz von Relevanz. Der

Patentschutz und der Gebrauchsmusterschutz spielen im Modebereich nur eine

untergeordnete Rolle, da es beim Patent- und Gebrauchsmusterschutz nicht um die

äußere Gestaltung, sondern um die technische Entwicklung geht, daher werden diese

in dieser Arbeit nicht näher erläutert.11

7 Vgl Borbach/Seifried, Schutzrechte und Rechtsschutz in der Mode- und Textilindustrie (2014) 27.

8 Vgl Appl/Heidinger/Homar/Sedef/Wiebe/Winner, Wettbewerbs- und Immaterialgüterrecht

4 (2018) 31.

9 Vgl Kucsko, Geistiges Eigentum, Be nice to your ideas (2017) 22.

10 RIS-Justiz RS0078297.

11 Vgl Hoeren, Moderecht Rz C. III. 2.

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B. Internationale Abkommen

Zum Schutz des geistigen Eigentums auf internationaler Ebene bedarf es einer Reihe

internationaler Abkommen, die erleichternde Regulierungssysteme für die

internationale Registrierung von gewerblichen Schutzrechten bieten sollen.

1. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutz des gewerblichen Eigentums (PVÜ)

Dieses internationale Abkommen war Vorreiter auf dem Gebiet gewerblichen

Rechtsschutzes. Gegenstand dieser Verbandsübereinkunft ist der Schutz für den

Großteil der gewerblichen Rechte, außer das Urheberecht.12 Basierend auf einem

völkerrechtlichen Vertrag, folgt es auch den Grundprinzipien der Inländerbehandlung,

Unionspriorität, dem ‚Telle-quelle Prinzip‘, wie auch dem Schutz notorisch bekannter

Marken und wird von der WIPO verwaltet.13 Die PVÜ zählt 177 Mitgliedstaaten

(darunter Österreich, Deutschland, USA etc).

2. Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum

Dieses Übereinkommen wurde als Anhang des Übereinkommens zur Errichtung der

WTO ins Leben gerufen. Auf internationaler Ebene besser bekannt als TRIPS stellt es

eine hohe Bedeutung hinsichtlich weltweiten Schutzes dar. Es führte erstmals Regeln

im Bereich des Immaterialgüterrechts ein und ist Bestandteil des WTO-Vertragswerks.

Ausnahmen, die in anderen völkerrechtlichen Verträgen vorgesehen sind, gelten auch

für die Zwecke des TRIPS. Das Prinzip der Inländerbehandlung, das

Meistbegünstigungsprinzip und das Transparenzgebot stellen auch hier die

Grundpfeiler des Spielraums der WTO-Mitglieder dar. Das Abkommen legt relativ hohe

Mindestanforderungen für ihre Mitglieder zum Schutz geistiger Eigentumsrechte fest

und ist iSd sog ‚Single Package‘ Ansatz von jedem einzelnen WTO-Mitgliedstaat

umzusetzen, was einen erheblichen Harmonisierungsdruck auf zahlreiche nationale

Rechtsordnungen ausgelöst hat.14 Die WTO zählt 164 Mitglieder.

12 Vgl Eilmansberger/Pöchhacker/Riede in Holoubek/Potacs, Öffentliches Wirtschaftsrecht

4 (2019)

Gewerblicher Rechtsschutz 167. 13

Vgl Müller/Höller-Pranter, Markenrecht kompakt (2013) 19.

14 Vgl Hoeren, Moderecht Rz C. VII. 19.

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3. Madrider Abkommen (MMA)

Das MMA und das Protokoll zum Madrider Abkommen (MMP) stellen einen

einheitlichen Zugang zur internationalen Registrierung von Marken dar. Diese

Ausdehnung auf den Internationalen Schutzumfang ist in der Praxis von großer

Bedeutung und das einerseits aufgrund der preiswerten Kosten, anderseits aufgrund

der Einheitlichkeit und des vereinfachten Verfahrens.15 Dieses Abkommen wird

ebenfalls von der WIPO verwaltet. Durch die Registrierung erhält die Marke in allen

Mitgliedstaaten der Vertragsparteien Schutz auf internationaler Ebene.

4. Abkommen von Nizza über die internationale Klassifikation von Waren und Dienstleistungen für die Eintragung von Marken (NKA)

Das NKA dient der administrativen Erleichterung im Sinne einer einheitlichen

Klassifizierung für anzumeldende Waren und Dienstleistungen. Diese Klassifikationen

sind in 45 Klassen unterteilt, wobei jede Klasse eine Klassenüberschrift erhält. 34

Klassen sind für Waren und 11 für Dienstleistungen vorgesehen.

5. Haager Abkommen über die internationale Hinterlegung von gewerblichen Mustern und Modelle

Auf dem Gebiet des Designrechts fällt diesem Abkommen Bedeutung anheim. Es soll

zu einer vereinfachteren Anmeldung von Designs/Geschmacksmustern für die

Vertragsstaaten kommen. Das Haager Abkommen wird von der WIPO verwaltet.

Österreich ist kein Mitglied dieses Abkommens, jedoch die EU, weshalb in Österreich

ansässige Personen über das Abkommen Schutz in den Vertragsstaaten erlangen

können.16 Der Beitritt der EU zum Haager Musterabkommen steigerte die Attraktivität

des internationalen Musters naturgemäß.17 Anforderungen an die

Schutzvoraussetzungen und den Schutzgehalt von Geschmacksmustern enthält auch

das TRIPS-Abkommen gem Art 25 ff.

15

Vgl Hoeren, Moderecht Rz C. VII. 20. 16

Vgl Eilmansberger/Pöchhacker/Riede in Holoubek/Potacs, Öffentliches Wirtschaftsrecht 4

227. 17

Vgl Holzer, Der internationale Designschutz wird verlinkt! ÖBl 2007, 49.

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IV. Das Markenrecht

A. Grundlegendes

Als gewerbliches Schutzrecht ist das Markenrecht Teil des Kennzeichenrechts. Der

Schutzumfang des Kennzeichenrechts ist jedoch weitläufiger. Neben dem Schutz des

Namens, nach § 43 ABGB, und dem Schutz der Firma, nach § 17 UGB, sind zB auch

Kennzeichen vor Missbrauch nach § 9 UWG geschützt.18

Modemarken sind in der Modewelt gar nicht wegzudenken, denn sie stellen den

eigentlich Wert des Modelabels dar. Neben wertvollen Luxusmarken, wie Louis Vuitton

oder Hermès, haben auch neu etablierte Marken wie Zara, Mango oder H&M an

Wertschätzung gewonnen und beeinflussen die Modewelt.19 Marken stellen einen

wesentlichen Asset iSv Unternehmenskennzeichen dar, sie spiegeln den

Bekanntheitsgrad eines Unternehmens wider und sollen über ein entsprechendes

rechtliches ‚Brandbuilding‘ juristisch geschützt werden. Mode ist Ausdruck stetigen

Wandels und aufgrund der kurzzeitigen Verfügbarkeit von Bekleidungsstücken und der

laufenden Entstehung von neuen Kollektionen, ist der Einsatz von Marken von

besonderer Bedeutung. Der Schutz der Marke ist nur effizient, wenn diese mit einer

laufenden Markenverwaltung und Überwachung einhergeht. Die kontinuierliche

Weiterentwicklung des Marktes und die stärker werdende Digitalisierung erfordern eine

ständige Anpassung der Markenstrategie im Sinne einer langfristigen

Unternehmensstrategie und stellen folglich hohe Anforderungen an die digitale

Markenführung von Modemarken.20

B. Rechtsgrundlagen

Die Rechtsquellen des Markenrechts sind das österreichische

Markenschutzgesetz 1970 BGBI 1970/260 für die nationale Marke, die

Unionsmarkenverordnung VO (EU) 2017/1001 mit der Unionsmarke auf EU-Ebene als

supranationales Recht und das internationale Registrierungssystem (IR) für den

internationalen Markenschutz. Das internationale Registrierungssystem stellt ein

Bündel von Rechten dar. Diese Schutzeinrichtungen bestehen nebeneinander.

18 Vgl Müller/Höller-Pranter, Markenrecht kompakt 17. 19

Vgl Hahn, Moderecht 23. 20

Vgl Sattler/Völckner, Markenpolitik2

(2007) 84.

10.11.2020 17/63

1. Unionsmarkenverordnung (UMV)

Mit Inkrafttreten der EU-Markenrechtsreform VO (EU) 2015/2424 und der RL

2015/2436 wurden das EU-Markenrechtssystem modernisiert und die

Markenrechtsvorschriften der Mitgliedstaaten noch mehr harmonisiert. Durch die

Überarbeitung kam es zu zahlreichen Erneuerungen der

Gemeinschaftsmarkenverordnung 207/2009. Das Harmonisierungsamt für den

Binnenmarkt wurde in das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigentum

umbenannt, die Gemeinschaftsmarke wurde zur Unionsmarke. Es gab auch

Änderungen hinsichtlich des Gebührensystems für Unionsmarken, Beschwerden und

Änderungen bei Prüfungsverfahren etc.21 Die UMV trat am 23.3.2016 in Kraft. Die

Marken-RL war von den Mitgliedern bis 14.1.2019 umzusetzen. Die MSchG-Novelle

2017 und die Markenrechtsreform 2019 brachten zahlreiche Änderungen mit sich,

welche in der Arbeit an einzelnen Stellen erörtert werden. Die VO (EG) 207/2009

wurde als VO (EU) 2017/1001 kodifiziert, welche alle rechtlichen Bestimmungen über

die Unionsmarke enthält.

Ein einheitlicher Rechtsschutz auf europäischer Ebene ist sehr attraktiv. Der Inhaber

kommt angesichts des Prinzips der Koexistenz in den Genuss, dass seine nationale

und Unionsmarken koexistieren.22

C. Markendefinition und Funktionen der Marke

1. Legaldefinition

Was das Gesetz unter einer Marke versteht, erläutert § 1 MSchG und Art 4 UMV.

Vorerst müssen Zeichen vorliegen, die das Gesetz nicht näher definiert, sondern

anhand von Beispielen aufzählt; Zeichen, welche in Betracht kommen, jedoch nicht

abschließend sind, das können zB Wörter, Personennamen, Abbildungen, Buchstaben,

Zahlen etc sein. Um einen flexibleren Ansatz für die Registrierung von neuen

Markenformen zu schaffen, hat man von der Voraussetzung der grafischen

Darstellbarkeit durch die Marken-RL abgesehen.23

Ein weiteres Erfordernis ist die Unterscheidungskraft, gefolgt von der Bestimmtheit.

21

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/eu-trade-mark-regulation (Stand 4.9.2020). 22

Vgl Schuhmacher/Rauch, Europäisches Marken-, Muster-, und Urheberrecht2 (2017) 5.

23 Vgl Stangl in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 § 16 Rz 22 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

10.11.2020 18/63

2. Unterscheidungs- bzw Herkunftsfunktion

Die Unterscheidungs- bzw Herkunftsfunktion ist ein zentrales Element des

Markenrechts. Die Grundvoraussetzung für den Markenschutz ist die

Unterscheidungskraft des Zeichens, daher sind jene Zeichen, die nicht

unterscheidungskräftig sind von der Registrierung ausgeschlossen. Die

Unterscheidungsfunktion der Marke soll Verbrauchern ermöglichen, Produkte im

geschäftlichen Verkehr von Produkten konkurrierender Anbieter zu unterscheiden.

Gegenüber dem Zielpublikum, welches das Produkt mit einem bestimmten

Unternehmen in Verbindung bringen soll, soll der Ursprung des Produkts garantiert

werden.24

Nach der Rsp des EuGH stellen die Unterscheidungs- bzw Herkunftsfunktion die

Hauptfunktionen der Marke dar. Die Marke soll eine Garantiefunktion hinsichtlich der

Ursprungsidentität gegenüber dem Verbraucher oder Endabnehmer übernehmen.25

Mit der Frage, ob es bei der Prüfung der Unterscheidungskraft nur auf die

wahrscheinlichste Form der Verwendung oder auch auf andere bedeutsame und

naheliegende Formen ankommt, hat der EuGH in der Entscheidung C-541/18 vom

12.9.2019 nun klar gestellt, dass alle Verwendungsarten der Marke zu berücksichtigen

sind, die in der entsprechenden Branche praktisch bedeutsam sein können.26

Obwohl § 1 MSchG; Art 4 UMV und § 4 Abs 1 Z 3 MSchG; Art 7 Abs 1 lit b UMV beide

auf den ersten Blick denselben Begriff der Unterscheidungskraft normieren, ist

zwischen abstrakter (§ 1 MSchG) und konkreter (§ 4 Abs 1 Z 3)

Unterscheidungseignung zu differenzieren.

§ 1 MSchG ist richtlinienkonform auszulegen und lässt grds Zeichenformen als Marke

zu, wenn ihnen Unterscheidungskraft zukommt. Im Unterschied zu § 4 Abs 1 Z 3

MSchG ist hier nicht auf die konkrete Ware und Dienstleistung abzustellen. Liegt keine

Unterscheidungskraft in diesem Sinne vor, kommt § 4 Abs 1 Z 2 MSchG zur

Anwendung und die Marke ist nicht eintragungsfähig. Während § 4 Abs 1 Z 3 MSchG

jene Zeichen ausschließt, die keine Unterscheidungskraft aufweisen, knüpft Art 7 Abs 1

lit b UMV hier an den Begriff Marke statt Zeichen an.27 Bei der Prüfung der konkreten

Unterscheidungseignung kommt es darauf an, ob die Markenfähigkeit des Zeichens

24

Vgl Koppensteiner, Markenrecht4 (2012) Rz 65.

25 Vgl EuGH 18.6.2002, C-299/99, Philips Electronics/Remington Consumer. 26 Vgl Butzerin, Alle praktisch bedeutsamen Markennutzungsarten berücksichtigen - #darferdas?

ecolex 2020, 30 (44). 27

Vgl Koppensteiner, Markenrecht4 Rz 12.

10.11.2020 19/63

vorliegt und, falls ja, ist weiter zu prüfen, ob dieses Zeichen die Unterscheidungskraft

für die konkret in Anspruch genommenen Waren und Dienstleistungen aufweist.28

3. Qualitätsfunktion

Die Qualitätsfunktion stellt eine Art Garantiefunktion dar. Der Verbraucher soll auf die

annähernd gleichbleibende Qualität, die Herkunft und die Beschaffenheit von

Produkten vertrauen dürfen, die er mit dem Markennamen assoziiert. Die strategische

Positionierung von Marken ist ausschlaggebend für die Kaufentscheidung und soll das

Kaufverhalten durch eigene positive Erfahrungen mit der Marke oder durch die

Werbung beeinflussen.29

Der OGH bekräftigt in seiner Entscheidung vom 13.3.2002 die Qualitätsfunktion einer

Marke hinsichtlich der Garantie von Unternehmen, die die Waren herstellen. Entspricht

die Qualität nicht den Vorgaben, sollen diese zur Verantwortung gezogen werden.30

Der EuGH geht zB davon aus, dass die Qualitätserwartungen von Konsumenten an ein

Modelabel auch dann noch vom Markeninhaber weiterhin erfüllt werden, wenn die

Modedesignerin, nach der die Marke benannt ist, aus dem Unternehmen

ausscheidet.31

Bei einem Unternehmensübergang kann kraft Gesetzes die Marke übertragen werden

(§ 11 MSchG). Die Übertragung des Markenrechts ist auch durch die Erteilung einer

Lizenz möglich. Der Markeninhaber/Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer nach § 14

MSchG die Erlaubnis ein, die Marke zu benutzen.

4. Werbe- und Kommunikationsfunktion

Die Werbe- und Kommunikationsfunktion stellt eine Art Kommunikationskanal

zwischen Unternehmen und ihren Kunden dar. Mit Hilfe von Kundenwerbungen sollen

Marken ein unverwechselbares Markenbild vermitteln. Im Marketingbereich spielt diese

brand recognition Funktion eine große Rolle, speziell hinsichtlich kundenorientierter

Bindungseffekte.32 Nike möchte mit dem Slogan ‚Just do it‘ Durchhaltevermögen und

28

Vgl Hauer in Kucsko/Schumacher, marken.schutz2 § 1 Rz 23 (Stand: 31.12.2013, rdb.at).

29 Vgl Kucsko, Geistiges Eigentum (2003) Rz 201.

30 Vgl OGH 13.3.2002, 4 Ob 18/02d.

31 Vgl EuGH 30.3.2006, C-259/04, Elizabeth Emanuel/Continental.

32 Vgl Schuhmacher/Rauch, Europäisches Marken-, Muster-, und Urheberrecht

2 7.

10.11.2020 20/63

Siegesgefühle beim Kunden erwecken.33 Das Modeunternehmen Benetton ist nicht

nur bekannt für seine Farben, sondern auch für seine außergewöhnlichen

Werbemaßnahmen, welche weltweit Aufmerksamkeit erregt haben, da Benetton

werbeuntypische Themen aufgreift. Werte wie Krieg, Aids, ethnische Vielfalt wurden

durch das italienische Modelabel provokativ eingesetzt und führten zu Denkanstößen

und Diskussion einerseits und zu einer erhöhten Steigerung des Bekanntheitsgrades

der Marke andererseits. Plakate wie ‚Unemployee of the year‘, ‚Nonne küsst einen

Priester, oder ‚einen elektrischen Stuhl‘ mit dem grünen Zeichen in weißer Schrift

‚United Colors of Benetton‘ werden mit dem Modelabel explizit in Verbindung gebracht.

C. Arten von Marken

Es ist wichtig, dass die richtige Markenform gewählt wird. Die nachfolgende Auflistung

konzentriert sich auf die Formen, die im Modebereich die größte Relevanz haben.

1. Wortmarke

Die reine Wortmarke setzt sich ausschließlich aus Buchstaben oder Zahlen

zusammen. Besonders in der Modeindustrie finden sich diese Elemente in der Form

von entweder einzelnen Buchstaben oder Monogrammen auf Erzeugnissen wieder (zB

‚H‘ für Hermès, ‚CC‘ für Coco Chanel).34 Die Wortmarke ist die meistgenutzte

Markenform (zB Benetton, Adidas, Hugo Boss, Marc O‘Polo).

Auch in der Modebranche gibt es Markennamen, die sich aus frei erfundenen

Phantasiewörtern oder aus Wörtern zusammensetzen, die mit der Ware in keinem

Zusammenhang stehen, mögen sie auch dem allgemeinen Sprachgebrauch

angehören. Nach der stRsp sind diese schutzfähig, wenn sie Unterscheidungskraft

aufweisen. Wird die Marke als eine solche reine Phantasiebezeichnung in den

beteiligten Verkehrskreisen aufgefasst, gilt sie als registrierbar. Angaben über die

Beschaffenheit und Bestimmung der Waren weisen keine Unterscheidungskraft auf,

können aber Schutz durch Verkehrsgeltung erlangen.35 Anzumerken ist auch, dass es

33

Vgl Hoeren, Moderecht C. II. 4. 34


Vgl Schanda, OGH 13.4.1999, 4 Ob 17/99z, ecolex 1999/282, 705.

10.11.2020 21/63

keine Rolle spielt, ob die Buchstaben oder Zahlen klein- oder groß geschrieben

werden. Das stellte der EuG klar.36

2. Bildmarke und kombinierte Wort-Bild Marke

Der Gegensatz zur reinen Wortmarke ist die reine Bildmarke. Sie besteht

ausschließlich aus einem Bild oder aus individuellen grafischen Gestaltungselementen.

Bildmarken sind in der Modeindustrie oft anzutreffen (zB das Polopferd von Ralph

Lauren oder das Krokodil von Lacoste).37 Je abstrakter und präsenter eine Bildmarke

auf die Kunden wirkt, umso besser. Es bedarf einer starken Werbepräsenz und

Marketingmaßnahmen, um diese Verknüpfung zwischen Kunden und dem

Unternehmen durch die Bildmarke zu kreieren.

Zum Unterschied beinhaltet die Wort-Bildmarke, Wort- und Bildbestandteile, sowie

grafische Gestaltungselemente. Das Logo von Puma ist ein bekanntes Beispiel für die

Kombination eines grafischen Elements mit einem Schriftzug.

Liegt Verwechslungsgefahr vor, gilt nach der Rsp des EuGH ein einheitlicher Maßstab.

Bei der Prüfung der Verwechslungsgefahr sind vorerst immer alle Umstände des

Einzelfalles zu berücksichtigen und in weiterer Folge zu beurteilen. Es ist auf den

Gesamteindruck eines Durchschnittskonsumenten, der sich tummelt, abzustellen. In

Anbetracht seiner Eile achtet er grds nicht auf Einzelheiten, sondern nimmt die Marke

in der Gesamtheit wahr.38

3. Formmarke (körperliche bzw dreidimensionale Marke)

Formmarken geben eine Marke in einer dreidimensionalen Gestaltung/Form wieder.

Dies kann sein durch computergenerierter Bilder oder auch durch eine fotografische

Abbildung und kann auch Verpackungen von Waren, wenn Unterscheidungskraft

vorliegt, inkludieren.39 In Frage kommen dreidimensional gestaltete Buchstaben oder

auch, unter besonderen Voraussetzungen, das Produkt in seiner Gesamtheit (zB

„B“ an den Reißverschlüssen von Bogner). Bestehen dreidimensionale Marken aus

einer rein technischen Form, wird der Schutz versagt.40 Eine Ausnahme können

36

Vgl EuG 3.12.2015, T-105/14, TrekStor/EUIPO. 37


Vgl Eilmansberger/Pöchhacker/Riede in Holoubek/Potacs, Öffentliches Wirtschaftsrecht 4

178. 39

Vgl Stangl in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 16 Rz 31.

40 Vgl Thiele, Der Zauberwürfel des Schutzes dreidimensionaler Gestaltungsformen, ecolex 2017, 232.

10.11.2020 22/63

Produkte darstellen, welche über die technische bedingte Grundfunktion

hinausgehende nicht-technische Eigenschaften aufweisen. Die Identifizierungsfunktion

muss auf die Herkunft des Produkts schließen können (zB die Kelly und Birkin

Handtaschen von Hermès).41

4. Positionsmarke

Positionsmarken weisen eine Ähnlichkeit mit Bild- und Formmarken auf, da sie auch

aus Worten, Bildern, dreidimensionalen oder sonstigen Elementen bestehen.

Charakterisierend ist, dass ein Zeichen immer an gleichbleibender Position aufscheint.

Typische Beispiele sind die drei Streifen von Adidas oder die zwei C auf den

klassischen schwarzen Chanel-Taschen.42 Aufgrund der Ähnlichkeit zu der Bild- und

Formmarke hat der EuGH erläutert, dass es für den Markenschutz nicht darauf

ankommt, ob es eine Positions,- oder Bild- oder Formmarke ist. Um

Unterscheidungskraft aufzuweisen, ist eine Vereinigung der Marke mit dem

Erscheinungsbild der gekennzeichneten Ware erforderlich.43 In der Praxis sind

Positionsmarken in der Modebranche überaus beliebt.

5. Farbmarke

Farben spielen im Modebereich eine sehr große Rolle. Jedoch ist bei

Modeerzeugnissen ein Schutz nur aufgrund einer Farbe bei Modeerzeugnissen grds

nicht möglich, da das Kriterium der Unterscheidungskraft schwierig nachzuweisen ist.44

D. Markenschutz erlangen

1. Eintragungsprinzip

Für den Erwerb einer Marke gilt das Eintragungsprinzip. Die Eintragung einer Marke

verhindert nicht nur Markenpiraterie und Betrug, sondern schützt gegen

Konkurrenzmarken, baut Vermögen auf und legt die Rechte des Markeninhabers fest.

Durch die Registrierung wird es Nachahmern oder anderen Personen, welche am

41

Vgl Hoeren, Moderecht C. II. 64. 42


Vgl EuGH 16.05.2011, C-429/10P, X Technology Swiss/HABM. 44

Vgl Hahn, Moderecht 29.

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wirtschaftlichen Erfolg der Marke teilhaben wollen, verboten, ein identisches

Kennzeichen im Geschäftsverkehr zu verwenden.

2. Territorialprinzip

Neben dem Eintragungsprinzip ist das Markenrecht durch das Territorialprinzip

geprägt, bei dem sich der Markenschutz auf das Gebiet des Staates erstreckt, für das

er angemeldet wurde. Es ist der Schutz in jenen Ländern sinnvoll, bei denen das

Marktinteresse des Unternehmers liegt. Gerade Modeunternehmen sind

grenzüberschreitend tätig, daher ist die Unionsmarke geeignet, um Schutz in allen 27

Staaten zu erlangen, sowie weltweilten Schutz im Wege der internationalen

Registrierung in Anspruch zu nehmen.

3. Prioritätsprinzip

Im gewerblichen Rechtsschutz ist das Prioritätsprinzip ein zentrales Grundprinzip. Mit

dem Tag der Registrierung erlangt die Marke Priorität. Im österreichischen

Markenrecht findet sich das Prioritätsprinzip in § 10 Abs 1 MSchG verankert. Durch

den Grundsatz der Priorität ist ein zu langes hinauszögern der Eintragung eher

kontraproduktiv, da die im Falle einer Kollision das ältere Recht vor den jüngeren

Vorrang hat. Die Eintragung ermöglicht dem Inhaber nicht nur, Rechte durchzusetzen,

sondern gibt ihm auch eine bessere Stellung hinsichtlich einer allfälligen

Beweisführung.45

4. Anmeldeverfahren

Der Antrag für die Anmeldung in Österreich kann entweder elektronisch oder

schriftlich beim österreichischen Patentamt (ÖPA) eingereicht werden. Nach § 20 Abs

1 MSchG wird jede Markenanmeldung auf die Schutzfähigkeit der Marke im Rahmen

der Gesetzmäßigkeit geprüft. Das Markenprüfungsverfahren besteht aus einer

Formalprüfung und Gesetzmäßigkeitsprüfung. Die Anmeldung nimmt ca. zwei bis drei

Monate in Anspruch. Ist eine kürzere Bearbeitungsdauer seitens des Anmelders

notwendig, kann er ein Schnellverfahren in die Wege leiten. Dieses reduziert die

Bearbeitungsdauer auf nur 10 Werktage.46

45

Vgl Woller, Der Schutz der coolen Business-Idee, ecolex 2013, 857 (858). 46

Vgl https://www.patentamt.at/marken/marken-service/marke-national/ (Stand 4.9.2020).

https://www.patentamt.at/marken/marken-service/marke-national/

10.11.2020 24/63

a) Ähnlichkeitsprüfung

Eine erfolgreiche Markenanmeldung setzt eine Ähnlichkeitsrecherche gem § 21

MSchG voraus. Diese kann gemeinsam mit der Registrierung beantragt werden.

Angesichts des Prioritätsprinzips ist eine ausführliche Recherche notwendig. Sollte es

identische oder möglicherweise ähnliche Marken geben, kann dementsprechend

frühzeitig vorgebeugt werden, vor allem in Hinblick auf eine spätere

Unterlassungsklage oder einem Löschungsantrag.47 Umgekehrt steht dem Anmelder

ein Löschungsantrag gem § 33 a MSchG zur Verfügung, wenn eine eingetragene

Marke nicht rechtserhaltend innerhalb der letzten fünf Jahre benutzt wird. Dagegen

kann Widerspruch erhoben werden und es führt zur erfolgreichen Abweisung des

Widerspruchs, wenn der Nachweis der Benutzung möglich ist. Der Markenanmelder

soll bei der Gestaltung seiner Marke äußerst kreativ sein, um somit ähnliche Zeichen

zu vermeiden. Beharrt er auf die verwendeten Zeichen, könnte er die Eintragung in

eine andere Warenklassifikation in Erwägung ziehen.48

b) Waren- und Dienstleistungsverzeichnis

Ein zentraler Bestandteil bei der Anmeldung ist das Waren- und

Dienstleistungsverzeichnis. Die Nizza-Klassifikationen ordnen an, für welche Waren

und Dienstleistungen der Markenschutz gelten soll. Für Modeerzeugnisse, wie zB

Bekleidung, Badeanzüge, Halstücher, Schuhe, Kopfbedeckungen etc ist die

Warenklasse 25 von Bedeutung, gefolgt von der Warenklasse 24 für Textilien.

Designer können Verpackungen und Transport für diese Erzeugnisse in derselben

Warenklasse miteinbeziehen. In diesen Genuss kommen unabhängige Einzel- oder

Großhandelsdienstleistungen hingegen nicht. Sie sind darauf angewiesen, einen

separaten Markenschutz zu beantragen.49 Die neue Marken-RL sieht nur mehr eine

Neuanmeldung vor, keine Erweiterung.

§ 1 MSchG normiert das Kriterium der Bestimmtheit im Register. Ist „Bekleidung“ als

Oberbegriff im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis angeführt, sind hier alle Waren

umfasst, die dem eigentlichen Wortsinn nachkommen. Daher ist eine separate

47

Vgl Zimmerhansl, Das formelle Markenrecht in Österreich, AnwBl 2015, 137 (138). 48

Vgl Engin-Deniz, Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen2 (2010)

§ 21 (269 f). 49


10.11.2020 25/63

Klassifizierung von einzelnen Kleidungsstücken nicht notwendig.50 In weiterer Folge ist

die Benutzung der Marke in diesen Warenklassen iSd Benutzungszwangs erforderlich.

Wie bereits ausgeführt, könnte sonst ein Löschungsantrag wegen Nichtbenutzung

gestellt werden. 51

c) Eintragungshindernisse

Liegen die Formalerfordernisse vor, wird im weiteren Schritt geprüft, ob der

Registrierung Eintragungshindernisse entgegenstehen. Diese Überprüfung erfolgt im

Rahmen der Gesetzmäßigkeitsprüfung.52 Das Gesetz listet die relativen und absoluten

Eintragungshindernisse in § 4 MSchG auf. Die MSchG-Nov hat die absoluten

Eintragungshindernisse erweitert.

Wie der Wortlaut schon sagt, ist eine Eintragung bei Vorliegen von absoluten

Schutzhindernissen nicht möglich. Naturgemäß wird dies von der Gefahr einer

Monopolisierung eines Markeninhabers durch die Verwendung eines bestimmten

Zeichens abgeleitet.53 Unter die absoluten Eintragungshindernisse fallen zB jene

Zeichen, die nicht als Marke eintragungsfähig sind oder solche, die gegen die

öffentliche Ordnung verstoßen oder sittenwidrig sind.

Bei den relativen Eintragungshindernissen ist eine Eintragung möglich, jedoch nur in

Fällen, in denen eine Verkehrsgeltung nachgewiesen werden kann. Dies resultiert aus

der Bestimmung des § 4 Abs 2 MSchG.54 Auch hier ist der Zeitpunkt der Anmeldung

ausschlaggebend, womit das Registerprinzip verwirklicht wird.55

Bei der Beurteilung der Auffassung der Verkehrsgeltung wird auf einen beachtlichen

Teil inländischer angesprochener Verkehrskreise abgestellt. Für diesen beachtlichen

Teil von Verbrauchern soll das Zeichen Unterscheidungskraft besitzen und die

Garantie der Ursprungsidentität aufweisen.56 Nach der Rsp des EuGH kann bei der

Beurteilung ua auf den Marktabsatz, Streuung auf den Märkte, den Zeitraum der

50

Vgl Stangl in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 16 Rz 58.

51 Vgl Anderl/Schelling/Veronesi in Anderl (Hrsg), Blockchain in der Rechtspraxis (2020) 49.

52 Vgl Zimmerhansl, AnwBl 2015, 137 (138).

53 Vgl Hahn, Moderecht 24.

54 Vgl Lee, Ansprüche des Markeninhabers (Stand 29.2.2020, Lexis Briefings in lexis360.at).

55 Vgl Asperger/Bartos/Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 Rz 5 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

56 Vgl Koppensteiner, Markenrecht

4 Rz 51.

10.11.2020 26/63

Markenverwendung und die Kosten, welche das Unternehmen für Werbung

ausgegeben hat, abgestellt werden.57

Die absoluten Schutzhindernisse für die Unionsmarke nach Art 7 Abs 1 UMV kommen

grds den Eintragungshindernissen des § 4 MSchG gleich. Die Möglichkeit des

Verkehrsgeltungsnachweises finden sich auch in Art 7 Abs 1 lit b, c und d iVm Art 7

Abs 3 UMV wieder. Dies lässt sich auch von § 4 Abs 2 MSchG ableiten. Der

Verkehrsgeltungsnachweis muss für alle Teile der EU erbracht werden, in denen das

Eintragungshindernis vorliegt.58

Das all bekannte ‚®‘ (registered trademark) Zeichen neben einer Marke verdeutlicht,

dass die Marke eingetragen und somit geschützt ist. Zweckmäßig ist daher die

Benützung dieses Zeichens.59

d) Schutzdauer

Die Schutzdauer einer eingetragenen Marke beträgt zehn Jahre ab dem Tag der

Anmeldung. Vor der Umsetzung der Marken-RL wurde die Schutzdauer vom Ende

des Anmeldemonats an berechnet. Eine Verlängerung ist durch Zahlung der

Erneuerungsgebühr für wieder zehn Jahre möglich. Vor Ablauf der Frist, verständigt

das ÖPA und die WIPO, nicht jedoch die EUIPO, die jeweiligen Markeninhaber

zwecks Verlängerung.

5. Ausschließlichkeitsrechte

Das Immaterialgüterrecht ist unter anderem durch den Grundsatz des

Ausschließlichkeitsrechts gekennzeichnet. Der Rechtsinhaber kann gegen Dritte

vorgehen und diesen die Nutzung der Marke untersagen. Voraussetzung ist, dass

ähnliche oder identische Zeichen für die gleiche Ware vorliegen bzw im geschäftlichen

Verkehr benutzt werden. Es soll zu keiner Verwechslung der beiden Zeichen kommen,

die Kunden miteinander in Verbindungen bringen würden und davon ausgehen, dass

diese ähnlichen Zeichen von ein und demselben Unternehmen stammen.60 Dieser

57

Vgl EuGH 4.5.1999, C-108/97, Windsurfing Chiemsee/Boots- und Segelzubehör Walter Huber und Franz Attenberger/Box.

58 Vgl Grünzweig, Praxiskommentar zum Markenschutzgesetz – I. Österreichisches Markenrecht (2014)

§ 2 Rz 11. 59

Vgl Woller, ® als Hinweis auf Exklusivität, ecolex 2019, 429 (969). 60

Vgl Schanda, Character – und Personality – Merchandising in Österreich – Ein Überblick, ÖBl 1998,

323.

10.11.2020 27/63

Verwechslungsgefahr soll entgegen gewirkt werden, bevor es zu einer

Zuordnungsverwirrung des Konsumenten kommt.61

Durch die Marken-RL wurden die Rechte des Markeninhabers gestärkt und

Widersprüche gegen jüngere Marken können nun auch auf notorisch bekannte Marken

gestützt werden. Sie können einen erweiterten Markenschutz erlangen und sich gegen

ähnliche Marken durchsetzen, unter der Bedingung, dass sie bereits einen gewissen

Grad an Bekanntheit beim Publikum erwirkt haben. Wann von so einer Ähnlichkeit

ausgegangen werden kann, hängt von den beteiligten Verkehrskreisen ab. Können

diese das Zeichen und die Marke gedanklich miteinander verknüpfen, liegen ähnliche

Marken vor.62 Der Schutzumfang erstreckt sich auch auf die unlautere Ausnutzung der

Unterscheidungskraft oder ihre Wertschätzung.63 Marken stellen ein effektives Tool da,

um sich gegen Konkurrenten zur Wehr zu setzen.

Das Widerspruchsverfahren, geregelt in den §§ 29a -29c MSchG iVm § 30 MSchG,

ermöglicht jedem Markeninhaber einer prioritätsälteren Marke, die Eintragung einer

prioritätsjüngeren Marke zu verhindern. Die Frist beträgt drei Monate ab dem Tag der

Veröffentlichung der Anmeldung und ist beim ÖPA innerhalb dieser Frist einzubringen.

Die Widerspruchsgründe stützen sich auf identische oder ähnliche Marken, Waren und

Dienstleistungen.

Einen Löschungsgrund stellt § 29 Abs 1 Z 5 MSchG im Sinne eines

Löschungsantrages dar, welcher auch bei der Nichtigkeitsabteilung des ÖPA

einzureichen ist. §§ 30 ff MSchG listet die Löschungsgründe taxativ auf, wobei

zwischen relativen und absoluten Löschungsgründen zu differenzieren ist. Relative

stehen dem Inhaber einer prioritätsälteren Marke zu und können verwirken. Absolute

hingegen nicht und können von jedermann geltend gemacht werden (§§ 33a, 33b, 33c,

34 MSchG).64

E. Die Unionsmarke

Die Unionsmarke dient dem Schutz einer Marke in der gesamten EU. Sie ist von

nationalen Marken unabhängig. Wie die nationale Marke, erwirbt auch die

61 Vgl Anderl/Schelling/Veronesi, Blockchain in der Rechtspraxis Markenschutz 51. 62 Vgl EuGH 23.10.2003, C-408/01, Adidas-Salomon und Adidas Benelux/Fitnessworld. 63 Vgl Guggenbichler/Mayer/Schumacher in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

2 § 10 Rz 239, 280, 282

(Stand: 31.12.2013, rdb.at). 64

Vgl Lee, Ansprüche des Markeninhabers.

10.11.2020 28/63

Unionsmarke durch Eintragung Markenschutz (Art 6 UMV). Zuständig ist das Amt der

Europäischen Union für geistiges Eigentum (EUIPO) mit Sitz in Alcante. Die Anzahl der

Anmeldungen von rund 135.000 Marken pro Jahr sprechen für sich.65

Die Schutzdauer beträgt zehn Jahre, eine Verlängerung um jeweils zehn Jahre ist

möglich. Die Vorteile des einheitlichen EU-weiten Markenschutz iSd Grundsatzes der

Einheitlichkeit, der geringere Verwaltungsaufwand und der Umstand, dass für eine

einheitliche Anmeldung nur eine einzige Anmeldegebühr zu entrichten ist, ist sehr zu

befürworten. Ergänzt wird das Eintragungsprinzip, durch das Prioritätsprinzip,

Benutzungszwang und den Grundsatz der Autonomie.

F. Die International registrierte Marke (IR-Marke)

Soll der Schutz einer Marke außerhalb der EU ausgeweitet werden, kommt die IR-

Marke ins Spiel. Die Registrierung erfolgt bei der WIPO in Genf. Speziell für

Modeunternehmen, mit verschiedenen internationalen Standorten ist die IR-Marke

empfehlenswert. Wie schon anfangs ausgeführt, ist die Grundlage das MMA und das

PMMA.

Voraussetzung für die Anmeldung einer IR-Marke ist das Bestehen einer nationalen

Marke oder Unionsmarke. Die Prüfung der Schutzfähigkeit oder das Vorliegen von

identischen oder ähnlichen bereits registrierten Marken wird nicht von der WIPO

durchgeführt, diese Prüfung obliegt den nationalen Markenämtern im Rahmen ihres

Prüfungsverfahren.66 Der Antrag ist über das nationale Amt an die WIPO zu stellen.

Wird die Unionsmarke als Basismarke benutzt, ist der entsprechende Antrag beim

EUIPO einzureichen; das EUIPO übermittelt den Antrag an das Internationale Büro

(IB).67 Nach Vorliegen aller Voraussetzungen, erfolgt die Registrierung und wird in der

‚Gazette of International Marks‘ veröffentlicht, welche wöchentlich alle

Neuanmeldungen von Marken publiziert. Die Schutzdauer einer internationalen Marke

beträgt zehn Jahre und kann jeweils für weitere Zeiträume von zehn Jahren durch

Zahlung der vorgesehenen Gebühr erneuert werden.

65

Vgl https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/trade-marks (Stand 31.8.2020). 66

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/madrid-protocol#12.A.1 (Stand 1.9.2020). 67

Vgl Asperger/Bartos/Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3

Rz 396.

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V. Marken- und Produktpiraterie

A. Grundlegendes

Unter Marken- und Produktpiraterie wird die gewerbsmäßige, unerlaubte Nachahmung,

Verbreitung oder Vervielfältigung von hergestellten Waren verstanden, welche eine

Verletzung des geistigen Eigentumsrechts nach sich ziehen.68 International finden sich

Begriffe wie ‚Counterfeit‘, ‚brand piracy‘, ‚knock-off products‘ und ‚Piracy‘.

Eine unzählige Menge an Waren ist von Marken- und Produktpiraterie betroffen. Klar

ist, was erfolgreich und teuer ist, wird gefälscht. Zu den Spitzenreitern von

nachgeahmten Markenartikeln zählen Louis Vuitton, Gucci, Chanel etc. Der Bereich

Bekleidung, Schuhe und Accessoires ist laut einer Studie der EUIPO aus dem Jahre

2019 der größte betroffene Wirtschaftszweig. EU-weit erlitt diese Branche im Jahr 2019

Verluste in Höhe von etwa 28,4 Mrd. EUR.69 Laut Finanzministerium beträgt der Verlust

durch Fälschungen in Österreich etwas über 7 % der jährlichen erwirtschafteten

direkten Umsätze, das sind mehr als eine Milliarde Euro pro Jahr und bedeute einen

Verlust von 8.273 Arbeitsplätzen.

Um eine Förderung des Schutzes des geistigen Eigentums voranzutreiben, wurde die

Europäische Beobachtungsstelle für Verletzungen von Rechten des geistigen

Eigentums eingerichtet. Der Fokus wird hier nicht nur auf die EU, sondern auch auf

Drittländer gelegt. Mithilfe einer zentralen Plattform ‚IP Enforcement Portal‘ von der

EUIPO soll es zur effizienteren Kommunikation zwischen dem Betroffenen, der

Europäischen Kommission und den zuständigen Durchsetzungsbehörden kommen.

Ein Erfolg versprechendes Tool stellt die Weiterleitung von Informationen über die

Produkte und die geistigen Rechte des Rechtsinhabers, sowie die Kontaktdaten

gegenüber den Durchsetzungsbehörden dar. Diese können somit Originale von

Fälschungen identifizieren und die erforderlichen Maßnahmen in die Wege leiten.70

68

https://euipo.europa.eu/tunnel-web/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_en.pdf (Stand 12.9.2020). 69

https://euipo.europa.eu/tunnelweb/secure/webdav/guest/document_library/observatory/documents/reports/2019_Status_Report_on_IPR_infringement/2019_Status_Report_on_IPR_infringement_pr_germany.pdf (Stand 12.9.2020). 70

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/web/observatory/ip-enforcement-portal-home-page (Stand 10.9.2020).

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B. Rechtsgrundlage

Die Produktpiraterie VO (EU) 608/2013 hat die bis dahin bestehende Produktpiraterie

VO 1383/2003 ersetzt. Die neue PPV wurde wesentlich erweitert und die

Erneuerungen lassen ein rascheres Tätigwerden der Zollbehörden zu. Vor allem sollen

verdächtigte Waren, die aus Drittländern in die EU eingeführt werden, frühzeitig

eingezogen werden können.71 Die MSchG-Novelle hat das Ausschließungsrecht gem §

10 Abs 2 a MSchG auch auf offensichtliche Transitwaren aus Drittstaaten, die das

Markenrecht verletzen, ausgedehnt. Der Markeninhaber kann auch schon

Vorbereitungshandlungen gem § 10 Abs 2 b MSchG unterbinden, wenn

Kennzeichnungsmittel, wie zB im Modebereich einschlägige Etiketten oder Anhänger,

auf rechtswidrig benutzte Marken angebracht sind.

Art 2 der VO (EU) 608/2013 normiert, welche Rechte des geistigen Eigentums zur

Anwendung kommen. Im Produktpirateriegesetz 202072wurden ergänzend

innerstaatliche Durchführungsvorschriften erlassen.73

C. Maßnahmen gegen Marken- und Produktpiraterie

Das A und O, um sich gegen Marken- und Produktpiraterie zu schützen, ist die

frühzeitige Anmeldung gewerblicher Schutzrechte. Die Grenzbeschlagnahme beim

Zoll, sowie zivilrechtliche und strafrechtliche Ansprüche bieten weitere Möglichkeiten.

Die effektivste Form des Anti-Counterfeiting ist wohl eine Kombination der genannten

Optionen. Unternehmen sind auch gut beraten, sich über ein ständiges Monitoring

mittels einem effektiven Anti-Counterfeiting Model informieren zu lassen bzw geeignete

Strategien gegen Produktpiraterie schon im Vorfeld aktiv zu entwickeln, laufend zu

evaluieren und gegebenenfalls anzupassen.

1. Zivilrechtliche Ansprüche

a) Unterlassungsanspruch

Voraussetzung für einen Unterlassungsanspruch des Klägers (§ 51 MSchG; Art 130

UMV) ist der Eingriff in den Schutzbereich des Markeninhabers. Diese Befugnisse

ergeben sich iW aus den §§ 10, 10a und 10b MschG und auf der unionsrechtlichen

Ebene aus den Art 9 ff UMV.

71

https://www.bmf.gv.at/themen/zoll/produktpiraterie/produktpiraterie-gesetzliche-grundlagen.html (Stand 11.9.2020).

72 BGBl 104/2019.

73 https://www.bmf.gv.at/themen/zoll/produktpiraterie/produktpiraterie-gesetzliche-grundlagen.html

(Stand 11.9.2020).

10.11.2020 31/63

Dabei begründet zunächst eine begangene oder drohende Verletzungshandlung einen

Unterlassungsanspruch.74

Nach der Rsp steht ein Unterlassungsanspruch auch dann

zu, wenn ihn das Gesetz nicht ausdrücklich einräumt. Solche Unterlassungspflichten

können sich aus der Verletzung rechtsgeschäftlicher Beziehungen, aus besonderen

Verhaltens- bzw Verbotsnormen oder aus der Verletzung absoluter Rechte ergeben.75

Der Unterlassungsanspruch ist verschuldensunabhängig, somit haftet der Täter grds

auch dann, wenn er nicht weiß, dass er eine fremde Marke benutzt. Der

Markeninhaber ist aktivlegitimiert, erst bei Widersprüchen trifft ihn die Beweislast.76

b) Beseitigungsanspruch

Der Beseitigungsanspruch ist auch ein verschuldensunabhängiger Anspruch, geregelt

in § 52 MschG und für Unionsmarken in Art 130 UMV. Dieser kann selbständig neben

dem Anspruch auf Unterlassung bestehen.

§ 52 Abs 2 MschG differenziert zwischen Eingriffsgegenständen und Eingriffsmitteln.

Auf Verlangen des Verletzten kommen bei Eingriffsgegenständen nur die Vernichtung

oder Überlassung in Frage, während bei Eingriffsmitteln vorrangig auf die

Unbrauchbarkeit abzustellen ist. Nach der Rsp ist die Vernichtung aber ultima ratio.77

c) Zahlungsansprüche

In den in § 53 MSchG und Art 130 UMV geregelten Zahlungsansprüchen kommt der

Schutz des wirtschaftlichen Werts der Marke besonders deutlich zum Ausdruck. Es

handelt sich bei diesem um einen Verwendungsanspruch iSd § 1041 ABGB.78 Der

verschuldensunabhängige Zahlungsanspruch steht dem Verletzten gegen den

Schädiger für die unbefugte Benutzung seiner Marke zu. Der Markeninhaber hat

Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich. Die Höhe des finanziellen Ausgleichs richtet

sich danach, ob der Schädiger vorsätzlich oder grob fahrlässig, zumindest leicht

fahrlässig oder nicht schuldhaft gehandelt hat.

Liegt Markenverletzung vor, welche schuldhaft vom Schädiger herbeigeführt wurde, hat

der Verletzte Wahlmöglichkeiten. Er kann Schadenersatz – einschließlich des ihm

74

Vgl Majchrzak/Pochmarski in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 51 Rz 13 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

75 Vgl Majchrzak/Pochmarski in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 § 51 Rz 11.

76 Vgl Engin-Deniz, Markenschutzgesetz und weitere kennzeichenrechtliche Bestimmungen

3 (2017) 918.

77 Vgl Haybäck, Marken- und Immaterialgüterrecht

4 (2009) 48.

78 Vgl Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 § 53 Rz 7 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

https://rdb.manz.at/document/ris.n.NOR12018770?execution=e2s2

10.11.2020 32/63

entgangenen Gewinnes oder die Herausgabe des Gewinnes –, den der Schädiger

durch die Markenverletzung erzielt hat, verlangen.79

Handelt der Schädiger grob fahrlässig oder vorsätzlich hat der Verletzte Anspruch auf

das Doppelte des gebührenden Entgelts. Ein Nachweis des Schadens ist nicht

erforderlich. Der Ersatz des Vermögensschadens kann zusätzlich begehrt werden,

soweit dieser das doppelte angemessene Entgelt übersteigt, er führt aber nicht etwa zu

einem Anspruch auf das dreifache angemessene Entgelt.80

Eine weitere Maßnahme stellt gem § 56 MSchG die einstweilige Verfügung dar. Zur

Sicherung der Ansprüche kann diese bei Vorliegen von ernsthaften Gefährdungen

beantragt werden.

Bei schuldhafter Verletzung kann ein Anspruch auf Ersatz des immateriellen Schadens

gestellt werden. Leichte Fahrlässigkeit genügt.81

2. Strafrechtliches Verfahren

Die schärfste Maßnahme, gegen Marken- und Produktpiraterie vorzugehen, normiert

Art 61 TRIPS. Strafverfahren und Strafen sind vorgesehen, welche zumindest bei

gewerbsmäßig vorsätzlicher Fälschung von Markenerzeugnissen Anwendung finden

und umfassen Haft bis zu zwei Jahren und/oder Geldstrafen bis zu 360 Tagessätzen.

Diese Maßnahmen verfolgen den Zweck einer generalpräventiven

Abschreckungswirkung.82

Die strafrechtliche Verfolgung erfolgt nur auf Verlangen des Markeninhabers. Aufgrund

des Privatanklageverfahrens wird in der Praxis verstärkt auf andere strafprozessuale

Möglichkeiten, wie die Erlassung von vermögensrechtlichen Anordnungen § 445 StPO

bzw auf die einstweiligen Verfügungen §§ 109 ff StPO zurückgegriffen.83

3. Zollbeschlagnahme

Eines der erfolgreichsten Mittel zur Bekämpfung der Marken- und Produktpiraterie ist

das Tätigwerden der Zollbehörden. Das Eingreifen der Zollbehörden erfolgt über einen

79

§ 53 Abs 1, Z 1–2 MSchG. 80

Vgl Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 53 Rz 53.

81 Vgl Guggenbichler in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 § 53 Rz 58.

82 Vgl Mosing/Kletzer in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 § 60 Rz 6 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

83 Vgl Mosing/Kletzer in Kucsko/Schumacher, marken.schutz

3 § 60 Rz 2.

https://rdb.manz.at/document/1135_2_mschg_p0060?execution=e3s2&highlight=%C2%A7+60+MSchG

10.11.2020 33/63

national gestellten Antrag oder einen Unionsantrag durch den Rechtsinhaber gem Art 3

Produktpiraterie VO (EU) 608/2013. Mit einem Antragsvolumen von 1.500

Unionsanträgen und 55 nationalen Anträgen waren die Behörden im Jahre 2019

befasst.84

Um die Wettbewerbsfähigkeit des europäischen Handels aufrechtzuerhalten, ist die EU

bemüht, nicht nur im Interesse des Binnenmarktes, sondern auch im Interesse des

Verbraucherschutzes, Fälschungen und die illegale Einfuhr von Waren soweit als

möglich zu unterbinden und notwendige Maßnahmen zu setzen. Die Hilfsmittel reichen

von einem Vernichtungsverfahren von Waren zB bei Kleinstsendungen, bis hin zur

Zurückhaltung von Waren und in weiterer Folge die Möglichkeit des Rechteinhabers,

ein Rechtsverletzungsverfahren zu eröffnen.85

Der EU-Zoll-Aktionsplan beinhaltet strategische Ziele zur Unterbindung von Marken-

und Produktpiraterie. Es bedarf einer ständigen Anpassung und Kenntnis der

fortlaufenden Entwicklung von Fälschungsmethoden, sowie einer kontinuierlichen

Kommunikation und Kooperation der zuständigen Stellen.86

VI. Das Geschmacksmusterrecht

A. Grundlegendes

Wie auch die Marken stellen Geschmacksmuster einen wichtigen Vermögenswert für

Unternehmen dar. In der Praxis werden Geschmacksmuster auch als Designs

bezeichnet und häufig genutzt. Dieser Ansatz des ‚design approach“ steht ganz im

Interesse von Designern. Das Geschmackmusterrecht nimmt einen hohen Stellenwert

als gewerbliches Schutzrecht für das geschützte Design hinsichtlich

Nachahmungsschutz ein.87 Für Unternehmen in der Modebranche ist es

empfehlenswert, auf das Geschmacksmuster zurückzugreifen. Das

Geschmacksmusterrecht als ein besonderes Leistungsschutzrecht erfasst nicht nur

nationale Muster, sondern auch (registrierte und nicht-registrierte)

84

Vgl BMF Produktpirateriebericht 2019. 85

Vgl Korn in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 52 Rz 6 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

86 Vgl BMF Produktpirateriebericht 2019.

87 Vgl Hoeren, Moderecht Rz C. I. 9.

10.11.2020 34/63

Gemeinschaftsgeschmackmuster und weist teilweise Berührungspunkte mit dem

Urheberecht, Markenrecht und Patentrecht auf.88

Die Untersuchungen des EUIPO zeigen, dass kleine und mittlere Unternehmen, die

eigene Geschmacksmuster haben, 17 % höhere Einnahmen pro Arbeitnehmer

verzeichnen, als kleine und mittlere Unternehmen, welche keine Rechte an geistigem

Eigentum besitzen.89

Die Rechtsgrundlage für nationale Muster ist das Musterschutzgesetz 1190

BGBl 1990/497, für Gemeinschaftsgeschmacksmuster die Verordnung (EG) 6/2002

des Rates vom 12.12.2001 (GGV).

Die materiellen Schutzvoraussetzungen für die Schutzfähigkeit eines

Geschmacksmusters sind die Neuheit und die Eigenart. Es steht der Design Approach

im Vordergrund. Es geht um das Aussehen eines Erzeugnisses. Dieses kann entweder

handwerklich oder industriell hergestellt worden sein. Der ästhetische Eindruck kann

sich aus Merkmalen, Farben, Linien, Verzierungen etc ergeben. Insbesondere

Kleidung, Stoffe oder Logos als dreidimensionale oder auch als zweidimensionale

Gegenstände können als Muster (Design) geschützt werden.

Das Geschmacksmuster als Schutzrecht verleiht dem Entwerfer das

Ausschließlichkeitsrecht.90

1. Schutzvoraussetzung ‚Neuheit‘

Die Neuheit ist neben der Eigenart ein zentrales Element der Schutzfähigkeit des

Geschmacksmusters. Den Begriff der Neuheit normiert § 2 Abs 1 MuSchG und Art 5

GGV. Voraussetzung ist, dass entweder kein identisches Muster angemeldet ist oder

der Öffentlichkeit vor dem Tag der Anmeldung ein solches Design nicht bekannt oder

zugänglich gemacht worden war. Identische Muster sind Muster, die in wesentlichen

Merkmalen übereinstimmen. Eine bloße Ähnlichkeit zweier Muster schließt die Neuheit

nicht aus.91

88

Vgl Schneider in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 § 32c Rz 9 (Stand 1.4.2020, rdb.at).

89 https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/design-definition (Stand 5.9.2020).

90 Vgl Woller, ecolex 2013, 857 (858).

91 Vgl Kusznier, Geschmacksmuster und Muster (Stand 28.2.2020, Lexis Briefings in lexis360.at).

10.11.2020 35/63

Die Offenbarung im Sinne der ‚Öffentlichkeit zugänglich gemacht‘, wird im § 2

MuSchG und Art 7 GGV näher ausgeführt. Das Design kann entweder durch eine

Ausstellung, Veröffentlichung oder durch Verwendung im Verkehr veröffentlicht bzw

auf andere Weise vermarktet worden sein. Sollte das Design jedoch den relevanten

Fachkreisen des betreffenden Wirtschaftssektors vor der Registrierung bekannt sein,

ist dies neuheitsschädlich.92 Der Maßstab für seine Bekanntheit liegt bei dem jeweiligen

europäischen Fachpublikum (Art 7 Abs 1 GGV). Wesentlich in der Modeindustrie ist es,

dass sich Designer auch über Gestaltungsformen benachbarter Gebiete

(Wirtschaftskreise) informieren müssen.93 Hat der Entwerfer im Rahmen eines lediglich

ausdrücklichen oder stillschweigenden vertraulichen Vorbehalt das Design offenbart,

schadet dies nicht.

2. Schutzvoraussetzung ‚Eigenart‘

Liegt Neuheit vor, ist die Eigenart gemäß § 2 Abs 2 MuSchG; Art 6 GGV zu prüfen.

Dabei wird das neue Design mit bereits anderen vorhandenen Mustern verglichen.

Maßgeblich ist hier die Beurteilung der Unterschiedlichkeit im Sinne eines

Gesamteindrucks beim informierten Benutzer und nicht die Beurteilung von einzelnen

Merkmalen der sich gegenüberstehenden Muster. Die Prüfung erfolgt durch

Einzelvergleich mit bereits konkret älteren Designs.94 Die Eigenart ist also nicht

abstrakt zu beurteilen. Diese Muster müssen der Öffentlichkeit vor dem Tag seiner

Registrierung oder vor dem Prioritätstag zugänglich gemacht worden sein. Ein

informierter Benutzer verfügt über gewisse Kenntnisse und persönliche Erfahrungen in

dem betroffenen Wirtschaftszweig, ist aber kein Fachmann. Er übt eine besondere

Wachsamkeit aus und nimmt einen direkten Vergleich der fraglichen

Geschmacksmuster vor.95

Zu berücksichtigen ist auch der Grad der Gestaltungsfreiheit des Schöpfers, denn je

origineller das Design, desto umfassender der Schutzumfang. Was im Umkehrschluss

aber auch bedeutet, dass bei einer Vielzahl an bereits bekannten Designs in einer

Klasse, das Maß des Grades der Gestaltungsfreiheit geringer angesetzt ist. Der

Modebereich ist eher durch Designvielfalt geprägt, da er durch Retro-Fashion Trends

92

Vgl Holzer, Anmerkungen zum Geschmacksmuster, ÖBI 2011, 260. 93 Vgl Grötschl, Das "nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster" ÖBI 2007, 52. 94

Vgl EuGH 19.6.2014, C-345/13, Karen Millen Fashions Ltd/Dunnes Stores. 95

Vgl Spiss/Zemann, Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung – informierter Benutzer, ecolex 2012,

33 (69).

10.11.2020 36/63

beeinflusst wird. Somit wird, aufgrund der hohen Designdichte in diesem Bereich, auch

eine geringere Gestaltungsfreiheit ausreichen.

C. Schutzausschlussgründe

Wie im Markenrecht gibt es auch beim Geschmacksmusterrecht

Registrierungshindernisse, die eine Eintragung ausschließen.

Das Verbot des Doppelschutzes wird in § 3 MuSchG geregelt und normiert das

Prioritätsprinzip, dh es gilt der Vorrang eines älteren Musters vor dem jüngeren. Vom

Musterschutz sind solche Muster ausgeschlossen, die mit einem früheren registrierten

nationalen Muster oder eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmuster kollidieren

oder bereits die Anmeldung eines solchen Rechts vorliegt.

Einen weiteren Schutzausschlussgrund findet sich in § 2b MuSchG, der den

Musterschutz ausschließt, wenn ein Erzeugnis Erscheinungsmerkmale besitzt, die eine

rein technische Funktion aufweisen.

D. Verträge mit Designern

Aus der Sicht des Dienstgebers ist es von großer Bedeutung abzuklären, wem die

kreativen Leistungsergebnisse rechtlich zustehen, da Unternehmen einen erheblichen

zeitlichen und finanziellen Aufwand in das Designen von Modestücken investieren. Den

Arbeitnehmer trifft aus dem Arbeitsvertrag eine umfassende Treuepflicht. Darunter ist

nicht ‚Treue in persönlicher oder ethischer Hinsicht‘ zu verstehen, sondern eine

umfassende Verpflichtung betriebliche Interessen des Arbeitgebers zu schützen.96 Es

ist auf die rechtliche Einordnung des Vertrages abzustellen.97 Der Schöpfer/Entwerfer

des Musters oder sein Rechtsnachfolger hat grundsätzlich Anspruch auf Musterschutz.

Der Realakt entsteht mit der Schöpfung. Dies regelt § 7 Abs 1 MuSchG und Art 14

Abs 1GGV.

Im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses hat jedoch der Arbeitgeber Anspruch auf

Musterschutz, da die Tätigkeit des Arbeitnehmers zu den dienstlichen Obliegenheiten

des Arbeitnehmers gehört, und zwar unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer explizit

zur Schaffung des Geschmacksmusters angestellt wurde oder der Arbeitgeber die

96

Vgl Brodil in Mazal/Risak (Hrsg), Das Arbeitsrecht - System und Praxiskommentar34

(2019) Rz 76. 97


10.11.2020 37/63

Schaffung ausdrücklich angeordnet hat. § 7 Abs 2 regelt auch den Fall, wenn das

Muster außerhalb eines Arbeitsverhältnisses im Auftrag geschaffen worden ist, dann

steht das Recht dem Arbeitgeber bzw dem Auftraggeber zu, außer es wurde etwas

anderes vereinbart.98

Der Schöpfer eines Musters hat Anspruch, im Musterregister bei der Veröffentlichung

gem § 17 MuSchG, Art 18 GGV und in den vom Patentamt auszustellenden

Prioritätsbelegen, als Schöpfer genannt zu werden, nicht jedoch auf das Produkt

selbst.99 Es besteht kein gesetzlicher Anspruch auf Nennung am Erzeugnis selbst.100

Das Rechtsverhältnis mehrerer Mitschöpfer zueinander bestimmt sich nach dem

bürgerlichen Recht.101 Es entsteht nach herrschender Auffassung eine Gemeinschaft

iSd §§ 825 ff ABGB oder eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts iSd

§§ 1175 ff ABGB.102

E. Registrierung

Der Schutz für ein nationales Geschmacksmuster entsteht wie auch bei der Marke mit

der Registrierung beim ÖPA. Von Amts wegen wird die Gesetzmäßigkeit des Musters

geprüft, jedoch prüft das ÖPA nicht die Neuheit, Eigenart, ältere Muster oder einen

etwaigen Doppelschutz. Empfehlenswert ist es auch hier, vor der Anmeldung eine

ausführliche Recherche durchzuführen. Bei der Anmeldung sind die Erzeugnisse nach

einer Ober- und Unterklasse gem der Locarno Klassifikationen anzugeben.103

Die Schutzdauer beträgt fünf Jahre, beginnend mit dem Tag der Registrierung. Eine

Verlängerung für bis zu viermal nach einer fünfjährigen Schutzdauer ist möglich.104

Eine besondere Anmeldeart stellt die Sammelanmeldung dar, bei welcher bis zu 50

Muster zusammengefasst werden. Die Klasse muss in allen Warenverzeichnissen

dieselbe sein. Besonders interessant ist diese Sammelanmeldung für Designer, die

sich noch nicht sicher sind, welche der entworfenen Muster sie schlussendlich

98

Vgl Laimer/Habe/Zojer, Geheimnisschutz und IP im Arbeitsverhältnis Rz 5.17 (Stand 1.3.2020, rdb.at). 99

§ 8 Abs 1 MuSchG. 100

Vgl Laimer/Habe/Zojer, Geheimnisschutz und IP im Arbeitsverhältnis Rz 5.28. 101

§ 9 Abs 1 MuSchG. 102

Vgl Kusznier, Schöpfer - Muster (Stand 23.8.2020, Lexis Briefings in lexis360.at). 103

Vgl Kusznier, Wirkungen und Verfahren - Muster (Stand 28.2.2020, Lexis Briefings in lexis360.at). 104

§ 6 MuSchG; Art 12 GGV.

10.11.2020 38/63

verwenden werden, aber hier schon präventiv diese kostengünstigere Anmeldung

vornehmen können.

Eine sehr attraktive Art der Anmeldung im Modebereich stellt die Geheimmuster-

Anmeldung gem § 14 MuSchG dar, welche auch beim ÖPA eingereicht wird. Es

werden Musterexemplare oder Abbildungen inklusive einer Beschreibung in einem

Briefkuvert abgegeben. Das ÖPA öffnet dieses erst nach 18 Monaten. Bei

eingetragenen Gemeinschaftsgeschmacksmustern kann gem Art 50 GGV mit der

Anmeldung die Bekanntmachung um 30 Monate aufgeschoben werden. Gerade bei

Saisonartikeln, welche in der Modebranche sehr häufig vorkommen, ist es von

Interesse, das Design möglichst lange geheim zu halten, jedoch mit dem Vorteil, dass

sich der Anmelder das Prioritätsdatum des Anmeldetags sichert.105

F. Musterrechtsverletzungen

Wie der Markeninhaber, hat auch der Geschmackmusterinhaber das

Ausschließlichkeitsrecht. Andere dürfen es ohne seine Zustimmung nicht benutzen.

Es stehen ihm Unterlassungs-, und Beseitigungsansprüche, Ansprüche auf

Urteilsveröffentlichung, angemessenes Entgelt, Schadenersatz und Herausgabe des

Gewinnes zu. Fehlt einem Design zB die Eigenart, können Dritte mit einem

Nichtigkeitsantrag gegen diese Eintragung vorgehen. Nichtigkeitsanträge betreffen die

Mehrheit der Entscheidungen des EuG, vor allem wegen Nichterfüllung der

Schutzvoraussetzungen.106

G. Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster bietet Schutz in der gesamten EU. Die

Rechtsgrundlage ist die Gemeinschaftsgeschmacksmusterverordnung (GGV) 6/2002

vom 6.3.2002. Die Rechtsvorschriften entsprechen weitgehend dem (harmonisierten)

nationalen Musterrecht. Das Gemeinschaftsgeschmacksmuster ist nicht an die Stelle

105

Vgl Butzerin, Von "Pssst ..." zu "Ta-taa!" - ab wann ist IP öffentlich? ecolex 2018, 787 (788). 106 Vgl Seiser in Staudegger/Thiele (Hrsg), Geistiges Eigentum Rechtsprechung zum

Gemeinschaftsgeschmacksmuster (2018) 120.

10.11.2020 39/63

der nationalen Designschutzrechte getreten, sondern (koexistiert) daneben und

ergänzt diese.107

Das EUIPO verzeichnet jährlich nahezu 85.000 Geschmackmuster-Anmeldungen.108

1. Eingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster entsteht, wie der Name schon

sagt, durch die Eintragung bei der EUIPO.

Nach Art 19 Abs 1 GGV gewährt das eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmuster

seinem Inhaber das Ausschließungsrecht. Mit diesem kann er gegen jedes Muster

vorgehen, welches beim informierten Benutzer keinen anderen Gesamteindruck

erweckt. Das Eingetragene ist selbst dann geschützt, wenn das Verletzende in gutem

Glauben entwickelt wurde.109 Das Geschmackmusterrecht hat den Vorteil, dass es

keinen Benutzungszwang kennt.110

Im Gegensatz zu anderen Schutzrechten besteht für eingetragene

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und auch für nationale Geschmacksmuster eine

Neuheitsschonfrist. Es ist also möglich, das Geschmacksmuster, auch nachdem es

begonnen wurde zu benützen, schützen zu lassen, wenn die Veröffentlichung nicht

länger als 12 Monate zurückliegt. Hiernach bestand ein erhebliches praktisches

Bedürfnis. Insbesondere im Modebereich stellt dies eine Vergünstigung dar, da

Modedesigner ihre Produkte noch vor der Anmeldung dem zugehörigen Publikum bei

Modeschauen zugänglich machen.111

2. Nichteingetragenes Gemeinschaftsgeschmacksmuster

Das nichteingetragene Gemeinschaftsgeschmackmuster entsteht allein durch

Veröffentlichung, also wenn die erste Offenbarung innerhalb der Europäischen Union

erfolgte. Im Gegensatz zum eingetragenen gewährt das nichteingetragene

Gemeinschaftsgeschmackmuster nur dann Schutz, wenn das Geschmacksmuster eine

107

Vgl Hoeren, Moderecht Rz C. I. 11. 108

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/designs (Stand 5.9.2020). 109

https://euipo.europa.eu/ohimportal/de/designs-in-the-european-union (Stand 5.9.2020). 110

Vgl Stangl, Europäischer Design-Schutz, ecolex 2002, 521. 111

Vgl Stangl, ecolex 2002, 521.

10.11.2020 40/63

bewusste Nachahmung des geschützten Geschmacksmusters darstellt. Dies gleicht

insoweit dem bereits vorhandenen lauterkeitsrechtlichen Schutz vor dem Nachahmen

fremder Leistung nach § 1 UWG.112 Insbesondere für die Modebranche, deren

Erzeugnisse oft nur eine kurze Lebensdauer aufweisen, für die sich eine Eintragung

aufgrund der Anmeldungs- und Registrierungsgebühren nicht lohnt, ist das

nichteingetragene Gemeinschaftsgeschmackmuster praxisrelevant.

Der zeitliche Schutzumfang des nichteingetragenen

Gemeinschaftsgeschmacksmusters ist wesentlich eingeschränkter mit einer Dauer von

3 Jahren. Dieses beginnt zu laufen, mit dem Tag, an dem das Design der Öffentlichkeit

innerhalb der Gemeinschaft erstmals zugänglich gemacht wurde. Nach Ablauf dieser

Schutzfrist kann es nicht verlängert werden. Das Kriterium der Offenbarung setzt nicht

voraus, dass das fertige Endprodukt am Markt erhältlich oder käuflich ist, vielmehr sind

eine erstmalige Präsentation oder, Entwürfen auf einer Messe vorzuführen

ausreichend.113

H. Internationales Design

Um Designs auf internationale Ebene zu schützen, wurde das Haager

Musterschutzabkommen geschaffen. Anders als bei dem

Gemeinschaftsgeschmacksmuster wird durch eine Eintragung nach dem Haager

Musterschutzabkommen kein eigenständiges Recht erworben, das materiell-rechtlich

von nationalen Rechten unabhängig ist.114 Die Anmeldung ist einerseits kostengünstig

und vereinfacht. Somit ist ein Designschutz in einer Vielzahl von Staaten möglich. Es

ist das einzige internationale Schutzsystem für Designs. Nach der Anmeldung über die

WIPO gilt für die Schutzgewährung einschließlich der maximalen Schutzfrist sowie für

die Rechtsdurchsetzung das jeweilige nationale Recht.

112

Vgl Stangl, ecolex 2002, 521. 113

Vgl Grötschl, ÖBI 2007, 52. 114

Vgl Hoeren, Moderecht Rz C. I. 11.

https://rdb.manz.at/document/rdb.tso.LI0208260005

10.11.2020 41/63

VII. Das Urheberrecht

Urheberrechtlichen Schutz genießen Werke, als eigentümlich geistige Schöpfungen.

Diese können aus dem Bereich der Literatur, der Tonkunst, der bildenden Künste und

der Filmkunst kreiert werden.115 Nach hM und Rsp sind abstrakte Konzepte und Ideen

nicht vom urheberrechtlichen Schutz miterfasst, da der zugrunde liegende, ungeformte

Gedanke nicht schützbar ist. Der Gedanke muss Gestalt annehmen.116 Urheberschutz

in der Modebranche ist eher selten, er kommt für besonders aufwendige und

künstlerische Erzeugnisse in Betracht. Wird er dennoch bejaht, ist er für Designer von

Vorteil, da er bereits durch die Schöpfung des Werks entsteht und somit kein

Anmeldeverfahren erforderlich ist. § 14 Abs 1 UrhG verleiht anders als § 7 Abs 2

MuSchG dem Urheber die Verwertungsrechte. Es erlischt siebzig Jahre nach dem Tod

des Urhebers.

Die folgenden zwei Beispiele sollen die Rechtsproblematik auf diesem Gebiet

veranschaulichen.

Das Landesgericht Leipzig beschäftige sich mit der Frage, ob einem Kleid als

Modeschöpfung mit dem Namen „Hirschgewand“ urheberrechtlichen Schutz zukommt

oder nicht. Das Gericht bejahte hier den urheberrechtlichen Schutz aufgrund der

Eigenart, Originalität und sehr ausgeprägten bildlichen Muster des Kleides, welches

einen röhrenden Hirsch darstellte. Nicht nur die Einarbeitung des Motives des Hirsches

in das Kleid, sondern auch der verwendete Stoff waren hier ausschlaggebend. Durch

die Erscheinung des Kleides ist es durchaus als elegante Abendmode zu verwenden.

Diese modische Linie und Form oder ihre Kombination hebt sich aus der Masse des

Alltäglichen heraus und es wurde ein Kleid kreiert, wie es noch nicht da gewesen ist.117

Dem Designer dieses Kleides ist es gelungen, diesen begründeten Grad von geistiger

Schöpfung zu erreichen, durch die Individualität von Abendkleid, Haute-Couture Stoff

und Jugendstil, verbunden mit Eigenart und Originalität.

Ein weiteres Beispiel auf diesem Rechtsgebiet stellte der Rechtsstreit zwischen zwei

Modeunternehmen da. Das Modeunternehmen ‚G-Star‘ machte geltend, bestimmte von

115

§ 1 Abs 1 UrhG. 116

Vgl Woller, ecolex 2013, 857 (859). 117

Vgl LG Leipzig 23.10.2001, 5 O 5288/01.

10.11.2020 42/63

dem Modeunternehmen ‚Cofemel‘ produzierte Modelle von Sweatshirts, T-Shirts und

Jeans entsprächen ihren Modellen und würden daher das Urheberrecht verletzen. G-

Star gab an, dass es sich bei diesen Bekleidungsmodellen um originäre geistige

Schöpfungen handle.

Der EuGH (12.9.2019, C-683/17) beschäftigte sich mit der Rechtsfrage, ob

Bekleidungsmodellen dann urheberrechtlicher Schutz zukomme, wenn sie über den

reinen Gebrauchszweck hinausgehende ästhetische Wirkung begründen.

Der urheberrechtliche Schutz wurde in diesem Fall verneint, und dies stellt die

Mehrheit der Entscheidungen dar.

Der Gerichtshof erläuterte, dass einerseits ein ‚Werk‘ dann als Werk eingestuft werden

kann, wenn es die erforderliche Originalität aufweist. Es sollen sich Merkmale der

geistigen Schöpfung des Urhebers durchsetzen. Das sind Merkmale im Sinne seiner

Persönlichkeit und seiner Entscheidungsfreiheit sowie der hinreichenden Genauigkeit

und Objektivität zur Identifizierung. Die ästhetische Wirkung ist dabei nicht relevant.

Argumentiert hat der EuGH damit, dass eine ästhetische Wirkung subjektiv beurteilt

wird und immer im Auge des Betrachters liegt.118 Somit reicht es nicht aus, wenn

Muster oder Modelle nur eine spezielle ästhetische Wirkung haben. Der EuGH stellt

hier ganz klar auf die Persönlichkeit des Urhebers, die sich im Werk widerspiegeln

muss, ab. Dies ähnelt der älteren österreichischen Rechtsprechung, wonach ein Werk

den „Stempel der Persönlichkeit seines Schöpfers" tragen muss.119

Der OGH judiziert seit langem, dass es nicht auf den Grad des ästhetischen,

künstlerischen oder wissenschaftlichen Wertes ankomme und es somit nicht davon

abhänge, ob etwas stilvoll oder schön ist, sondern nur auf die erforderliche

Individualität. Mag das Werk auch abstoßend oder primitiv sein.120

118

Vgl EuGH 12.9.2019, C-683/17 Rz 53, Cofemel/G-Star Raw. 119

Vgl Walter, Der unionsrechtliche Werkbegriff und die Werke der angewandten Kunst, MR-Int 2020, 3 (5).

120 Vgl Zemann, Schön sein allein reicht nicht – EuGH zum urheberrechtlichen Schutz von

Bekleidungsmodellen, ecolex 2019, 469 (1058).

10.11.2020 43/63

VIII. Gewerbliche Schutzrechte in den USA

A. Grundlegendes

Um geistiges Eigentum in den USA zu schützen, stehen Patente (Patent Law),

Urheberrecht (Copyright Law), Geschäftsgeheimnisse und Schutz nach dem

Markenrecht (Trademark Law) zur Verfügung. Intellectual Property Rights sind

Kernbestandteile in der US-Modeindustrie. Marken (trademarks) als Schutzrechte sind

am weitesten verbreitet.121 Im angloamerikanischen System stellt das Case Law

‚Fallrecht‘ neben dem kodifizierten Recht ‚Statutory Law‘ die wichtigste Rechtsquelle

des US-amerikanischen Rechtssystems dar.

B. Trademark Law

Die Rechtsgrundlage für den Markenschutz in den USA ist der bundesgesetzliche

Lanham Act (15 U.S.C. Chapter 22).122

Eine Legaldefintion von ‘trademark’ findet sich in 15 U.SC. § 1127 „ A trademark is any

word, name, symbol, or design, or any combination thereof, used in commerce to

identify and distinguish the goods of one manufacturer or seller from those of another

and to indicate the source of the goods”.

Um Markenschutz zu erlangen, bedarf es einer Registrierung der Marke beim ‚US

Patent and Trademark Office‘ (USPTO). Der Umfang des Schutzes erstreckt sich auf

alle US-Bundesstaaten, sog ‚constructive notice‘.

Ein Schutz kann auch durch die Benutzung der Marke entstehen (common law

trademark). Sie erhält durch ihre Benutzung nur dort Schutz, wo sie auch tatsächlich

gewerblich genutzt wird.

Das State trademark entsteht kraft Registrierung nach dem Bundesstaatenrecht und

bezieht sich nur auf den Schutz in einzelnen Bundesstaaten. Für ausländische

Unternehmen ist die Option aufgrund der eingeschränkten geografischen Lage eher

nicht von Vorteil.

121

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html. (Stand 15.9.2020). 122

https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter22&edition=prelim (Stand 16.9.2020).

10.11.2020 44/63

1. Voraussetzung Registrierung

Eintragungsfähig sind nicht nur Wörter, Buchstaben, Werbeslogans, sondern auch

Geräusche, Gerüche, Farben etc. Sowohl die Unterscheidungskraft (distinctive) als

auch die Identifizierungsfunktion stellen die Hauptelemente der Marke im US-

Markenrecht dar.

Voraussetzung für eine Registrierung ist, dass die Marke im zwischenstaatlichen

Handel (interstate commerce) oder im Handel zwischen den USA und einem anderen

Staat (international commerce) genutzt wird. Dieser Nachweis muss in Form einer

Erklärung vorgelegt werden. Das USPTO erfordert eine präzise Produktbezeichnung

und akzeptiert meist nur solche, die in den Datenbanken des USPTO angeführt sind,

unabhängig der internationalen Klassifizierung.123

Im Rahmen des Anmeldeverfahrens prüft das USPTO, ob relative oder absolute

Schutzhindernisse vorliegen. Diese ähneln sich mit den bereits bekannten

Eintragungshindernissen.

Es ist auch möglich, die Marke registrieren zu lassen, wenn die Absicht nachgewiesen

werden kann, die Marke zu einem späteren Zeitpunkt benutzen zu wollen ‚bona fide

intention‘.124

Anders als patents und copyrights ist der Schutz einer Marke zeitlich nicht begrenzt.

Der Markeninhaber muss jedoch vor Ablauf des sechsten Jahres, beginnend mit dem

Registrierungsdatum, einen Antrag auf Verlängerung stellen (declaration of use or

excusable nonuse). Es muss eine entsprechende eidesstattliche Erklärung beim

USPTO eingereicht werden. Diese hat den Nachweis der fortgesetzten Benutzung im

Wirtschaftsverkehr mit entsprechenden Benutzungsnachweisen zu enthalten. Es ist

erlaubt, bei Fehlen dieser, eine sog entschuldbare Nichtbenutzungserklärung

vorzulegen. Bei Verstreichen der Frist oder Nichtvorlage dieser Erklärung unterliegt

die Marke der Löschung.125

Zu beachten ist, dass für Anmelder mit Sitz außerhalb der USA Anwaltspflicht besteht.

123

Vgl Asperger/Bartos/Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 Rz 66.

124 15 U.S.C. § 1051 (1) (b).

125 Vgl Hoeren, Moderecht Rz I. I. 11.

10.11.2020 45/63

2. Trade dress

Auch geschützt ist das sog ‚trade dress‘, hergeleitet aus der richterrechtlich

entwickelten Legaldefinition trademarks. Trade dress bezieht sich auf das

kommerzielle Erscheinungsbild eines Produkts, den sog ‚look‘. Es enthält verschiedene

Elemente, wie Form, Größe, Farbe, Farbkombination, Textur, grafische Darstellung,

die zum Verpacken oder zur Kennzeichnung eines Produkts verwendet werden.126

Beispiele für trade dress sind die Parfümflasche ‚Chanel N° 5‘, die Türkis-Blaue

Verpackung von Tiffany oder das rote Stofffähnchen an der Gesäßtasche der Levi´s

Jeanshosen. Immer mehr US-Unternehmen vertrauen auf den Markenschutz, um ihre

brands und trade dress zu schützen. Auch ein trade dress, das nicht registriert ist, kann

unter Umständen geschützt sein, wenn es nicht funktional ist und die

Unterscheidungsfähigkeit entweder von Natur aus oder durch Verkehrsgeltung

(secondary meaning) erlangt hat.127

C. Copyright Law

Die Rechtsgrundlage für das amerikanische Urheberrecht stellt der Copyright Act dar.

Zu den Werken der Urheberschaft gehören laut 17 U.S.C § 102 (a) Wertschöpfungen

von individueller Eigenart, literarische, musikalische, dramatische, pantomimische,

choreographische, architektonische und andere audiovisuelle Werke.

Die Urheberrechtsinhaberschaft kommt dem Inhaber eines Werkes zu, wenn das Werk

schutzfähig ist.128 Wie auch in Österreich, entsteht das Urheberrecht mit der

Erschaffung des Werkes und erfordert keine Registrierung. Diese ist aber

empfehlenswert. Wurde das Werk im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses geschaffen,

gilt der Arbeitgeber als Urheber außer es wurde etwas anderes schriftlich vereinbart.129

Das US-Urheberrecht ist in der Modeindustrie auch eher selten. Begründet wird dies

damit, dass es sich bei Kleidung und Schuhen um Nutzartikel handelt, welche nach der

Legaldefinition des US-Urheberrechts grundsätzlich nicht in den Schutzbereich des

126

Vgl Hoeren, Moderecht Rz I. I. 34. 127

https://www.thefashionlaw.com/learn/trade-dress-law/ (Stand 17.9.2020). 128

17 U.S.C. § 102 (a). 129

17 U.S.C. § 201 (b).

10.11.2020 46/63

Urheberrechts fallen (sog ‚cut and construction‘).130 Ausnahmen stellen unter anderem

Modeskizzen, Fotografien, Schmuck oder im Modebereich verwendete

Softwareprogramme dar, welche in den Schutzbereich des Urheberrechts fallen

können. Das Design eines Kleidungsstückes ist demgegenüber aber als solches grds

nicht urheberrechtlich schutzfähig, weil bei einem Kleidungsstück dieser Nutzaspekt im

Vordergrund steht. Ein urheberrechtlicher Schutz kann jedoch bejaht werden, wenn

Trennbarkeit (separability), welche in 17 U.S.C. § 101 geregelt ist, vorliegt. Diese

Trennbarkeit iSd „The Separability Analysis“ bestimmt, ob ein Kleidungsstück

urheberrechtlich geschützt werden kann oder nicht. Von der Trennbarkeit können

Bestandteile von Nutzartikel geschützt sein, wenn sie trennbar sind und künstlerische

Elemente enthalten und unabhängig von dem Nutzaspekt des Gegenstandes bestehen

können.131

In einer US Supreme Court Entscheidung vom 22.03.2017 Star Athletica L.L.C. v.

Varsity Brands, Inc beschäftige sich das Höchstgericht mit der Frage, ob Designs auf

Cheerleader-Uniformen urheberrechtlich geschützt sein können oder nicht.132 Das

Unternehmen Varsity Brands hatte fünf Gestaltungen als Copyright registriert und

klagte das Unternehmen Star Athletica auf Nachahmung ihrer Cheerleader-Uniformen.

Die essenzielle Frage bei Varsity Brands war, ob der Urheberrechtsschutz auf

dekorative Elemente, wie Sparren, Streifen, Farbe, Formen, Kurven und Linien

ausgedehnt werden kann. Das Gericht entschied, dass die künstlerischen Aspekte der

Cheerleader-Uniformen urheberrechtlich geschützt seien, da die grafischen Merkmale

in das Design eines Nutzartikels eingearbeitet sind. Es könne als zwei- oder

dreidimensionales Kunstwerk, getrennt von dem Nutzartikel, wahrgenommen werden

und ist folglich als ein schutzfähiges Werk der bildenden Kunst (Malerei, Grafik,

Bildhauerei) eingestuft. Diese ausschlaggebende Trennbarkeitsfrage wurde vom

Höchstgericht bejaht.133

D. Patent Law

Das US-Patentrecht wurde durch den American Inventors Protection Act of 1999

maßgeblich geändert, welcher am 29.11.2000 in Kraft getreten ist. Am 16.9.2011

130



Vgl SCOTUS, No. 15-866, 22.3.2017. 133

Vgl Hoeren, Moderecht Rz I. I. 5.

10.11.2020 47/63

unterzeichnete der ehemalige US-Präsident Barack Obama den Leahy-Smith America

Invents Act, mit welchem es zu einer schon längst notwendigen Reform des US-

Patentrechts kam. Die wohl gravierendste Änderung besteht in der Abschaffung des

‚First-to-Invent‘-Prinzips. Bis zu dieser Reform ging die USA von einem ‚First-to-Invent‘-

Prinzip aus, welches nur den echten und ersten Erfinder berechtigt, die Erteilung eines

Patents zu erlangen.134 Es wird nun auf das ‚First-to-File‘-Prinzip abgestellt, dh das

Patent steht nun demjenigen zu, der die Erfindung zuerst zum Patent angemeldet hat

und nicht mehr – wie bisher – demjenigen, der die Erfindung zuerst gemacht hat.135

Es wird zwischen ‚utility patent‘ und ‚design patent‘ unterschieden. Während ersteres

die Funktionsweise eines Erzeugnisses schützt136, sichert das ‚design patent‘ das

Aussehen eines Erzeugnisses.137 Das ‚design patent‘ wird auch ‚picture patent‘

genannt und kann demjenigen erteilt werden, der ein neues, nicht offensichtliches und

schmückendes Design erfindet (zB Schuhe, Handtaschen, Schmuck).138

Die materiellen Schutzvoraussetzungen sind in 35 U.S.C. §§ 101-103 geregelt, welche

normieren, dass eine Erfindung vorliegen muss, welche neu (novelty, prior art), nützlich

(effective as prior art) und nicht offensichtlich (non-obviousness) ist.

Die Anmeldung hat innerhalb eines Jahres seit der ersten Veröffentlichung des

Designs zu erfolgen.139 Nach 35 U.S.C. § 173 sind Design-Patente 15 Jahre gültig,

gerechnet ab dem Zeitpunkt der Erteilung, während die Schutzfrist für Utility-Patente

20 Jahre beträgt.140

Da lediglich nicht funktionale Elemente über ein Design-Patent schutzfähig sind,

kommt auch über das (Design-)Patentrecht kein Schutz für das Modedesgin als

solches in Betracht, dh es ist schwierig die Schutzvoraussetzungen zu erfüllen, da

durch ein Design eine gewisse formgebende Leistung erkennbar sein muss, welche

über das Alltägliche hinausgeht.141 Auch die lange Bearbeitungsdauer von 10–

20 Monaten stellt für die Modebranche, welche grundsätzlich von kurzen Zyklen

geprägt ist, eine Schwierigkeit dar. Trotz alledem gibt es einen Aufwärtstrend von

134

sec. 6 cl. 4, 7 cl. 2, 15 cl. 1 Patent Act of 1836. 135

35 U.S.C. § 101. 136

35 U.S.C. § 101. 137

35 U.S.C. § 171. 138


35 U.S.C. § 102(b) (1) iVm 35 U.S.C. 102(a) (1). 140

35 U.S.C. § 154(a). 141

Vgl Hoeren, Moderecht Rz I. I. 38.

10.11.2020 48/63

(Design-)Patentrechten in den USA, obwohl diese teurer und zeitaufwendiger sind als

der Schutz von Copyright Protection.

IX. Fälle aus der Judikatur

A. EuG 19.6.2019, T-307/17

Der Sportartikelhersteller adidas AG ließ 2013 beim EUIPO eine Unionsmarke

eintragen. Die Marke wird als Bildmarke mit den bekannten Elementen der drei,

parallel schwarzen Streifen, in gleichen Abständen auf weißem Hintergrund,

registriert.142

Abbildung 1143

Das belgische Unternehmen Shoe Branding Europe BVBA brachte dagegen einen

Antrag auf Nichtigerklärung ein. Es behauptete, dass die Marke erstens keine originäre

Unterscheidungskraft aufweise und zweitens auch die Ausnahme, wonach eine Marke

mangels Unterscheidungskraft, durch Benutzung Unterscheidungskraft erlangen kann,

hier nicht zutreffe.144 Das EUIPO stimmte dem zu und bestätigte, dass mangels

Nachweisen, die Marke nicht Unterscheidungskraft durch Benutzung erlangt habe.

Adidas brachte daraufhin gem den Art 58 bis 64 der VO (EG) 207/2009145 Beschwerde

ein, da sie sehr wohl der Meinung ist, dass die Marke infolge Benutzung

Unterscheidungskraft im Sinne von Art 7 Abs 3 und Art 52 Abs 2 der VO (EG)

207/2009146 erlangt hat.147 Die Beschwerdekammer stellte vorerst fest, dass die Marke

als Bildmarke rechtsgültig eintragen worden sei. Es fehle der Marke jedoch an

Unterscheidungskraft. Adidas gelang es nicht zu belegen, dass das Zeichen, welches

die oben beschriebenen Elemente beinhaltet genug Unterscheidungskraft infolge ihrer

Benutzung in der gesamten Europäischen Union erlangt habe. Adidas konnte nur

142

Vgl EuG 19.6.2019, T-307/17 Rz 3, adidas AG/EUIPO. 143

EuG 19.6.2019, T-307/17 Rz 3. 144

Vgl EuG 19.6.2019, T-307/17 Rz 6 ff. 145

aktuell Art 66 bis 71 VO 2017/1001/EU. 146

aktuell Art 7 Abs. 3 und Art 59 Abs 2 VO 2017/1001/EU. 147

Vgl EuG 19.6.2019, T-307/17 Rz 8.

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Beweise hinsichtlich fünf Mitgliedsstaaten vorlegen, was als Nachweis für die

Benutzung in dem gesamten Gebiet der Union nicht ausreicht um die

Unterscheidungskraft aufgrund Benutzung einer Unionsmarke nachzuweisen. Das

Gericht knüpfte an, dass Benutzungsformen nicht als Beweis für die

Unterscheidungskraft herangezogen werden können. Die Betrachtungsweise der drei

schwarzen Streifen auf weißem Hintergrund kann eben nicht als solches Merkmal der

Benutzungsform berücksichtigt werden.148 Es liegt ein Verstoß gegen Art 7 Abs 1

Buchst. B der VO 207/2009 vor.149

B. EuGH 12.6.2018, C-163/16

Der französische Designer Christian Louboutin ist bekannt für seine hochhackigen

Damenschuhe mit der roten Sohle.

Herr Louboutin ließ in Belgien, Niederlanden und Luxemburg seine (hochhackigen)

Schuhe- eintragen, mit dem Merkmal der Farbe Rot (Pantone 18-1663TP), welche auf

der Sohle eines Damenschuhs aufgebracht ist.

Abbildung 2150

Der Beklagte, das Unternehmen Van Haren, in den Niederlanden, verkaufte 2012

ebenfalls Pumps mir roter Sohle zu einem günstigeren Preis. Daraufhin klagte

Louboutin auf Schadenersatz und Unterlassung des Vertriebs. Der Beklagte erhob

Einspruch und berief sich auf die Ungültigkeit der Marke, dahingehend, dass es nicht

gültig sei, die Form der Schuhsohle mit der roten Farbe schützen zu lassen. Genau

diese rote Farbe stelle den wesentlichen Wert dar, was ein Hindernis zur Eintragung

148

Vgl Burgstaller/Thiele, EuGH Urteil 19.6.2019, T-307/17 – keine Unterscheidungskraft der schwarzen adidas-Streifen auf weißem Hintergrund, ZIIR-Slg 2019/53, 275.

149 Vgl EuG 19.6.2019, T-307/17 Rz 16 ff.

150 Vgl EuGH 12.6.2018, C-163/16 Rz 8, Louboutin und Christian Louboutin/Van Haren Schoenen.

10.11.2020 50/63

darstelle.151 Mit diesen Argumenten kam Van Haren jedoch nicht weit und das Gericht

verwies auf die Markenbeschreibung. In dieser gab Louboutin an, dass er nur den

Umstand, dass die Sohle rot sei, schützen hat lassen und nicht die Kontur des Schuhs.

Es gehe um die Position der Marke.152

Auch die Unterscheidungsfunktion wurde bejaht. Einem wesentlichen Teil von

Verbrauchern dieser Schuhe war es möglich, die Schuhe von Louboutin als solche

auch zu identifizieren.153 Die roten Sohlen stellen den wesentlichen Wert dieser

Schuhe dar und sind ausschlaggebend für Kaufentscheidungen.

Schließlich stellte sich die Frage der Auslegung des absoluten

Eintragungshindernisses des Art 3 Abs 1 Buchst. e Ziff. iii RL 2008/95/EG, welche dem

EuGH zur Vorabentscheidung vorgelegt wurde.154

„Beschränkt sich der Begriff „Form“ iSv Art 3 Abs 1 Buchst. e Ziff. iii RL 2008/95/EG155

auf die dreidimensionalen Eigenschaften der Ware wie deren Konturen, Abmessungen

oder Umfang (auszudrücken in drei Dimensionen), oder erfasst diese Bestimmung

auch andere (nicht dreidimensionale) Eigenschaften der Ware wie Farbe?“156

Der EuGH legte diese RL dahingehend aus, dass das absolute Eintragungshindernis

des Art 3 I e) iii) der alten Markenrichtlinie 2008/95/EG nicht zur Anwendung kommt, da

der Begriff Form nicht definiert sei. Daraus ergibt sich, dass die Farbe eben keine Form

sei. Die Kontur des Schuhs ist nicht von der Marke umfasst, die Marke ist die Farbe

Rot und nicht die Form der Schuhsohlen.157 Diese Entscheidung stärkt die

Positionsmarke.

C. EuG 18.7.2017, T-57/16

Herr Li Jing Zhou meldete im März 2010 beim EUIPO folgendes

Gemeinschaftsgeschmackmuster an:

151

Vgl EuGH 12.6.2018, C-163/16 Rz 13. 152

Vgl EuGH 12.6.2018, C-163/16 Rz 14 ff. 153

Vgl Lehofer, Eine Farbe ist keine Form: Eine Marke, die aus einer auf der Schuhsohle aufgebrachten

Farbe besteht, fällt nicht unter das Verbot der Eintragung von Formen, ÖJZ 2018, 89 (684). 154

RL 2008/95/EG wurde durch die RL 2015/2436/EU ersetzt. 155

RL 2008/95/EG wurde durch die RL 2015/2436/EU ersetzt. 156

EuGH 12.6.2018, C-163/16 Rz 18. 157

Vgl Kriwanek, EuGH: Auf Schuhsohle aufgebrachte Farbe- Eintragung als Marke? RdW 2018/383, 505.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32008L0095



10.11.2020 51/63

Abbildung 3158

Es wurde als ‚Verzierung‘ des Abkommens von Locarno eingetragen.

Die Klägerin, Chanel S.A.S., beantrage die Nichtigerklärung gem Art 52 der VO 6/2002

des angegriffenen Geschmacksmusters und machte geltend, dass das

Geschmacksmuster nicht die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und Eigenart

aufweisen und mit ihrem eingetragenen, folgenden Monogramm ähnlich sei.

Abbildung 4159

Sowohl die Nichtigkeitsabteilung als auch die dritte Beschwerdekammer bejahten die

Neuheit und vertraten die Ansicht, dass die Unterschiede zwischen den beiden

Mustern nicht unbedeutend seien und dass das angegriffene Muster offenkundig nicht

mit dem Chanel-Monogramm identisch sei. Die Eigenart des Musters wurde bejaht.

Ausschlaggebend war wieder der Gesamteindruck beim informierten Benutzer. Dieser

hat einen anderen Gesamteindruck als das ältere Muster bei ihm erweckt. Es stelle

eine Verzierung dar und wird auch als solche von Gewerbetreibenden und auch von

Endnutzern genutzt. Der Designer hatte beim Entwerfen des Designs einen hohen

Grad an Gestaltungsfreiheit gehabt. Dadurch war es ihm auch möglich, einen

unterschiedlichen Gesamteindruck der beiden Geschmacksmuster hervorzurufen.160

Die Klägerin legte somit einen zweiten Klageantrag ein und der EuG gab der Klage

zugunsten Chanel statt. Er hat festgestellt, dass das Chanel-Monogramm eine

auffallende Ähnlichkeit mit dem angegriffenen Geschmackmuster habe, das Muster

habe sich nicht ausreichend vom Chanel-Monogramm unterschieden. Für die

Beurteilung, ob die zwei Muster einen unterschiedlichen Gesamteindruck hervorrufen,

ist davon auszugehen, dass der informierte Benutzer sie in ihrer Gesamtheit

158

Vgl EuG 18.7.2017, T-57/16 Rz 2,Chanel/EUIPO - Jing Zhou. 159

Vgl EuG 18.7.2017, T-57/16 Rz 6. 160

Vgl EuG 18.7.2017, T-57/16 Rz 8.

10.11.2020 52/63

wahrnehmen wird, da der Gesamteindruck nicht unterschiedlich ist. Dies ändert sich

auch nicht, wenn man die große Gestaltungsfreiheit des Entwerfers miteinbezieht. Für

den Grad der Beurteilung dieser Gestaltungsfreiheit stelle der EuG auf die bisherige

Rsp ab und folgt im Wesentlichen vier Schritten. Zunächst ist der Bereich der

Erzeugnisse, in der das Geschmacksmuster aufgenommen oder verwendet werden

soll miteinzubeziehen. Im zweiten Prüfungsschritt wird auf den informierten Benutzer

mit Bezug auf den Grad der Kenntnis vom Stand der Technik und Grad der

Aufmerksamkeit abgestellt, drittens auf den Grad der Gestaltungsfreiheit des

Entwerfers und zuletzt auf das Ergebnis des Vergleichs der Geschmacksmuster unter

Berücksichtigung der anderen Prüfschritte.161 Folglich hat das EuG das angefochtene

Design mangels fehlender Eigenart für nichtig erklärt.

D. LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15

Das LG Düsseldorf beschäftigte sich mit einer Rechtssache zweier Modeunternehmen

hinsichtlich einer Bluse, charakterisiert durch Flamingo Motive. Dieser Rechtsstreit

befasste sich mit dem nicht eingetragenen Gemeinschaftsgeschmackmuster. Die

Klägerin verkaufte die nachfolgend abgebildete Bluse, welche eine Mitarbeiterin im

Rahmen ihrer Tätigkeit entworfen hatte.

Abbildung 5162

161

Vgl Seiser in Staudegger/Thiele, Geistiges Eigentum 128. 162 LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 5.

10.11.2020 53/63

Die Klägerin machte geltend, dass ihre Bluse mit dem dort bildlich wiedergegebenen

Stoffmuster von der Beklagten kopiert wurde, welche diese Bluse ebenfalls vertrieb.

Auf beiden Blusen sind Flamingos in unterschiedlichen Posen abgebildet.

Abbildung 6163

Sie mahnte die Beklagte wegen Verletzung ihres nicht eingetragenen Musters auf

Unterlassung. Da die Mahnung nicht zielführend war, hat das LG Düsseldorf zugunsten

der Klägerin eine einstweilige Verfügung auf Unterlassung ausgesprochen.164 Es

untersagte den Vertrieb dieser Bluse mit den folgenden Motiven und argumentierte wie

folgt:

Abbildung 7165

Abbildung 8166

163

LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 9. 164

Vgl LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 6 ff. 165

LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 11. 166

LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 13.

10.11.2020 54/63

Als Inhaberin eines Gemeinschaftsgeschmacksmuster gem Art 14 GGV kommt das

Recht dem Entwerfer bzw seinem Arbeitgeber oder seinen Rechtsnachfolger zu.

Die Klägerin gab an, die Muster wiesen die Schutzvoraussetzungen der Neuheit und

Eigenart auf und die Bluse, sowie das Stoffdesign der Beklagten seien von ihr

kopiert.167 Dies bestätigte das LG und stützte sich bei der Beurteilung der Eigenart auf

das verwendete Material und die Verwendung der Farbgestaltung. Die Flamingos

prägen sich durch die Elemente der Leichtigkeit und Weiblichkeit aus und wirken

zeitgleich edel als auch sportlich-lässig.

Bei der Beurteilung des Gesamteindrucks wird auf den durchschnittlichen informierten,

situationsadäquat aufmerksamen Verbraucher abgestellt. Die beiden Blusen

unterscheiden sich im Muster und Schnitt in ihrem Gesamteindruck nicht besonders

voneinander, so dass angesichts dessen ein informierter Verbraucher auch von einer

Nachahmung ausgehen wird.

Das Kriterium der Offenbarung wurde in Form von Internetvertrieb, durch direkten

Absatz und Ausstellungen in der EU vorgenommen und somit wurde es erstmalig

zugänglich gemacht. Es wurde in den tätigen Fachkreisen der Gemeinschaften der

betreffenden Wirtschaftskreise bekannt.168

Diese Entscheidung bekräftigt das nicht eingetragene

Gemeinschaftsgeschmacksmuster und aufgrund der dreijährigen Schutzdauer konnte

die Klägerin den Schutz noch rechtzeitig ohne Registrierung beanspruchen.

167

Vgl LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 18. 168

Vgl LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15 Rz 74.

10.11.2020 55/63

X. Zusammenfassung

Gutes Design verdient Schutz. Durch die Modebranche werden die meisten Länder

weltweit miteinander verbunden, weshalb ein segmentierter Ansatz für Mode in einer

globalen Wirtschaft nur auf hohem Niveau hilfreich ist. „Intellectual property rights are

one of the most harmonized sets of laws worldwide, they provide fairly consistent

protection over trade origin, creative works, inventions and product design”.169

Es wurde bereits dargestellt, mit welchen Problemen die Modeindustrie aufgrund von

Nachahmungen und Produktpiraterie, bedingt durch eine voranschreitende

Globalisierung und Digitalisierung, zu kämpfen hat, weshalb der gewerbliche

Rechtsschutz umso wichtiger ist. Der materielle Wert mag bei manchen Produkten

nicht an erster Stelle stehen, sondern die geistige Arbeit, der Zeitaufwand und die

Kreativität hinter einem Design nehmen den tatsächlichen Hauptwert ein.

Die Entscheidung des Anmelders, welches Schutzrecht oder welche Kombination am

vorteilhaftesten ist, bedarf einer Abwägung von vielzähligen Faktoren sowie einer

Recherche und bedarf kreative juristische Gestaltung. Der Einsatz von Schutzrechten

ist zentral für den Unternehmenserfolg, Wettbewerbsvorteile können generiert und

aufrechterhalten werden. Der rechtliche Schutz für Modeschöpfungen kann bei

Vorliegen der erforderlichen Voraussetzungen durch das UrhG, das MSchG und das

MuSchG (auch gleichzeitig) abgeleitet werden. Sowohl die Marke als auch die

Geschmacksmuster werden in der Praxis erwartungsgemäß gut und häufig genutzt,

dies zeigt auch die Anzahl der Anmeldungen.

Unternehmen sollten in Erwägung ziehen, unter anderem auch nicht traditionelle

Marken in ihr Markenportfolio aufzunehmen und diese zu registrieren. Die Vorteile der

Eintragung einer Marke sprechen für sich. Je unterschiedlicher desto besser. Dies

ermöglicht dem Markeninhaber nicht nur Konkurrenten von der Verwendung einer

ähnlichen Marke auszuschließen, sondern auch die Fähigkeit der Marke, sich von

anderen immer weiter zu differenzieren und so eine erhöhte Bekanntheit zu erlangen.

Ein einheitliches, tatsächlich globales System des Markenerwerbs im Sinne einer

‚Weltmarke‘ existiert –im Augenblick (noch?) nicht.170

169

Vgl Burbidge, European fashion law: a practical guide from start-up to global success (2019) 3. 170

Vgl Asperger/Bartos/Ullrich in Kucsko/Schumacher, marken.schutz3 Rz 15.

10.11.2020 56/63

In der EU sind Designer mit dem

Geschmacksmuster/Gemeinschaftsgeschmacksmuster gut beraten. Das

Geschmackmuster ist insbesondere bei Sammelanmeldungen nicht nur

verhältnismäßig günstig, auch die Möglichkeit des nicht eingetragenen

Gemeinschaftsgeschmacksmusters stellt einen wesentlichen Vorteil dar. Obwohl das

nicht eingetragene Gemeinschaftsgeschmacksmusters eine kürzere Schutzdauer von

drei Jahren ab Offenbarung aufweist und nur Schutz gegen bewusste Nachahmungen

genießt, steht es ganz ohne Formalitäten und Kosten zur Verfügung.171 Im

Markenrecht besteht der Benutzungszwang, welcher das Geschmacksmusterrecht

nicht kennt. Auch die Möglichkeit einer Geheimmuster-Anmeldung stellt ein

wesentliches Schutzinstrument für Designer dar, das ideal ist, um die nächsten

Modetrends wahren zu können. Das Geschmackmuster ist für Modeerzeugnisse sehr

zu empfehlen, da das Verfahren kurz ist und es nicht auf die Neuheit und Eigenart

geprüft wird.

Die europäischen Modemärkte liegen deutlich vor der US-Modebranche.

Modeunternehmen in der EU haben gegenüber US-Modeunternehmen einen großen

Vorteil, da es in den USA eingetragene und nicht eingetragene Geschmacksmuster für

Kleidung und Accessoires als Ganzes in diesem Sinne nicht gibt.172 Innerhalb der

letzten zehn Jahre wurden dem US-Kongress drei verschiedene Gesetzesentwürfe zur

Änderung des US Copyright Act vorgelegt (Design Piracy Prohibition Act, Innovative

Design Protection and Piracy Prevention Act und Innovative Design Protection Act) um

sui generis Schutz für Modedesigns zu erlangen, insbesondere die Anforderung der

Beseitigung der ‚separability‘, welches zu einer Erleichterung der Schutzerlangung

führen würde.173 Bis dato gab es keine Änderungen.

Im akademischen Bereich sind die USA im Bereich des Fashion Laws im Vergleich zur

EU bereits weiter. Es gibt zahlreiche Vorlesungen an Rechtsfakultäten, bei denen

explizit Fashion Law angeboten wird. Der US-Modeverband ‚Council of Fashion

Designers of America‘ mit Sitz in New York hat gemeinsam mit der Fordham Law

School das Fashion Law Institute gegründet, welches auf Mode spezialisiert ist.

171

Vgl Zemann, ecolex 2019, 469 (1058). 172

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html (Stand 18.9.2020). 173

https://www.wipo.int/wipo_magazine/en/2018/04/article_0006.html (Stand 18.9.2020).

10.11.2020 57/63

Zusammenfassend ist zu konstatieren, dass der Schutz von Rechten des geistigen

Eigentums ein Investment für jedes Unternehmen darstellt. Unternehmen siedeln sich

in jenem Land an, wo sie die für ihre Zwecke besten Bedingungen und

Schutzmöglichkeiten vorfinden. Mode und Rechte des geistigen Eigentums gehen

Hand in Hand und es ist für das Rechtssystem jedes Landes unerlässlich, die

Kreativität zu fördern und die Rechte an geistigem Eigentum der Kreationen der

Modebranche zu schützen.

10.11.2020 58/63

Literaturverzeichnis

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Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Adidas drei schwarze Streifen auf weißem Hintergrund - EuG 19.6.2019,

T-307/17, adidas AG/EUIPO.

Abbildung 2: Christian Louboutin Damenschuh - EuGH 12.6.2018, C-163/16, Louboutin

und Christian Louboutin/van Haren Schoenen.

Abbildung 3: Verzierung, Gemeinschaftsgeschmacksmuster - EuG 18.7.2017, T-57/16,

Chanel/EUIPO - Jing Zhou.

Abbildung 4: Monogramm Chanel - EuG 18.7.2017, T-57/16, T-57/16.

Abbildung 5: Bluse mit Flamingos - LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15.


Abbildung 7: Flamingos auf Bluse - LG Düsseldorf 2.7.2015, 14c O 55/15.


https://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title15/chapter22&edition=prelim

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