Ergänzende internationale Recherche

• PCT Regel 45bis

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Ziele

• Antwort auf die Bedenken der Anmelder, daß nach Zahlung der nationalen Gebühren neuer Stand der Technik gefunden wird

• Verringerung dieses Risikos durch Einführung der Option, ergänzende internationale Recherchen durchführen zu lassen

• Erweiterung des recherchierten Bereichs durch Berücksichtigung der wachsenden Sprachenvielfalt beim Stand der Technik

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Grundzüge

• Fakultatives Verfahren:

– derzeit angeboten von drei Recherchenbehörden (SISA): SE, RU und XN

– weitere Recherchenbehörden wie AT, EP und FI werden wohl ab 2009-2010 ergänzende Recherchen durchführen

• Der Anmelder kann die SISA frei wählen, mit Ausnahme der Recherchenbehörde, die die Hauptrecherche durchgeführt hat

• Jede SISA bestimmt den Umfang der ergänzenden Recherche und die dafür anfälligen Gebühren

• Die SISA recherchiert nur eine Erfindung – zusätzliche Recherchengebühren gibt es nicht

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Wann sollte man den Antrag stellen?

• Der internationale Recherchenbericht (ISR) ist von hoher Qualität, ausreichend für normale Zwecke

• Eine ergänzende Recherche ist daher nur zu beantragen, wenn die weiteren Informationen die zusätzlichen Kosten rechtfertigen

• Folgendes ist zu berücksichtigen:– der internationale Recherchenbericht (ISR)– der kommerzielle Wert der einzelnen Anmeldung– die Anzahl der in einem bestimmten technischen Bereich

einschlägigen Veröffentlichungen in von der Hauptrecherchenbehörde weniger bekannten Sprachen

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Fristen und Gebühren• Der Antrag auf eine ergänzende Recherche muß vor Ablauf von

19 Monaten ab Prioritätsdatum beim Internationalen Büro eingereicht werden

• Die Gebühren sind innerhalb 1 Monats ab Antragsstellung beim IB in Schweizer Franken zu zahlen:

– Gebühr für die ergänzende Recherche*

– Bearbeitungsgebühr für die ergänzende Recherche*

• Beginn der SIS: nach Erhalt des ISR oder spätestens nach Ablauf von 22 Monaten ab Prioritätsdatum

• Erstellung des Recherchenberichts: vor Ablauf von 28 Monaten ab Prioritätsdatum_____________________ * Siehe PCT-Leitfaden für Anmelder, Anhang SISA(RU), (SE), (XN)

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Der Antrag (1)

• Das Formular PCT/IB/375 ist zu verwenden• Es muß folgende Angaben enthalten:

– die Behörde, die die ergänzende Recherche durchführen soll– ggf. welche Ansprüche recherchiert werden sollen (siehe

“Einheitlichkeit der Erfindung”)• Zusammen mit dem Antrag sind ggf. einzureichen:

– eine Übersetzung in eine von der Behörde zulässigen Sprache*– ein Sequenzprotokoll in elektronischer Form*

________________* Siehe PCT-Leitfaden für Anmelder, Anhang SISA(RU), (SE), (XN)

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Der Antrag (2)

• Ein Anwalt muß nicht, kann aber als Vertreter vor der mit der ergänzenden Recherche beauftragten Behörde bestellt werden

• Werden die Gebühren nicht fristgerecht entrichtet, fordert das IB den Anmelder auf (Formular PCT/IB/377), die Gebühren zusammen mit einer Gebühr für verspätete Zahlung innerhalb eines Monats ab Datum der Aufforderung zu entrichten

• Der Antrag gilt als nicht gestellt, wenn keine Gebühren entrichtet werden

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Einheitlichkeit der Erfindung• Nur eine erfindung wird recherchiert – es gibt keine Möglichkeit,

züsätzliche Gebühren für weitere Erfindungen zu entrichten• Generell wird die zuerst beanspruchte Erfindung recherchiert• Stellt die Hauptrecherchenbehörde (ISA) fehlende

Einheitlichkeit fest, so kann der Anmelder eine ergänzende Recherche für eine andere als die zuerst genannte Erfindung beantragen– die Behörde ist (üblicherweise) nicht verpflichtet, von der

ISA nicht recherchierte Erfindungen zu recherchieren• Die SISA muß der Auffassung der ISA bez. Einheitlichkeit nicht

folgen– dem Anmelder steht ein Überprüfungsverfahren zur

Verfügung, das dem Widerspruchsverfahren bei der Hauptrecherche entspricht

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Umfang der Recherche (1)

• Grundlage für die Recherche ist die ursprünglich eingereichte Anmeldung: Änderungen nach Artikel 19 und/oder 34 werden nicht berücksichtigt

• Nicht recherchieren muß die Behörde:– einen Anmeldungsgegenstand, den sie nach Art. 17(2) nicht

recherchieren würde– Ansprüche, die von der ISA nicht recherchiert wurden– internationale Anmeldungen, die nach dem Abkommen

zwischen der WIPO und der Behörde* von der ergänzenden Recherche ausgeschlossen sind

____________________* Siehe www.wipo.int/pct/en/access/isa_ipea_agreements.html

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Umfang der Recherche (2)

• Die Behörde bestimmt den Umfang des recherchierten Standes der Technik

• Die Recherche kann umfassen:– eine neue Recherche unter Berücksichtigung des PCT-

Mindestprüfstoffs als auch Dokumente, die der Behörde in anderen Sprachen zur Verfügung stehen

– eine Recherche, die die Hauptrecherche ergänzt, generell unter Berücksichtigung von Dokumenten in zusätzlichen Sprachen

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Angebot Januar 2009 (1)

• SISA/SE: recherchiert mindestens den PCT-Mindestprüfstoff und die der Behörde zur Verfügung stehenden Dokumente in Dänisch, Finnisch, Norwegisch und Schwedisch

• SISA/RU: zwei Optionen– (1): recherchiert Dokumente in russischer Sprache sowie

weitere Dokumente der ehemaligen Sowjetunion und der GUS Staaten

– (2): recherchiert, für Anmeldungen, für die eine Erklärung nach Art. 17(2) abgegeben wurde, weil sie einen in Regel 39.1(iv) erwähnten Gegenstand betrifft (Behandlungsverfahren), mindestens den PCT-Mindestprüfstoff sowie die unter (1) erwähnten Unterlagen

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Angebot Januar 2009 (2)

• SISA/XN: recherchiert mindestens den PCT-Mindesprüfstoff sowie die der Behörde zur Verfügung stehenden Dokumente in Dänisch, Islandisch, Norwegisch und Schwedisch

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Der ergänzende internationale Recherchenbericht - SISR (1)

• Der SISR (Formular PCT/SISA/501) ist dem ISR ähnlich, aber– enthält keine Klassifizierung des Anmeldungsgegenstandes– enthält keine Bemerkungen zur Bezeichnung der Erfindung

und zur Zusammenfassung– muß im ISR zitierte Dokumente nur in Verbindung mit neuen

nicht im ISR zitierten Dokumenten erwähnen– kann Erläuterungen enthalten betreffend:

• Zitierungen, die als einschlägig gelten• den Umfang der ergänzenden Recherche, insbesondere

wenn der ISR verspätet ist• Es wird kein schriftlicher Bescheid erstellt

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Der ergänzende internationale Recherchenbericht - SISR (2)

• Der SISR wird dem Anmelder und dem IB übermittelt• Das IB macht den Bericht öffentlich zugänglich (nach

Veröffentlichung der Anmeldung)• Wenn nicht in Englisch, so wird der Bericht vom IB ins

Englische übersetzt• Das IB übermittelt den Bericht und, wenn erforderlich, dessen

Übersetzung an die Prüfungsbehörde (IPEA) und an die Bestimmungsämter

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Rückerstattung von Gebühren

• Beginnt die Behörde das Verfahren, führt aber keine Recherche durch wegen des Anmeldungsgegenstandes, fehlender Klarheit oder Fehlen des Sequenzprotokolls in elektronischer Form oder, weil die Hauptrecherchenbehörde eine Erklärung nach Art. 17(2) abgegeben hat, – so wird die Gebühr für die ergänzende Recherche nicht

zurückerstattet

• Beginnt die Behörde das Verfahren, führt aber keine Recherche durch wegen Beschränkungen bez. des Umfangs der von der Behörde durchgeführten ergänzenden Recherche, so gilt der Antrag auf eine ergänzende Recherche als nicht gestellt und– die Gebühr für die ergänzende Recherche wird

zurückerstattet

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Eintritt in die nationale Phase

• Aufgrund des internationalen Recherchenberichts und des ergänzenden internationalen Recherchenberichts ist der Anmelder besser in der Lage, mit gewisser Sicherheit die Chancen für ein erfolgreiches Verfahren in der nationalen Phase zu beurteilen, und daher auch, ob sich die Kosten für die Übersetzung und die nationale Phase lohnen

• Bestimmungsämter können mehr Vertrauen in die Ergebnisse der internationalen Phase haben, wodurch der Bedarf an weiteren nationalen Recherchen reduziert wird