Neueste Änderungen im chinesischen PatG

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Neueste Änderungen im chinesischen PatG

Rechtsgrundlagen:

1.Die dritte Änderung des chinesischen Patentgesetzes ist am 01.10.2009 in Kraft getreten.

2.Neue Durchführungsverordnung zum chinesischen Patentgesetz, in Kraft getreten am 01.02.2010.

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Rechtsgrundlagen:

3. Neue Prüfungsrichtlinien, in Kraft getreten am 01.02.2010.

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Die neuesten Änderungen im Überblick:

1. Absoluter Neuheitsbegriff

Früher: zu berücksichtigende Offenbarungen in

(schriftlichen) Publikationen weltweit, aber Offenbarungen auf andere Art und Weise, z.B. Benutzung, nur in China

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1. Absoluter Neuheitsbegriff

Jetzt: Offenbarung auf irgend eine Art und Weise irgendwo in der Welt , Art. 22 PatG n.F.

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2. Geheimhaltungsprüfung/Vertraulichkeitsprüfung

Früher: Erstanmeldungspflicht als CN

Patent/Gebrauchsmuster, wenn die Erfindung in China gemacht wurde, allerdings beschränkt auf chinesische natürliche oder juristische Personen bzw. sonstige chinesische Rechtssubjekte

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Jetzt: a) Erstanmeldungspflicht entfällt, stattdessen die

Geheimhaltungsprüfung, bevor die Erfindung im Ausland angemeldet werden darf, Art. 20 PatG.

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Jetzt: b) betrifft allerdings jede natürliche oder juristische

Person, also insb. auch ausländische Unternehmen Auswirkung auf Technology transfer aus China

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Verfahren/Zeitrahmen:Drei Optionen:

a) direkt eine sog. „foreign filing license“ beantragen, oder

b) ein CN Patent oder CN Gebrauchsmuster anmelden, und gleichzeitig oder danach eine „foreign filing license“ beantragen, oder

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Verfahren/Zeitrahmen:Drei Optionen:

c) eine PCT-Anmeldung beim SIPO (CN Patentamt) als Anmeldeamt (sog. „receiving office“) machen, die PCT-Anmeldung gilt automatisch als Antrag für eine „foreign filing license“.

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Verfahren/Zeitrahmen:Zeitrahmen:

a) und b) Das SIPO hat vier Monate Zeit, um eine vorläufige Prüfung vorzunehmen:

aa) eine foreign filing license innerhalb von vier Monaten ab Antragseingang erlassen Anmeldung im Ausland erlaubt, oder

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bb) kein ausdrücklicher Bescheid innerhalb von vier Monaten ab Antragseingang Anmeldung im Ausland ebenfalls erlaubt, oder

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cc) eine vorläufige Entscheidung innerhalb von vier Monaten ab Antragseingang erlassen, dass die Erfindung möglicherweise geheimgehalten werden müßte abwarten:

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aaa) Zustimmung oder kein ausdrücklicher Bescheid innerhalb von 6 Monaten ab Antragseingang Anmeldung im Ausland erlaubt, oder

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bbb) Entscheidung innerhalb von 6 Monaten ab Antragseingang, dass die Erfindung geheim zu halten ist Anmeldung im Ausland nicht erlaubt.

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c) PCT-Anmeldungaa) Die Erfindung soll geheimgehalten werden: innerhalb von

3 Monaten ab Abmeldetag den Anmelder benachrichtigen und die internationale Phase stoppen, oder

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c) PCT-Anmeldungbb) Die Erfindung ist nicht geheimhaltungsbedürftig: die PCT-

Anmeldung wird ganz normal weiter bearbeitet.

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Verfahren/Zeitrahmen:

Pro und Kontra der drei Optionen

a) Patentbeschreibung nur in Chinesisch, sowohl Prioritätsdatum als auch Anmeldedatum wird hinausgezögert.

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b) Patentbeschreibung nur in Chinesisch, aber zumindest das Prioritätsdatum wird gesichert (durch die CN-Anmeldung).

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c) PCT-Anmeldung: Patentbeschreibung kann auch in Englisch sein. Da aber das SIPO das sog. „receiving office“ (Anmeldeamt) ist, ist SIPO automatisch auch die internationale Recherchebehörde (ISA) und die internationale vorläufige Prüfungsbehörde (IPEA).

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Konsequenz des Verstoßes gegen die Geheimhaltungsprüfung/Vertraulichkeitsprüfung:

Es darf für diese Erfindung kein CN Patent oder CN Gebrauchsmuster mehr erteilt werden/bei späterer Entdeckung Nichtigkeit.

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3. Wegfall der sog. „Auslandskonzession“ für Vertreter/Vertreterzusammenschlüsse

Früher: Chinesische Anmelder, die ein Schutzrecht im Ausland

anmelden möchten, mussten bestimmte, mit einer besonderen Erlaubnis ausgestattete Vertreterkanzleien beauftragen.

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3. Wegfall der sog. „Auslandskonzession“ für Vertreter/Vertreterzusammenschlüsse

Jetzt: Chinesische Anmelder, die ein Schutzrecht im Ausland

anmelden möchten, dürfen jede chinesische Kanzlei, oder sogar direkt eine Kanzlei im Anmeldeland beauftragen.

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4. Ausdrückliche Regelungen über Rechte von Mitinhabern, Art. 15 PatG:

a) Vertragliche Vereinbarungen haben Vorrang,

b) ansonsten: jeder Mitinhaber darf das Patent selbst benutzen oder einfache Lizenz an Dritte erteilen; die Lizenzgebühr steht allen Mitinhabern gemeinsam zu.

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5. Finanzielle Belohnung für Arbeitnehmer-Erfinder:

Früher: Sowohl das alte als auch das neue PatG regelt die

Belohnungspflicht des Arbeitgebers nur im Grundsatz. Die gesetzlichen Mindestbelohnungen in der alten DurchführungsVO betrafen unmittelbar nur staatliche Unternehmen und Einrichtungen. Entsprechende Anwendung für andere Unternehmen und Einrichtungen war nur eine Kann-Bestimmung Rechtsunsicherheit und -unklarheit.

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5. Finanzielle Belohnung für Arbeitnehmer-Erfinder:

Jetzt: Es wird klar gestellt, dass die gesetzlichen

Mindestbelohnungen in der DurchführungsVO für alle Unternehmen und Einrichtungen gelten.

ABER: Nach wie vor gilt, dass vertragliche Vereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer Vorrang haben.

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6. Ein Schutzrecht für eine Erfindung

Früher: Anmelder konnte sowohl gleichzeitig als auch nacheinander

für eine Erfindung sowohl ein Patent als auch ein Gebrauchsmuster anmelden. Beim Vorliegen der Erteilungsvoraussetzungen auch für das zweite Schutzrecht (i.d.R. Patent) hatte Anmelder ein Wahlrecht (allerdings keine ausdrückliche Regelung im PatG).

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6. Ein Schutzrecht für eine Erfindung

Jetzt: Anmelder muss am gleichen Tag für die Erfindung ein Patent

und ein Gebrauchsmuster anmelden und ausdrücklich in beiden Anmeldungen angeben, dass für diese Erfindung jeweils auch ein Patent/Gebrauchsmuster angemeldet ist. Nur unter diesen Voraussetzungen hat er später das Wahlrecht.

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7. Herkunft genetischer Ressourcen

Bei Erfindungen, die auf genetischen Ressourcen beruhen, muss deren Herkunft angegeben werden, oder die Gründe dargelegt werden, warum die Herkunft nicht angegeben werden kann, Art. 26 par. 5 PatG.

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8. Gesetzlicher Schadensersatz bei Rechtsverletzung bis zu 1 Million Yuan

Das ist keine Deckelung für Schadensersatz, sondern es gilt nur subsidiär. Wenn die anderen gängigen Schadensberechnungsmethoden (tatsächlicher Schaden, Verletzergewinn, fiktive Lizenzgebühr) nicht funktionieren, kann das Gericht je nach Umständen des Einzelfalls Schadensersatz bis zu 1 Million Yuan bestimmen, Art. 65 par. 2 PatG.

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9. Erweiterung der Möglichkeit der Zwangslizenz

Wenn der Patentinhaber nach drei Jahren seit Patenterteilung ohne vernünftige Gründe das Patent nicht oder nicht ausreichend benutzt, oder

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Wenn die Art und Weise der Benutzung des Patents durch den Patentinhaber ein Monopol darstellt und die Zwangslizenz die nachteiligen Wirkungen dieses Monopolverhaltens für den Wettbewerb mindern oder beseitigen kann.

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In beiden Fällen muss der potenzielle Lizenznehmer beweisen, dass er dem Patentinhaber angemessene Gegenleistung für eine Lizenz angeboten und eine Lizenz jedoch innerhalb angemessener Zeit nicht bekommen hat.

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Aspekte aus dem Recht der Technology transfer:

Nach Art. 8 PatG, der nicht geändert worden ist, kann bei gemeinsamer oder beauftragter Forschungs- und Entwicklungstätigkeit vertraglich geregelt werden, wer von den Beteiligten das Recht auf die Erfindung hat

„Recht zur Anmeldung“.

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Art. 10 par. 2 PatG a.F.: Wer das „Recht an der Anmeldung“ (Zuerkennung eines Anmeldetags, Zuteilung einer Anmeldenummer) und das Recht an dem Patent an ausländische Rechtssubjekte überträgt, muss die Genehmigung der zuständigen Behörden einholen.

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Art. 10 par. 2 PatG n.F.: Die Übertragung des „Rechts an der Anmeldung“ (Zuerkennung eines Anmeldetags, Zuteilung einer Anmeldenummer) und des Rechts an dem Patent an ausländische Rechtssubjekte unterliegt den entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen (insb. AußenhandelsG und VO über Technologieimport und -export) keine Änderung in der Sache.

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Früher:Wenn man von Anfang an vertraglich vereinbart, dass

bereits das Recht auf die Erfindung bzw. das Recht zur Anmeldung (also noch vor der Anmeldung) dem ausländischen Unternehmen/Auftraggeber zusteht, kann man sowohl Art. 10 als auch 20 PatG umgehen (war zwar bereits nach der alten Rechtslage strittig, jedoch häufige Praxis).

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Jetzt:

Nach der Gesetzesänderung kann zumindest der neue Art. 20 PatG nicht mehr auf diesem Weg umgangen werden, so dass zumindest über die Geheimhaltungsprüfung eine Exportkontrolle erfolgt.

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Thank you!

Yanyun ZhangAttorney at Law (Germany)

[email protected]

TERGAU & POHLPatent Attorneys

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