Ulrich Hildebrandt - · PDF file• keine Regelung in GMV, MRRL oder...

LUBBERGER . LEHMENT KANZLEI FÜR GEWERBLICHEN RECHTSSCHUTZ

Welche Marken muss ich anmelden,

um einen Prozess zu gewinnen?

Markenanmeldestrategie aus

prozesstaktischer Sicht

Ulrich Hildebrandt

1


Übersicht

• Gemeinschaftsmarke oder nationale Marke?

• Aufrechterhaltung nationaler Marken oder

Inanspruchnahme der Seniorität?

• Gemeinschaftsmarke via Alicante oder via

Madrid?

• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im Verzeichnis

der Waren und Dienstleistungen?

• Anmeldung von Kombinationsmarken oder von

deren Einzelbestandteilen?

2


Übersicht





Madrid?





3


Ausgangsfall

Österreichischer Markeninhaber hat für Bekleidung eine deutsche

Marke „blu“ und eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke. Lohnt

sich die Verlängerung der nationalen Marke?

Ein amerikanisches Unternehmen benutzt mittels seiner deutschen

Vertriebstochter in Deutschland das Zeichen „blo“ auf Bekleidung.

Das stört die Markeninhaberin.

Wo müssen die Angriffsmarken benutzt sein?

Wann verjähren etwaige Ansprüche?

Wo kann geklagt werden?

Wie kann sich der Beklagte wehren?

4


Rechtserhaltende Benutzung der

Gemeinschaftsmarke

• EuGH C-149/11 v. 19.12.2012 - Leno Merken (Onel)

– Marktanteile in der Europäischen Gemeinschaft zu gewinnen

oder zu behalten

– Die Benutzung der Marke in Drittstaaten kann nicht

berücksichtigt werden

– Erwartung berechtigt ist, dass eine Gemeinschaftsmarke, da sie

einen umfassenderen Gebietsschutz als eine nationale Marke

genießt, in einem größeren Gebiet als dem eines einzigen

Mitgliedstaats benutzt wird

– Unter bestimmten Umständen faktisch auf das Hoheitsgebiet

eines einzigen Mitgliedstaats begrenzt

• BGH I ZR 106/11 v. 6.2.2013 – VOODOO: Deutschland

kann genügen

5


Verjährung bei der Gemeinschaftsmarke

• keine Regelung in GMV, MRRL oder

Durchsetzungsrichtlinie

• Verwirkung nach Art. 54 GMV

• Sinnvoll wäre: keine Anwendung nationaler Vorschriften,

da Gefahr der Rechtszersplitterung; keine Verjährung

• Aber zum Geschmacksmuster jüngst: BGH I 74/10 v.

16.8.2012 Gartenpavillion; EuGH C-479/12 v. 13.2.2014

H. Gautzsch Großhandel

6


Forum Shopping bei Gemeinschaftsmarke

Mehrere Gerichtsstände zur Auswahl

• bei mehreren Wohnsitzen oder Sitzen des Beklagten in der EU

• bei mehreren Niederlassungen des Beklagten in der EU

• Klagemöglichkeit am Tatortgericht – immer, aber EuGH C-360/12 v.

5.6.2014 - Coty Germany

• durch Vergabe von Lizenzen an potentielle Kläger

• bei mehreren Gemeinschaftsmarkengerichten im Mitgliedstaat

• bei mehreren Beteiligten, Verletzerketten

7


Gegenangriffe bei Klagen aus Gemeinschaftsmarken

Widerklage – Chancen und Risiken

• Gericht entscheidet zuerst über die Widerklage

• Rollentausch

• keine Bindung des Gerichts an die eingetragene Marke

• kann die kennzeichnungsschwache Angriffsmarke zu Fall bringen

• Klage und Widerklage müssen territorial nicht übereinstimmen

• Einbeziehung des am Rechtsstreit nicht beteiligten

Markeninhabers in das gerichtliche Verfahren möglich

• Unter Umständen noch schlimmer: Aussetzung wegen

Amtsverfahren nach Art. 104 (1)

8


Gegenangriffe bei Klagen aus nationaler Marke

Widerklage gegen Angriff aus nationaler Marke?

• in Deutschland unzulässig (im Ausland teilweise im nationalem

Recht vorgesehen; etwa Frankreich und Österreich)

• in Deutschland Grundsatz der Bindung des Verletzungsgerichts an

die eingetragene Marke

9


Aussetzung des Verfahrens

• Art. 104 GMV (1) Ist vor einem Gemeinschaftsmarkengericht eine Klage im Sinne des

Artikels 96 — mit Ausnahme einer Klage auf Feststellung der Nichtverletzung —

erhoben worden, so setzt es das Verfahren, soweit keine besonderen Grunde fur

dessen Fortsetzung bestehen, von Amts wegen nach Anhörung der Parteien oder auf

Antrag einer Partei nach Anhörung der anderen Parteien aus, wenn die

Rechtsgultigkeit der Gemeinschaftsmarke bereits vor einem anderen

Gemeinschaftsmarkengericht im Wege der Widerklage angefochten worden ist oder

wenn beim Amt bereits ein Antrag auf Erklärung des Verfalls oder der Nichtigkeit

gestellt worden ist.

• § 148 Aussetzung bei Vorgreiflichkeit Das Gericht kann, wenn die Entscheidung

des Rechtsstreits ganz oder zum Teil von dem Bestehen oder Nichtbestehen eines

Rechtsverhältnisses abhängt, das den Gegenstand eines anderen anhängigen

Rechtsstreits bildet oder von einer Verwaltungsbehörde festzustellen ist, anordnen,

dass die Verhandlung bis zur Erledigung des anderen Rechtsstreits oder bis zur

Entscheidung der Verwaltungsbehörde auszusetzen sei.

10


Gründe für die Aufrechterhaltung nationaler Marken

neben Gemeinschaftsmarken

• Unsicher, wie Gemeinschaftsmarke rechtserhaltend zu benutzen

ist

• Gemeinschaftsmarke wegen der Vielzahl nationaler Rechte

verletzbarer

• Gemeinschaftsmarke auch nach Jahren angreifbar -

demgegenüber (richtlinienwidrige?) Ausschlussfristen in § 50

MarkenG

• Keine Bindung des Verletzungsrichters an die eingetragene Marke

• Verzögerungsmöglichkeiten im

Gemeinschaftsmarkenklageverfahren

• Unterschiedliche Zuständigkeitsregeln mit zusätzlichen

Wahlmöglichkeiten

11


Übersicht





Madrid?





12


Ausgangsfall (Variante)

Österreichischer Markeninhaber hat für Bekleidung eine deutsche

Marke „blu“ und eine gleichlautende Gemeinschaftsmarke. Muss die

nationale Marke verlängert werden oder genügt es, ihre Seniorität

im Rahmen der Gemeinschaftsmarke zu beanspruchen?

13


Seniorität statt nationaler Marke?

• Art. 34 (2) GMV: Der Zeitrang hat nach dieser Verordnung die

alleinige Wirkung, dass dem Inhaber der Gemeinschaftsmarke, falls

er auf die ältere Marke verzichtet oder sie erlöschen lässt, weiter

dieselben Rechte zugestanden werden, die er gehabt hätte, wenn

die ältere Marke weiterhin eingetragen gewesen wäre.

• BPatG 27 W (pat) 43/12 = GRUR 2014, 302: Im

Widerspruchsverfahren kann eine widersprechende IR-Marke, deren

Schutz für die Bundesrepublik nach Erhebung des Widerspruchs

nicht erneuert wurde, nicht durch eine darauf basierende

Gemeinschaftsmarke aufgrund Gewährung der Seniorität nach Art.

34 (2) GMV ersetzt werden.

• Rechtsbeschwerde zugelassen, nicht eingelegt

• Fazit: Nationale Marke prozessual (derzeit) durchsetzungsfähiger

14


Übersicht





Madrid?





15


Gegenüberstellung der Gebühren

• Anmeldung Gemeinschaftsmarke (immer für drei Klassen): 900,-

EUR

• Anmeldung deutsche Marke: 290,- EUR

• Anmeldung IR für EU auf deutscher Basis: ca. 1.630,- EUR (+ 290,-

EUR) (- ca. 1.000,- EUR)

• Anmeldung einer Gemeinschaftsmarke und einer Schweizer Marke:

ca. 1.350,- EUR

• Anmeldung einer Internationalen Registrierung in der Europäischen

Union und der Schweiz auf Basis der deutschen Marke: ca. 1.710,-

EUR (+ 290,- EUR) (- ca. 650,- EUR)

16


Vorteile von Madrid

• Umwandlung und Umwandlungskosten

– Art. 108 GMV vs. Art. 159 (1) (b) GMV

– Notfalls nachträglich – Art. 157 GMV

• Zeitgewinn

– Für Durchsetzbarkeit und rechtserhaltende Benutzung ist

Veröffentlichung nach Art. 152 GMV maßgeblich

(scheinbar kein Unterschied zur Direktanmeldung)

– Aber: Widerspruchsfrist gemäß Art. 156 (2) GMV faktisch

sechs Monate länger, daher später Benutzungspflicht

– Und: Bereits zuvor Entschädigungsanspruch gemäß Art. 9

(3) 2 GMV

17


Übersicht





Madrid?

• Enge Begriffe oder Oberbegriffe im

Verzeichnis der Waren und

Dienstleistungen?


deren Einzelbestandteilen? 18


Tückische Oberbegriffe

• Wer hat schon mal ein Verfallsverfahren in Alicante

abgewehrt?

• Konsequenz: Die Benutzung der Marke sollte unschwer

beweisbar sein

• Nach EuG Marke für relativ engen, nach Produktfunktionalität

zu bestimmenden Oberbegriff noch benutzt

– EuG T-126/03 v. 14.7.2005 ALADDIN/ALADIN: »Poliermittel für Metalle«

im Verzeichnis durch »mit einem Poliermittel imprägnierter Baumwolle«

benutzt

– EuG T-256/04 v. 13.2.2007 RESPICORT/RESPICUR: »pharmazeutische

Erzeugnisse, Präparate für die Gesundheitspflege; Pflaster« im

Verzeichnis, für »rezeptpflichtige Corticoide enthaltende Dosieraerosole«

tatsächlich benutzt, rechtserhaltend für »Atemwegstherapeutika«

19


Übersicht





Madrid?



• Anmeldung von Kombinationsmarken oder

von deren Einzelbestandteilen?

20


Bestandteil oder Kombination

• „Die Marke“ anmelden!

– Was wird später tatsächlich benutzt?

– Aber ggf. zwei Marken in einer Benutzungsform

Beispiel: EuGH C-252/12 v. 18.7.2013 Specsavers

Don‘t panic:

http://www.dpma.de/service/dasdpmainformiert/hinweise/schwar

z-weissemarken/index.html 21



• Kennzeichnender Kern

• Lapidar

• Abstrakt

Extrembeispiel: Monkey Puzzle oder Puzzle?

– Erfolgreich gegen Monkey Puzzle? (vgl. HABM

R 911/2006-2 v. 5.6.2007; Streichung: EuG T-303/07)

– Erfolgreich gegen Passel?

– Erfolgreich gegen Monkey?

– Erfolgreich gegen Ape Puzzle?

– Erfolgreich gegen Puzzle?

22



• Erst bei viel, viel Geld:

– Defensivmarken

– Kombinationen

– Verwurschtelte Marken

23


Zusammenfassend: „Die perfekte Marke“

• Deutsche Marke

• Außerdem IR für EU+

• Senioritäten nur ergänzend, nicht alternativ

• Moderate Oberbegriffe

• Benutzt, lapidar, abstrakt

24


25

Danke!

Ulrich Hildebrandt - · PDF file• keine Regelung in GMV, MRRL oder...

Documents

Transcript of Ulrich Hildebrandt - · PDF file• keine Regelung in GMV, MRRL oder...