Verkehrsdurchsetzung

IP Tag Basel 2008

Lichtenstein Körner & Meyer Lustenberger

3 Fragen

• Ist der Grad der Verkehrsdurchsetzung abhängig von der Freihaltebedürftigkeit des Zeichens?

• Wie sind die massgeblichen Verkehrskreise abzugrenzen?

• Darf die in verschiedenen Regionen unterschiedlich hohe Verkehrsdurchsetzung gemittelt werden?

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

Ältere deutsche Rechtsprechung:

Starkes Freihaltebedürfnis rechtfertigt einen erhöhten erforderlichen Durchsetzungsgrad (BGH GRUR 1990, 360, 361 – Apropos Film II)

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

EuGH-Urteil Chiemsee (1999):

Art. 3(3) lässt eine Differenzierung der Unterscheidungskraft nach dem Interesse, eine geographische Herkunftsangabe zu benutzen, nicht zu

Aber: sehr bekannte geographische Bezeichnung kann nur dann Unter-scheidungskraft erlangen, wenn eine lange und intensive Benutzung als Marke vorliegt

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

BGer-Urteil Uhrenarmband (2004):

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

BGer-Urteil Uhrenarmband (2004):

Das IGE darf im Rahmen des Eintragungsverfahrens umso höhere Anforderungen an die Glaubhaftmachung der Verkehrsdurchsetzung stellen, je banaler ein Zeichen erscheint.

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

BGer-Urteil Uhrenarmband (2004):Die Durchsetzung einer Formgebung als Kennzeichen kann […] aus Tatsachen abgeleitet werden, die erfahrungsgemäss einen Rückschluss auf die Wahr-nehmung eines Zeichens durch das Publikum erlauben.

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

Damit ist nicht gesagt, dass der Grad der (direkt gemessenen) Verkehrsdurch-setzung höher sein muss bei banalen Zeichen, sondern dass die Beweiskraft der Indizien höher sein muss bei ursprünglich grosser Banalität des Zeichens.

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

Bei teilweiser Verkehrsdurchsetzung wird derjenige Teil des Verkehrskreises, der das Zeichen als betrieblichen Herkunfts-hinweis versteht, getäuscht, wenn Dritte das Zeichen frei benutzen dürfen. Die (grosse) ursprüngliche Freihaltebe- dürftigkeit ändert daran nichts.

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

Einwand: das Interesse der Konsumenten, nicht getäuscht zu werden, ist gegen das Interesse der Mitbewerber, das Zeichen benutzen zu dürfen, abzuwägen. Letzteres ist grösser, je freihaltebedürftiger das Zeichen ist.

Durchsetzung und Freihaltebedürfnis

Gegeneinwand: ein Interesse, das Zeichen benützen zu dürfen, besteht oder besteht nicht. Das Gesetz bietet keinen Anhaltspunkt für eine Abstufung. Zeichen, die absolut freihaltebedürftig sind, sind ohnehin nicht schutzfähig.

Massgebliche Verkehrskreise

„Zeitliche“ Abgrenzung:

Gehören nur Personen, die derzeit das beanspruchte Produkt nachfragen, oder auch Personen, die zukünftig das Produkt nachfragen werden, zum massgeblichen Verkehrskreis?

Massgebliche Verkehrskreise

„Zeitliche“ Abgrenzung:

Falls auch zukünftige Nachfrager:

Wie wahrscheinlich muss eine zukünftige Nachfrage sein, damit der (zukünftige) Nachfrager zum Verkehrs-kreis gehört?

Massgebliche Verkehrskreise

„Zeitliche“ Abgrenzung: „können Sie ausschliessen, jemals ein solches Produkt zu kaufen?“„können Sie sich vorstellen, jemals ein solches Produkt zu kaufen?“„beabsichtigen Sie, jemals ein solches Produkt zu kaufen?“

Massgebliche Verkehrskreise

„Sachliche“ Abgrenzung:

Nur durch physische, dauerhafte Merkmale der beanspruchten Produkte?

Oder auch durch Marketing?

Massgebliche Verkehrskreise

Gehören Personen, die ein Produkt für Dritte kaufen, auch zum massgeblichen Verkehrskreis?

Mittelung des Kennzeichnungsgrades

BGer-Urteil Brico (2000):

Wortzeichen muss sich in allen Sprachregionen durchgesetzt haben

Mittelung des Kennzeichnungsgrades

Was gilt für Nicht-Wort-Zeichen?

Beispiel:

Kennzeichnungsgrad in den alten Bundesländern (67 Mio. Einwohner): 60%

Kennzeichnungsgrad in den neuen Bundesländern (15 Mio. Einwohner): 20%

Gewichteter Schnitt: 52%

[0,6 x 67 + 0,2 x 15 = 43; 43/82 = 0,52]

Mittelung des Kennzeichnungsgrades

Was gilt für Gemeinschaftsmarken?

Artikel 7 (2) GMV:

Die Vorschriften des Abs. 1 [absolute Schutzausschlussgründe] finden auch dann Anwendung, wenn die Eintra-gungshindernisse nur in einem Teil der Gemeinschaft vorliegen.

Mittelung des Kennzeichnungsgrades

EuGH-Urteil Werther‘s Echte (2006):

Der in Artikel 7 Absatz 2 genannte Teil der Gemeinschaft kann gegebenenfalls auch ein einziger Mitgliedstaat sein.