Wie verteidigen Sie sich erfolgreich gegen Produktpiraten · 2013. 5. 31. · Das strafrechtliche...

Frankfurt, 01.11.2012

Wie verteidigen Sie sich erfolgreich gegen Produktpiraten

Markus von Fuchs, LL.M

Dr. Markus Brock

Produktschutz Ludwig-Erhard-Haus 31. Oktober 2012

Mit der Kavallerie alleine gewinnt man

keinen Krieg

SKW Schwarz Rechtsanwälte Präsentation 31.10.2012 2

3 SKW Schwarz Rechtsanwälte Präsentation 31.10.2012

Es gibt keine rein juristische Strategie

Wirtschaftlich/organisatorisch, z.B.:

– Kontrolle des Vertriebs

– Kontrolle von Lohnherstellern

– Geheimnisschutz

Technische Maßnahmen/Sicherungstechnologien, z.B.:

– Schutz gegen Reverse Engineering

– Einsatz von Sicherungstechnologien

– Schutz des Vertriebssystems durch Tracking und Tracing

Customer/ Public Relations, z.B.:

– Schutz vor unbewusstem Erwerb

– Warnung vor bewusstem Erwerb

– Berichterstattung in Medien


Es gibt keine rein juristische Strategie

Marktüberwachung, z.B.:

– IP-Scouts

– Internetrecherche

– Mitarbeiterschulung

– Markenüberwachung

– Testkäufer

– Kooperation mit Wettbewerbern

Rechtliche Mittel

– Zivilrechtlich

– Strafrechtlich

– Zollrechtlich

Phasen der Wertschöpfung

1. Entwicklungsphase

2. Vorbereitung der Markteinführung

3. Vertriebsphase


Das neue Smartphone

Die deutsche KÜRBIS AG plant, ein völlig neuartiges Smartphone

auf den Markt zu bringen, das sowohl vom Design, als auch vom

Betriebssystem und verschiedenen technischen Features Maßstäbe

setzen wird. Es soll der ganz große Wurf werden, um endlich wieder

an die amerikanische und fernöstliche Konkurrenz heranzukommen.

Das Unternehmen setzt mit großem Aufwand alle, auch finanziellen

Ressourcen im Bereich F & E frei, um die Entwicklung

voranzutreiben.



NYX Communications

Die Piratenpartei

Die fernöstliche Ninghai Yianfeng Xidian Communications Factory

(NYX) hat sich bisher mit billigen Nachbauten bekannter

Markenerzeugnisse großer Elektronikhersteller befasst. Sie erfährt

von Gerüchten aus der Branche, dass bei KÜRBIS die Entwicklung

des neuen Smartphones mit großem Aufwand vorangetrieben wird.

Dies weckt ihr Interesse.



1. Entwicklungsphase

Die Entwickler

Kürbis geht in allen Bereichen konzentriert vor. Die Marketingabteilung

befasst sich mit der Entwicklung neuer Nutzungsformen, mittels derer das

Smartphone ein unverzichtbarer Begleiter in wirklich allen Lebenslagen

werden soll. Hier wird unter anderem ein externer Dienstleister für

Innovationsforschung beauftragt. Zentralpunkt ist die Bedienung des

Smartphones mit einer neuartigen kinetischen Steuerung. Eine

Werbeagentur wird mit der Entwicklung eines Namens für das Smartphone

beauftragt. Die F & E Abteilung entwickelt mit eigenen und externen

Softwareentwicklern das Betriebssystem. Zudem werden diverse Zulieferer

gesucht, die im Auftrag von Kürbis einzelne technische Komponenten

entwickeln und herstellen sollen.


Die etwas anderen Entwickler

NYX trifft ihre ganz eigenen Vorbereitungen. Sie streckt ihre Fühler aus, um

herauszufinden, wer in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung arbeitet

und ob dort ggf. noch qualifizierte Mitarbeiter oder Praktikanten gesucht

werden. Gleiches gilt für die bekannten Entwicklungspartner von KÜRBIS.

Der Innovationsforscher hatte in einem Interview unbedachterweise von einer

Zusammenarbeit mit KÜRBIS gesprochen. NYX setzt seine gesamte F & E

Abteilung, die sich hauptsächlich mit Computer- und Onlinespionage und

Vor-Ortaufklärung befasst, in Bewegung.


Juristische Maßnahmen (vertraglich)

Aufnahme rechtsbeständiger Geheimhaltungsvereinbarungen (CDA,

NDA, etc.) in:

- Arbeitsverträge

- Kooperationsverträge

- Forschungs- und Entwicklungsverträge (F&E Joint-Ventures)

- Verträge mit Zulieferern und Unterlizenznehmern

Inhalt:

- Weitergabeverbot

- Verwertungsverbot

- Klare Regelung, wem das Know-how zusteht


Juristische Maßnahmen (gesetzlich)

Regelungen aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb:

- Weitergabe von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen durch Mitarbeiter (§

17 Abs. 1 UWG)

- Unbefugte Verschaffung und Verwertung fremder Geschäfts- und

Betriebsgeheimnisse (§ 17 Abs. 2 Nr. 1 UWG)

- Verwertung rechtswidrig erlangter Informationen (§ 17 Abs. 2 Nr. 2 UWG)

- Vorlagenfreibeuterei (§ 18 UWG): Missbrauch im geschäftlichen Verkehr

erlangter Vorlagen und Dokumente (Pläne, Zeichnungen, Modelle, Konzepte

etc.)

Regelungen aus dem Strafgesetzbuch:

- Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB)

- Computersabotage (§ 303 b StGB)


Juristische Maßnahmen (Voraussetzung)

Ein Betriebsgeheimnis liegt nur dann vor, wenn

- die Informationen nicht offenkundig sind, d.h. sie dürfen nur einem

begrenzten Personenkreis zugänglich sein,

- die Informationen in einer Beziehung zum Geschäftsbetrieb stehen

und

- der Wille zur Geheimhaltung jedem Mitwissenden klar ist.


Die besten Verträge und Gesetze helfen nichts, wenn …

- Häufig werden geheime Informationen auf Arbeitsplatzrechnern, Laptops oder auf

Servern gelagert, die weder gesichert sind,

=> leichtes Entwenden von Know-how

noch über Schutzsysteme verfügen, die einen Nachweis darüber erlauben, wer

wann was heruntergeladen hat.

=> vermeidbares Beweisproblem

- Daher: nur wer etwas wie ein Geschäftsgeheimnis behandelt, kann auch Schutz für

sich reklamieren!

- Aufklärung des Personals über Schutz des Betriebsgeheimnisses und Folgen der

Verletzung

- Erhöhte Vorsicht bei Ausscheiden von Mitarbeitern!


Kürbis hat es geschafft

Nach langer Entwicklungsarbeit, ist das Ergebnis fertig.

Eine neues Smartphone mit einem innovativen Design, einer völlig neuen,

kinetischen Steuerung und einem neuen Betriebssystem.



PumpKIN 1

Die Vertriebsphase


2.

Vorbereitung der Markteinführung

Checkliste nach Abschluss der Entwicklungsphase

Inwieweit ist das entwickelte Produkt durch absolute Schutzrechte geschützt oder – durch entsprechende Registrierung – schützbar?

- Eingetragene vs. nicht eingetragene absolute Schutzrechte

Inwieweit können technische Sicherungsmaßnahmen eine Produktkopie verhindern oder zumindest erschweren?

- Kopierschutz (Digital Rights Management) bei digitalen Inhalten

- Reverse Engineering möglich?


Was sind absolute Schutzrechte?

- Vergleichbar mit dem Eigentum an Sachen, d.h. grds. darf nur Inhaber nutzen und er kann alle anderen von jeglicher Nutzung ausschließen.

- Gesetz bestimmt abschließend, welche absoluten Schutzrechte es gibt.

- Es gibt eingetragene (z.B. Patente) und nicht eingetragene absolute Schutzrechte (z.B. Urheberrechte).

- Vorteil: Verbotsrecht grundsätzlich ggü. jedermann (anders als bei vertraglichen Ansprüchen!


Was bringen absolute Schutzrechte ihrem Inhaber?

- Unterlassungsansprüche grds. gegenüber jedermann (vom Gesetz gewährtes Monopol)

- Auskunftsansprüche bzgl. Herkunft und Vertriebsweg der Plagiate sowie zur Vorbereitung von Schadensersatz-ansprüchen

- Vorlage- und Besichtigungsansprüche bzgl. Beweismitteln im Besitz des Verletzers

- Vernichtungs- und Rückrufansprüche hinsichtlich Plagiaten

- Schadensersatzansprüche bei schuldhafter Verletzung durch Dritte


Welche absoluten Schutzrechte gibt es? – Überblick

- Patente und Gebrauchsmuster (= Schutz von „Technik“)

- Geschmacksmuster (= Schutz von „Design“)

- Marken und sonstige Kennzeichenrechte (= Schutz von „Namen“)

- Urheberrechte (= Schutz von persönlichen geistigen Schöpfungen)

- etc.


Welche Schutzrechte gibt es?

Patente und Gebrauchsmuster



Patente und Gebrauchsmuster

Schutzvoraussetzungen:

– Erfindung = Regel für technisches Handeln, und zwar sowohl Erzeugnis (z.B. Flaschenzug) als auch Verfahren (z.B. bestimmtes Herstellungsverfahren) (Letzteres (-) bei Gebrauchsmustern)

– Neuheit = nicht Stand der Technik

– Erfinderische Tätigkeit = für den Fachmann nicht in Anbetracht des Stands der Technik nahe liegend

– Gewerbliche Anwendbarkeit = Herstellung oder Benutzung auf irgendeinem gewerblichen Gebiet möglich

Schutzdauer: Grds. max. 20 Jahre (bei Gebrauchsmustern 10 Jahre)



Eingetragene Geschmacksmuster



Eingetragene Geschmacksmuster

Schutzvoraussetzungen:

– Muster = zwei- oder dreidimensionale Gestaltung/Design

– Neuheit = bisher kein identisches Muster offenbart

– Eigenart = Unterscheidung vom sog. „vorbekannten Formenschatz“ aus Sicht eines informierten Benutzers

Schutzdauer: Max. 25 Jahre



Eingetragene Marken



Eingetragene Marken

Schutzvoraussetzungen u.a.:

– Zeichen = Grds. Alles sinnlich wahrnehmbare, das zur Unterscheidung der Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen geeignet ist (Marken = Namen von Produkten eines Unternehmens)

– Graphische Darstellbarkeit des Zeichens (Problem z.B. bei sog. „Hörmarken“)

– Keine absoluten Schutzhindernisse, z.B. keine beschreibenden Angaben in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen

Schutzdauer: zunächst 10 Jahre (beliebig oft verlängerbar)



Unternehmenskennzeichen

Dr. Ing. h.c. F. Porsche AG



Unternehmenskennzeichen

- Unterschied zu Marken: Unternehmenskennzeichen = Namen von Unternehmen, Marken = Namen von Waren und Dienstleistungen von Unternehmen

- Schutz entsteht grds. allein durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr

- Schutzdauer: grds. solange Benutzung fortbesteht



Werktitel



Werktitel

- Werktitel = Namen oder besondere Bezeichnungen von Druckschriften, Filmwerken, Tonwerken, Bühnenwerken oder sonstigen vergleichbaren Werken (z.B. Computerprogrammen)

- Schutz entsteht grds. allein durch Benutzung im geschäftlichen Verkehr

- Schutzdauer: grds. solange Benutzung fortbesteht



Urheberrechte


© Georg Baselitz


Urheberrechte

- Voraussetzung: persönliche geistige Schöpfung

– persönlich = von einem Menschen erschaffen, d.h. keine reinen Maschinenerzeugnisse oder Naturprodukte

– Schöpfung = hinreichende Gestaltungshöhe erforderlich

– keine absolute Neuheit erforderlich (anders als etwa beim Patent), d.h. sog. „Doppelschöpfungen“ möglich

- Typische Werkarten: Sprachwerke (z.B. Roman), Werke der Musik, Werke der bildenden Künste, Lichtbildwerke (Fotos) aber auch Computerprogramme

- Schutz entsteht allein durch Schaffung des Werks (Problem in der Praxis: Beweisbarkeit)

- Schutzdauer: bis 70 Jahre nach dem Tode des Urhebers


Was bedeutet dies für unser Smartphone?

- Patente und Gebrauchsmuster (+) bzgl. neuer Hardware

- Geschmacksmuster (+) bzgl. neuem Design

- Marken (+) bzgl. kennzeichnungskräftigem Produktnamen

- Unternehmenskennzeichen (+) bzgl. kennzeichnungskräftigem Unternehmensnamen

- Werktitel (+) bzgl. Titel von integrierter Software

- Urheberrechte (+) bzgl. integrierter Software als solcher


Wenn gar nichts mehr geht:

Der ergänzende wettbewerbsrechtliche Leistungsschutz

§ 4 Nr. 9 UWG: Unlauterkeit, wenn Waren oder Dienstleistungen (WoD)

angeboten werden, die eine Nachahmung von WoD eines Mitbewerbers sind,

wenn

- eine vermeidbare Täuschung der Abnehmer über betriebliche

Herkunft herbeigeführt wird,

- die Wertschätzung der nachgeahmten WoD unangemessen

ausgenutzt oder beeinträchtigt wird oder

- die für die Nachahmung erforderlichen Kenntnisse oder Unterlagen

unredlich erlangt hat

Voraussetzung: WoD haben eine wettbewerbliche Eigenart



3. Vertriebsphase


- Converse-Entscheidungen des BGH vom 15. März 2012

- Stärkung der Rechte des Markeninhabers im Kampf gegen Piraterieware:

Schwerpunkt der Auseinandersetzung kann unter Umständen auf den

Nachweis der Lizenzkette verlagert werden

- Unter bestimmten Voraussetzungen kommt es dann auf den Nachweis der

Plagiatseigenschaft nicht mehr an

- Es kann ausreichen, die mangelnde Zustimmung zum Vertrieb darzulegen

Ein geordnetes Vertriebssystem erleichtert das Auffinden

von Piraterieware und die Durchsetzung von Ansprüchen

Die Messe

Es steht die größte Fachmesse für Unterhaltungselektronik an, auf der

KÜRBIS ihr neues PumpKIN-Phone vor großem Publikum präsentieren will.

Hierbei erfährt er, dass auch NYX ein neues Produkt namens NYXnuts 1.1

der staunenden Öffentlichkeit vorstellen wird. Auf ersten Pressefotos sieht

der Entwicklungsleiter von KÜRBIS eine frappierende Ähnlichkeit des

NYXnuts1.1 mit dem PumpKIN. Auch scheinen diverse technische Features

vergleichbar zu sein, so soll auch angeblich eine neue Bewegungssteuerung

enthalten sein.



NYXnuts 1.1


NYXnuts 1.1 PumpKIN 1

Das zivilrechtliche Waffenarsenal

- Abmahnung mit Aufforderung zur Abgabe einer strafbewehrten

Unterlassungserklärung => Vermeidung von Kostennachteilen

- Einstweilige Verfügung insbesondere bei Unterlassungsansprüchen:

- Keine Vorwegnahme der Hauptsache

- Verfügungsanspruch: Unterlassung, Auskunft nur bei offensichtlicher

Rechtsverletzung, Vorlage- und Besichtigungsanspruch zur Beweissicherung

- Verfügungsgrund: Dringlichkeit

- Glaubhaftmachung anstatt Beweispflicht

- Anschlussabmahnung und Abschlusserklärung


Das zivilrechtliche Waffenarsenal

- Hauptsacheverfahren zur endgültigen Regelung der Streitsache und bei:

- Schadensersatzanspruch

- Vernichtungs- und Rückrufanspruch

- Auskunftsanspruch

- Vorlage von Bank-, Finanz- und Handelsunterlagen zur Sicherung des

Schadensersatzanspruches

- Urteilsbekanntmachung

- Dinglicher Arrest zur Sicherung von Zahlungsansprüchen


Das strafrechtliche Waffenarsenal

- Schutzrechtsgesetze enthalten spezielle Straftatbestände gegen

Produktpiraterie (z.B. § 143-144 MarkenG, § 142 PatG, 51, 65 GeschmMG,

§§ 106-111 UrhG)

- Verletzung von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen, Vorlagenfreibeuterei

(§§ 17 und 18 UWG)

- Strafverfahren wird nur auf Antrag des Schutzrechtsinhabers eingeleitet

- Beschlagnahme der Produkte gem. §§ 94, 98 und 102 StPO

- Wird das öffentliche Interesse verneint, muss Privatklage erhoben werden


Das zollrechtliche Waffenarsenal

Grenzbeschlagnahme

- Behördliches Verfahren nach nationalem und EU-Recht

- 3 Antragsarten zur Grenzbeschlagnahme:

– Europäischer Antrag zur EU-Beschlagnahme

– Nationaler Antrag zur EU-Beschlagnahme

– Antrag zur nationalen Grenzbeschlagnahme

- grds. kostenfrei, aber evtl. Schadensersatzanspruch nach nationalen Vorschriften




gefälschte Produkte

Schutzrecht nach

Gemeinschaftsrecht

(z.B. eingetragene EU-

Marke)

Drittland,

z.B. China

EU-Beschlagnahme

mit EU-Antrag: Tätigwerden

aller Mitgliedstaaten möglich

sofern beantragt



gefälschte Produkte

Schutzrecht nach

nationalem Recht

(z.B. Patent)

Drittland,

z.B. China

EU-Beschlagnahme

mit nationalem Antrag:

Tätigwerden nur des

betroffenen Mitgliedstaats



Drittland,

z.B. China

Nationales Beschlagnahmeverfahren:

Tätigwerden nur des betroffenen Staats

Anwendbar bei:

- Parallelimporten von Originalwaren

- Verletzungen von Gebrauchsmustern und nicht eingetragenen Marken

- Innergemeinschaftlichem Warenverkehr


Voraussetzungen für alle genannten Anträge:

- Antrag mit detaillierten Angaben zu Originalwaren und gefälschten Waren

- Nachweis der Rechtsinhaberschaft

- Verdacht/Offensichtlichkeit einer Rechtsverletzung

Unterschiede der Anträge:

EU Verfahren: Haftungsübernahmeerklärung ausreichend

Nationales Verfahren: Vorlage einer Bürgschaft (Problem bei ausländischen

Rechteinhabern



Verfahren nach Stattgabe des Antrags am Beispiel der EU Beschlagnahme

mit EU Antrag:

- Maßnahmen: Aussetzung der Überlassung (AdÜ) bzw. Zurückhaltung von

Waren (ZvW)

- Mitteilung der Maßnahmen an Ast. und Warenbesitzer, Inspizieren der Ware

durch Ast.

- Pflicht des Ast.: Einleitung zivilgerichtliches Verfahren oder Vereinfachtes

Vernichtungsverfahren (10-Tages-Frist)



Bericht aus der Praxis

- In der Regel paralleles Durchführen von EU-und nationalem

Beschlagnahmeverfahren ratsam

- Gesamtkosten und organisatorischer Aufwand für EU-

Beschlagnahmeverfahren aufgrund von Local Counsel z.T. nicht ganz

unerheblich

- Oftmals „längerer Atem“ erforderlich

- Auch Kleinstaufgriffe können zu nützlichen Erkenntnissen führen:

Zusatzanträge auf Überlassung von Informationen zu Versender/Empfänger

und Ursprung der Waren sowie Warenproben


Bekämpfung von Produktpiraterie auf Messen

- Marktbeobachtung im Vorfeld einer Messe auf Piraterieprodukte

- Identifizierung der Hersteller und Ermittlung, ob diese auf der Messe ausstellen

- Genauer Abgleich der eigenen und der Piraterieprodukte, Identifizierung der

schutzrechtsverletzenden Merkmale, Beweissammlung, Mittel zur Glaubhaftmachung

- Bei großen Messen sind die Gerichte in der Regel vorab informiert

- Auf der Messe sind mobile Kontrollgruppen des Zoll vor Ort

- Strafanzeige

- Zustellung und Vollstreckung durch spezialisierte Gerichtsvollzieher


Bekämpfung von Produktpiraterie auf Messen

- Grenzbeschlagnahmeantrag: Vorgehen mit mobilen Kontrollgruppen auf

der Messen und Beschlagnahme

- einstweiligen Verfügung: Zustellung (Wirksamkeitserfordernis) der

einstweiligen Verfügung auf der Messe; dann ist auch Sequestration durch

den Gerichtsvollzieher möglich

- Dinglicher Arrest: Sicherung von Zahlungsansprüchen

- Strafanzeige: Beschlagnahme der rechtsverletzenden Produkte gem. 94, 98

StPO



NYX Communications

Quelle: Hansgrohe SE, www.hansgrohe.com

NYXnuts 1.1

Internet – des Piraten Liebling

Nachdem die Messe aufgrund der massiven Gegenwehr durch KÜRBIS

nicht allzu erfreulich verlaufen ist, versucht NYX eine andere

Vertriebsstrategie. Zum einen gründet er einen eigenen Onlinevertrieb zum

Absatz seiner Produkte, wobei er auch Ebay als Absatzplattform nutzt. Zum

anderen gelingt es ihm, sein Smartphone über ein Online-Handelshaus zu

liefern.


NYX Communications

Internet – des Piraten Liebling

KÜRBIS entdeckt diese neue Vertriebsstrategie und will auch hiergegen

vorgehen. Man fürchtet allerdings, sich insbesondere durch das Vorgehen

gegen die einzelnen Endabnehmer, zu verzetteln. Ein Vorgehen in dem

Heimatland von NYX erscheint wenig erfolgversprechend. Die Überlegung

ist, den Vertrieb mit möglichst wenig Aufwand zu stören.



Eigene

deutsche/europäische

Homepage von NYX

Internetvertrieb

eines Handels-

unternehmens

Ebay-Shop eines

Händlers

Endkunde Endkunde Endkunde

Host Provider Host Provider E-Bay

NYX Communications


Providerhaftung als Störer / user generated content

- Haftungsprivilegierung gem. § 10 TMG für „fremde Inhalte“

- Der Plattformbetreiber ist grundsätzlich nicht verpflichtet, die Beiträge Dritter

vor Veröffentlichung auf eine mögliche Rechteverletzung hin zu

untersuchen.

- Vor einer (kostenpflichtigen) Abmahnung ist der Plattformbetreiber zunächst

auf den verletzenden Beitrag im Wege eines Info-Schreibens hinzuweisen

(BGH, Urteil vom 25. Oktober 2011 „Mallorca Blog“).



BGH: verschuldensunabhängige Störerhaftung bei :

- Kenntnis von einer „klar rechtsverletzenden“ Handlung ggf. durch Mitteilung

des Rechteinhabers.

- Untätigbleiben trotz Verhinderungsmöglichkeit.

- Verletzung von Prüfpflichten; nur z.B. (EuGH: „L´Oréal vs. eBay“) :

bei kerngleichen Verstößen

wiederholtem Verstoß desselben Nutzers



- Pflicht zur Entfernung der rechtsverletzenden Inhalte/ggf. sogar

Seitensperrung

- Pflicht zur Überprüfung gleichgearteter Verstöße desselben Verletzers

- Keine Schadensersatzpflicht ohne weitere Umstände

ggf. Haftung und Schadensersatzpflicht, wenn Plattformbetreiber aktiv beim

Auffinden der Ware unterstützt (z.B. Adwords) (EuGH)

bei Verhalten eines „nicht sorgfältigen Wirtschaftsteilnehmers“ (EuGH)


Eigene

deutsche/europäische

Homepage von NYX

Internetvertrieb

eines Handels-

unternehmens

Ebay-Shop eines

Händlers

Endkunde Endkunde Endkunde

Host Provider Host Provider

Abuse Abuse ?

Grenzbeschlagnahme

E-Bay

VeRi

NYX Communications


Laufende Innovation

+

Starke Verteidigung

+

Artillerie

+

Pioniere

+

Aufklärung

+

Infanterie

dann hilft auch die Kavallerie!


Vielen Dank

Markus von Fuchs, LL.M.

Fachanwalt für gewerblichen Rechtschutz

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