Asg.advocati Rechtsanwälte Dr. iur. Georg A. Lang MBA (IMD) Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen...

asg.advocati RechtsanwälteDr. iur. Georg A. Lang MBA (IMD)

Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen

Schutzrechte, insbesondere Patente, als strategische

Aufgabe AGV- Anlass im ri.nova impulszentrum

Rebstein, 15. September 2009Dr. iur. Georg A. Lang

Rechtsanwalt


Pestalozzistrasse 2, 9000 St. Gallen 15. September 2009© 2009 Dr. Georg A. Lang

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Schutzrechte als strategische Aufgabe

Um die strategische Aufgabe erfüllen zu können, ist ein rechtliches Verständnis der Schutzrechte notwendig

Im Folgenden werden wir ein paar Themen im Zusammenhang mit Schutzrechten und insbesondere Patenten aufgreifen

Das Thema ist entsprechend der Wichtigkeit der Schutzrechte sehr gross

Wir werden folgende Themen überfliegen Was ist Geistiges Eigentum (oft "IP" genannt für "Intellectual

Property") und was fällt darunter Ein paar wichtige Aspekte des Patents Überblick über die Patentanmeldung Fragen zu den Kosten eines Patentportfolios - Patentstreit Grundsätzliches zu Patentlizenzen



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Schutz des Geistigen Eigentums - Überblick

Erfindungen, Marken, Designs und künstlerische Werke sind das geistige Produkt ihres Schöpfers

Mit dem sog. Immaterialgüterrecht schützt der Gesetzgeber das Geistige Eigentum eines Schöpfers vor missbräuchlicher Verwendung

Das Immaterialgüterrecht gewährt dem Schöpfer eine ganze Anzahl von Schutzrechten

Gewerbliche Schutzrechte, auch Registerrechte genannt, weil sie nur durch Eintragung in ein Register entstehen, und

Urheberrechte, die automatisch ohne Registereintrag entstehen

Know-how fällt zwar unter das Geistige Eigentum, nicht aber unter das Immaterialgüterrecht (es wird im Rahmen des Arbeitsrechts/OR und/oder des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb/UWG geregelt)



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Welche sind die Schutz- / Registerrechte (1)

Unter die gewerblichen Schutz- oder Registerrechte fallen: Patente (PatG, PatV) (Schutzdauer meist 20 Jahre, nicht

verlängerbar, aber Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung)• Schutz von Erfindungen

Marken (MSchG, MSchV) (Schutzdauer meist 10 Jahre, verlängerbar, meist Nachweis der Nutzung notwendig)

• Schutz von Kennzeichen wie– Wörter (Leica Geosystems)– Buchstabenkombinationen (agv)– Zahlenkombinationen (4711)– Bildliche Darstellungen (Logo des agv)– Dreidimensionale Formen (Mercedes Stern)– Slogans (Heja Volvo)– Kombinationen der Elemente (agv.Rheintal)– Kurze Melodien (Ricola)– "Schweiz", Schweizerkreuz, Swissness



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Welche sind die Schutz- / Registerrechte (2)

Weitere gewerbliche Schutzrechte Design ([Geschmacks-] Muster, Modelle) (DesG, DesV)

(Schutzdauer 5 Jahre, 3 mal verlängerbar)• Zweidimensional (Muster, Stoffmuster)• Dreidimensional (Muster, Gegenstand)• Formgebung, d.h. Linien, Konturen, Farben, Flächen,

Material etc. Topographien von Halbleiter-Erzeugnissen (ToG, ToV)

(Schutzdauer 10 Jahre)• 3-dimensionale Strukturen der Halbleiter (also nicht

die Funktionen des Chips)



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Urheberrecht

Unter das Urheberrechtsgesetz (URG, URV) fallen Werke der Literatur und Kunst für die Dauer von 50 bis 70 Jahren nach dem Tod des Schöpfers

Literarische Werke umfassen • Romane, Zeitungsartikel, Werbeprospekte etc.

Musikalische Werke Werke der bildenden Kunst umfassen

• Gemälde • Skulpturen• Computerprogramme etc.

Das © Symbol oder der copyright-Hinweis ist in der CH nicht eine Bedingung für das Entstehen des Schutzrechts, kann aber im Ausland wichtig sein



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Was ist Know-how?

Eine Gesamtheit nicht patentierter praktischer Erkenntnisse

Werden durch Erfahrung und Versuche gewonnen Sind geheim, d.h. nicht allgemein bekannt und nicht leicht

zugänglich Sind wesentlich für die Herstellung von Produkten Sind identifiziert, d.h. umfassend genug beschrieben, sodass

überprüft werden kann, ob es die Merkmale "geheim" und "wesentlich" erfüllt

Oft werden Verfahren nicht patentiert und bilden somit das Know-how (z.B. seit über 100 Jahren die Coca-Cola Formel)

Schutz des Know-hows wird gewährleistet durch OR 327/4 (Sorgfalts- und Treuepflicht des Arbeitnehmers) UWG Gesetz über den Unlauteren Wettbewerb (u.a. kein

Auskundschaften oder sonstige rechtswidrige Beschaffung von Informationen)



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Was sind sog. "Raub"-kopien?

Unrechtmässig erstellte Kopien eines Produkts "Unrechtmässig" bedeutet unter Verletzung eines

Schutzrechts oder des Gesetzes über den unlauteren Wettbewerb

Beinhaltet immer auch eine finanzielle Schädigung des Schutzrechtsinhabers

Sehr mediatisiert sind die Kopien im Musik- und Filmbereich

Weit verbreitet sind auch Verletzungen von Designs und Marken (z.B. Uhren), aber auch von Patenten

Zivil- und strafrechtliche Sanktionen, die tendenziell immer strenger werden – auch für Privatpersonen



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Was ist ein Patent

Ein staatlicher Schutztitel für eine Erfindung "Erfindung" muss eine Lösung eines technischen Problems

sein Patentierbar sind

Produkte (auch z. B. chemische Verbindungen/Medikamente)

Verfahren (z. B. Gefriertrocknen des Kaffees) Voraussetzung für die Patentierung einer Erfindung

Gewerbliche Anwendbarkeit Neuheit, d.h. nicht Stand der Technik (Englisch "prior art") Erfinderische Tätigkeit (nicht naheliegend aus dem Stand

der Technik ableitbar)



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Kommerzielle Nutzung des Patents

Mit der Registrierung, werden Dritte von der kommerziellen Nutzung eines Patents ausgeschlossen

Die kommerzielle Nutzung umfasst: Herstellen Verwenden Inverkehrbringen Importieren Exportieren Problematik der Parallelimporte / "Erschöpfung" des Patents

Die Nutzung des Patents für wissenschaftliche oder akademische Zwecke ist erlaubt, solange die Forschungs-resultate nicht kommerziell genutzt werden

Vorsicht bei F&E, rechtzeitig Patentrecherchen durchführen!



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Territorialität des Patents

Es gilt das "Territorialitätsprinzip" International tätige Unternehmen müssen also die Patente

auch im Ausland anmelden, meist in den jeweiligen grössten Exportländer, die z. B. 60+% des

Umsatzes vereinigen in den jeweiligen Ländern, wo Konkurrenten ansässig sind Eine weltweite Registrierung ist kaum denkbar (zu teuer)

Es ist eine Frage der Optimierung des Kosten- / Nutzen-verhältnisses



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Nicht patentierbar sind …

Ideen, Konzepte (in den USA weitgehend möglich!), Entdeckungen, wissenschaftliche Theorien, mathematische Methoden

Spielregeln, Lotteriesysteme, Lehrmethoden, organisatorische Arbeitsabläufe

Ästhetische Formschöpfungen (dafür Design-Schutz) Computerprogramme (in USA möglich, in Europa URG-

Schutz), patentierbar sind aber z. B. elektronische Steuerungen

Verfahren der Diagnostik, Therapie, Chirurgie Pflanzensorten, Tierarten, Verfahren zur Züchtung davon Menschliche Körper (auch das Embryo) Natürliche Sequenzen von Genen Unsittliche Erfindungen (Verstoss gegen Würde der Kreatur

und Menschen)



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Rechte an Erfindungen

Grundsatz: Der Erfinder ist der Patentinhaber Erfindungen, die im Rahmen eines Arbeitsverhältnisses

gemacht werden (gemäss Art. 332 OR): Erfindungen, die vom Arbeitnehmer in Ausführung seiner

dienstlichen Tätigkeit und in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden, gehören dem Arbeitgeber ("Aufgabenerfindungen")

Der Arbeitgeber kann sich vertraglich ausbedingen, dass Erfindungen des Arbeitnehmers, die zwar in Ausführung der dienstlichen Tätigkeit aber nicht in Erfüllung seiner vertraglichen Pflichten gemacht werden, dem Arbeitgeber gehören ("Gelegenheitserfindungen")

In allen anderen Fällen ("arbeitsfremde Erfindungen") ist der Arbeitnehmer i.d.R. (ev. Treuepflicht des AN) angemessen zu entschädigen, falls der AG das Patent übernehmen will



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Voraussetzungen zur Patentanmeldung

Durch Patentrecherchen abklären, ob eine Erfindung neu und nicht naheliegend ist

Die Erfindung muss bis zum Anmeldedatum geheim gehalten werden

Jede Bekanntmachung in der Öffentlichkeit irgendwo auf der Welt führt zum Stand der Technik (Vorsicht in Entwicklungs-projekten mit Universitäten (Publikationspflicht) etc.)

Beizug eines Patentanwalts, um die Anmeldung und insbesondere die einzelnen Patentansprüche (sog. "claims") zu formulieren

Patentanwälte sind meist keine Rechtsanwälte sondern Naturwissenschaftler, die jeweils "vom Fach" sein sollten

Der Aufbau einer Patentanmeldung und die Formulierung der Claims sind von kritischer Wichtigkeit!



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Anmeldung eines Patents in der CH

Die Anmeldung erfolgt beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) und umfasst

Beschreibung der Erfindung Patentansprüche ("claims") Zeichnungen Zusammenfassung

Das IGE prüft die Anmeldung nicht auf Neuheit (Stand der Technik) und erfinderische Tätigkeit (nicht naheliegende Ableitung)

Bei einer EPÜ-Anmeldung beim EPA in München wird Stand der Technik und erfinderische Tätigkeit geprüft > Vorteil für die Rechtssicherheit, weil schnelle Klärung

Anmeldedatum ist kritisch und gilt als "Prioritätsdatum" und Beginn der "Prioritätsfrist" > Vorrang gegenüber allen späteren Anmeldungen

Das Prioritätsdatum der Erstanmeldung gilt weltweit



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Verfahren der Anmeldung in der CH (1)

Ab Prioritätsdatum läuft eine 12-monatige Prioritätsfrist Anmeldungen des Patents im Ausland sind nur während der

Prioritätsfrist möglich Elektronische Publikation der Anmeldung 18 Monate nach

Prioritätsdatum auf www.swissreg.ch Sachprüfung (ohne Neuheit und erfinderische Tätigkeit)

findet meist 3-4 Jahre nach der Prioritätsfrist statt Möglichkeit ein beschleunigtes Verfahren zu verlangen Kann wichtig für die Rechtssicherheit sein

Nach bestandener Sachprüfung, Erteilung und Veröffentlichung des Patents

Nach 5 Jahren beginnen in der CH die Jahresgebühren zur Aufrechterhaltung des Patents (EPÜ 3 Jahre)



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Verfahren der Anmeldung in der CH (2)

Nach der Erteilung und Veröffentlichung des Patentes beginnen die Fristen zu laufen für

Einspruchsverfahren• Frist: 9 Monate ab Erteilung des Patentes• Gilt nur für Erfindungen, die nicht patentierbar sind

Nichtigkeitsklage• Frist: 2 Jahre ab Erteilung des Patentes• Richtet sich gegen Patente, die entweder den Stand

der Technik wiedergeben, oder naheliegend (keine erfinderische Tätigkeit) oder nicht nachvollziehbar sind



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Patentschutz im Ausland - EPÜ

Nebst der direkten Anmeldung bei den jeweiligen nationalen Patentämtern gibt es die Anmeldung nach Europäischem Patentübereinkommen (EPÜ)

Anmeldung beim Europäischen Patentamt (EPA) in München oder bei dessen Dienststellen in Den Haag, Berlin und Wien oder beim IGE in Bern

Mit einer einzigen Anmeldung kann der Patentschutz in einem, mehreren oder allen 36 europäischen Ländern inkl. Schweiz und Lichtenstein beantragt werden

Das Patent wird von Amtes wegen "voll" geprüft > im Vergleich zur CH Anmeldung erhöhte Rechtssicherheit



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Patentschutz im Ausland - PCT

Internationale Anmeldung nach dem Patent Cooperation Treaty (PCT) bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in Genf (OMPI)

Ist von 141 Staaten ratifiziert Zentrales Anmelde- und Recherchierverfahren Benennung der Länder, in welchen die Patente angemeldet

werden sollen Prüfung und weiteres Verfahren gemäss den jeweiligen

nationalen Vorschriften Im Rahmen der PCT-Anmeldung ist auch eine EPÜ-

Anmeldung möglich



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Kosten eines Patentportfolios

Je nach Grösse des Patentportfolio können die Kosten erheblich sein und ohne weiteres in die Millionen gehen

Von Siemens sagt man, dass sie jeden Tag des Jahres mehrere Patente anmeldet (offensichtlich inkl. nationale Benennungen) > sehr grosses Portfolio

Kosten- / Nutzen-Analyse geht bei Siemens (und bei vielen anderen) offensichtlich auf

Die Kosten für das Patentieren von Erfindungen und den Unterhalt eines weltweiten Portfolios sind im Vergleich zum Schaden, der aus dem "Kontrollverlust" einer Technologie oder "Verlust der Technologieführerschaft" entsteht, vergleichsweise klein



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Kostenansätze des IGE

Es geht um folgende Kostenfaktoren aus der Gebührenordnung des IGE (in CHF) Anmeldegebühr 200 Anspruchsgebühr ab 11. Patentanspruch jeweils 50 Recherchengebühr 500 Prüfungsgebühr 500 Gebühr für beschleunigte Durchführung 200 Einspruchsgebühr 800 Jahresgebühr 5. und 6. Jahr 100 Jahresgebühr 7. und 8. Jahr 200 Jahresgebühr 9. bis 20. Jahr 310



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Weitere Kostenfaktoren

Patentanwälte für Patentanmeldungen notwendig (ausser der Betrieb hat

hausinterne Patentanwälte) für Patentrecherchen im Rahmen von Anmeldungen oder

von betriebsinternen F&E Aufträgen zur Vermeidung von aktiven Patentverletzungen (Verletzung von Drittpatenten)

für die Überwachung von Patentierungen und Einführungen neuer Produkte von Dritten (meist Konkurrenten) zur Ver-meidung von passiven Patentverletzungen (Verletzung durch Dritte der eigenen Patente)

Externe Verwaltung des Patentportfolios und pünktliche Zahlung der Jahresgebühren (meist durch Patentanwalts-Kanzleien)

Rechtsanwälte im Fall von Patentstreitigkeiten



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Patentstreit - Prozessführung

In Europa wird vor der Klage gemahnt ("möglicherweise Verletzen Sie unser Patent")

Möglichkeit, den Sachverhalt gegenseitig zu klären Möglichkeit, durch Vergleich den Streit zu vermeiden

Die Prozesskosten - sowohl als Kläger als auch Beklagter - können sehr hoch sein

In den USA geht man für eine Nichtigkeitsklage salopp von US$ 2 Mio. aus (ohne Erstattung der Anwaltskosten und Schadenersatzzahlung)

Kosten der Beweisführung fallen schwer ins Gewicht wegen des grossen zeitlichen Aufwandes (z.B. dem Gericht den technischen Inhalt eines Patents erklären)

Ziel sollte bei Patentstreitigkeiten ein Vergleich sein, typischerweise eine Lizenzvergabe

Schadenersatzkosten können auch sehr hoch sein, wenn die Verletzung eines Patentes über Jahre gedauert hat



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Nicht patentieren - Risiken

Falls ein anderer ein Patent anmeldet, 2 Alternativen: entweder Nichtigkeitsklage (Stand der Technik etc.) oder Nichtstun, in diesem Fall

• weitere Nutzung der bisherigen Technologie erlaubt• keine weitergehende Nutzung oder Entwicklung

Falls Sie in Ihrem Bereich keine Patente anmelden, Risiko dass es andere (z. B. Ihre Konkurrenten) tun, dadurch Ihre Weiterentwicklung blockiert wird und Sie deswegen Patentlizenzen kaufen müssen

Wichtig: Sie sollten mindestens Ihre Konkurrenten und Ihre Schlüsseltechnologie beobachten

Verfahren sollten nur wohlüberlegt patentiert bzw. offengelegt werden – Geheimhaltung der Verfahren kann der bessere Schutz sein

Beispiel: Gefriertrocknung des Kaffees ist patentiert



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Was ist eine Patent- oder Know-how Lizenz?

Mit einer Patent- oder Know-how Lizenz erwirbt der Lizenznehmer gegen Bezahlung einer Lizenzgebühr ("royalty", "fee" ) vom Lizenzgeber eine exklusive oder nicht-exklusive Lizenz für die kommerzielle Nutzung des Patentes bzw. Know-hows

Es gibt Einmal- und Stücklizenzgebühren oder auch Kombinationen davon

Die Patentlizenz ist nur in den Ländern gültig, in welchen das Patent angemeldet oder erteilt wurde

Die Know-how Lizenz gilt gemäss Lizenzvertrag Lizenzen sind oft auf Anwendungsbereiche des Lizenzneh-

mers beschränkt, die den Lizenzgeber nicht konkurrenzieren Exklusive Lizenzen sind oft zeitlich beschränkt und verfallen

oft, wenn sie nicht innert einer gesetzten Frist genutzt werden



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Nutzen der Lizenzierung von Patenten

Lizenzen sind grundsätzlich gut für die technische Entwicklung des Marktes und der Wirtschaft

Der Lizenzgeber kann mit wichtigen Patenten erhebliche Lizenzeinnahmen erreichen (z. B. ABB mit LED Patent)

Der Lizenznehmer kann sich erhebliche Entwicklungskosten sparen und schnell den Zugang zu neuen Technologien erhalten

Die Frage ist die Kosten / Nutzen-Gleichung oder wie teuer darf eine Lizenz sein



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Beschränkungen des Lizenzrechts

Missbrauchsbestimmungen des Wettbewerbsrechts CH: Kartellgesetz (KG); EU: Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) von

Technologietransfer Vereinbarungen (EG Nr. 772/2004) in Verbindung mit EG-Vertrag Art. 81(Kartellverbot)

Betrifft Patent- und Know-how Lizenzen Betrifft nicht Aufträge an externe F&E Dienstleister

F&E Projekte unter Mitbewerbern sind einer separaten GVO über Forschung & Entwicklung unterstellt

Freigestellt sind die Lizenzvereinbarungen falls die betreffenden relevanten Marktanteile weniger sind als

• 20% für Mitbewerber• 30% sonstige Vertragsparteien

keine Verletzung von Kernbeschränkungen (sog. "black list")• Preisbindung• Abschottung bzw. Zuteilung von Märkten etc.



28

Vielen Dank

Damit haben wir uns einen sehr gedrängten Überblick über die Schutzrechte verschafft

Unterstützung in Fragen des Geistigen Eigentums erhalten Sie generell beim Institut für Geistiges Eigentum (IGE) www.ige.ch

Technische Unterstützung erhalten Sie bei Patentanwälten Juristische Unterstützung erhalten Sie bei Rechtsanwälten Ich berate Unternehmen in allen wirtschaftsrechtlichen

Bereichen, so auch im juristischen Rahmen von Schutzrechten

Vielen DankDr. Georg A. Lang

Rechtsanwalt071 228 0046 (direkt)079 291 6870 (Handy)

[email protected]

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