Dr. Christoph Hoock...2013/06/27 · Zu allen Belangen der Patentinformation und des Information...

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07

Landespatentzentrum Thüringen - PATON

Patent-Management

Dr. Christoph Hoock

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07

www.paton.de

VON DER

IDEE

ZUR

INNOVATION

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07

Als Landespatentzentrum Thüringen und der Tradition

seit 1957 verpflichtet setzen wir uns zum Ziel, für Sie

kompetent und schnell alle Prozesse des Gewerblichen

Rechtsschutzes von der Idee bis zur Innovation aktiv

voranzutreiben.

PATONTRANSFER VON DER IDEE IN DIE PRAXIS

PATON –

IP Management

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PATONINFORM wir über uns

Offizielles Landespatentzentrum des Freistaates Thüringen

Entgegennahmestelle für Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen im Auftrag des DPMA

Kompetenzzentrum für Informationen zum gewerblichen Rechtsschutz

Leiter | Dr. Christoph Hoock

Tel | +49 3677 69 4572

Fax | +49 3677 69 4538

Mail | [email protected]

Web | www.paton.tu-ilmenau.de

Ort | 98693 Ilmenau Langewiesener Str. 37 | Leibnizbau | R 4150

PATON

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PATON –

IP Management

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Struktur PATON

TU-Ilmenau

BE1 RZ Bibliothek Paton BE x…

PATON ist an der TU Ilmenau

Als Betriebseinheit für die Universität +

Agiert als Landespatentzentrum (PIZ/PATLIB) für die

Öffentlichkeit +

Patent-Zentrum für die wiss. Einrichtungen Thüringens


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Struktur PATON

Industrie (BgA) + TU-I

Bundes- Förderung + TU-I

TU-I TMBWK

PATON-PVA

PATON-Consult

PATON Akademie

PIT

PATON R & A

Patent-

Beauftragte

TU-I

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PATON EPO

DPMA

(WIPO) PATLIB

PIZNET

Anwalts-kammern


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PATON

Hand-werks-

kammern

IHKs

wiss. Einrich-tungen

Thüringen

Universitäten Fachhoch-schulen

TU-Ilmenau

Erfinder

KMU

Industrie-partner

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IP Überwachung

PATON liefert regelmäßig (z.B. wöchentlich, monatlich, quartalsweise) Informationen zu neu publizierten Schutzrechten oder Änderungen deren Rechtsstände. Für Patente und Gebrauchsmuster können dafür Klassifikation wie z.B. die IPC-Klasse (International Patent Classification) und/oder Namen der Wettbewerber verwendet werden.

Schulungen

PATON organisiert Schulungen, Seminare, Workshops zu Themen rund um die gewerblichen Schutzrechte, Datenbanken, Recherchetechniken usw.

Vorlesungen Die Experten des PATON sind in verschiedene Lehrveranstaltungen der Universität als Lehrbeauftragte eingebunden.

Patent-bewertung

PATON unterstützt die Partner die Thüringer Verwertungsverbundes bei der Anmeldung Ihrer Schutzrechte. Dazu gehört auch eine Wirtschaftlichkeitsbetrachtung und Abschätzung des Marktpotentials von technischen Erfindungen.

PATONAkademie Lebenslanges Lernen

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SEMINARE FÜR EINSTEIGER

Gewerblicher Rechtsschutz |

Einführung in das Patentwesen

Kann man Patente verstehen? Wie liest man Patente richtig?

Europäisches und Internationales Patentwesen

Marken | Rechtsgrundlagen und Recherchen

Geschmacksmuster | Rechtsgrundlagen und Recherchen

Fach- und Patentinformation |

Forum für Patenteinsteiger

Recherchieren bei STN | Basisseminar

Patentinformation im Internet

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PATONAkademie Lebenslanges Lernen

PATON –

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PATONConsult was muss ich tun

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ERFINDERFÖRDERUNG |

KMU-Patentaktion | www.signo-deutschland.de

Schutz von Ideen für die gewerbliche Nutzung

Recherche zum Stand der Technik | Neuheit

Kosten-Nutzen-Analyse

Patentanmeldung beim DPMA

Vorbereitung für die Verwertung einer Erfindung

Gewerblicher Rechtsschutz im Ausland

Antragsberechtigt sind KMU und Existenzgründer mit Sitz in

Deutschland die in den letzten fünf Jahren kein Patent bzw.

Gebrauchsmuster angemeldet haben

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PATON –

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ERFINDERFÖRDERUNG |

ERFINDERFACHAUSKUNFT

„Jeder erfinderisch tätige Mensch kann teilnehmen“

bis zu vierstündige kostenlose Erstauskunft für Erfinder. Im Fokus stehen spezifische Fragestellungen und die individuelle Situation des Erfinders.

Nach Voranmeldung unter +03677 69 4510


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ERFINDERBERATUNG

Zu allen Belangen der Patentinformation und des Information

Retrieval

Kostenlose patentrechtliche Beratungen durch Thüringer

Patentanwälte, auch zu Marken, Mustern und allgemeinen

Fragen zum gewerblichen Rechtsschutz

Di ab 13:00 Uhr | Voranmeldung unter +49 3677 69 4510

ENTGEGENNAHME VON SCHUTZRECHTSANMELDUNGEN

Entgegennahme von nationalen Patent-, Gebrauchsmuster-, Marken- und Geschmacksmusteranmeldungen sowie Europäischen und Internationalen Patentanmeldungen unter Wahrung des Prioritätstages

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PATONLIB WER SUCHT, DER FINDET

BETREUTE KUNDENRECHERCHEN | RECHERCHESAAL

Planen Sie die Anmeldung eines Gewerblichen Schutzrechtes?

Kennen Sie den Stand der Technik Ihres Fachgebietes?

Auf welchen Gebieten sind Ihre Mitbewerber tätig?

Entwerfen Sie das Design von Produkten?

Sind Ihre Produktnamen geschützt?

Entwickeln Sie ein Logo oder eine Homepage für Ihre Dienstleistung?

Wollen Sie Mitbewerber Ihrer Branche analysieren, deren Umsatzentwicklung

und Firmenverflechtung erkennen?

Beschäftigen Sie sich mit diesen Fragestellungen …

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PATONLIB WER SUCHT, DER FINDET

BETREUTE KUNDENRECHERCHEN | RECHERCHESAAL

… dann besuchen Sie unseren Recherchesaal –

und nutzen Sie die Möglichkeit der betreuten Kundenrecherchen

Betreute Recherchen in Schutzrechts-, Fachliteratur- und Wirtschaftsdatenbanken. Die Eigenrecherche wird für die Besucher kostenlos angeboten. 6 Computer Arbeitsplätze stehen hierfür zur Verfügung.

Im öffentlichen Recherchesaal bieten wir Zugang zu deutscher, europäischer und internationaler Patent- und Markenliteratur. PATON Mitarbeiter begleiten die Recherche und helfen die relevanten Dokumente auszuwählen.

Lieferung von Volltexten für Fachliteratur und Patentschriften

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PATONSEARCH WER SUCHT, DER FINDET

… Ihnen fehlen Zeit oder Erfahrung?

AUFTRAGSRECHERCHEN

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PATONANALIST DEM TREND AUF DER SPUR

Technologieführer, Kooperationspartner und Wettbewerber

Zukunftstechnologien und ihre Entwicklung

Richtungsänderungen in Technologien

Konkurrenzländer und Absatzmärkte

Marktveränderungen

Schlüsselerfinder und Top-Techniker

Basis- und Schlüsselerfindungen

Patentstatistische Analysen ermöglichen die Identifizierung von

Kerninformationen

Das heisst …

heute die Technologie und ihre wirtschaftliche Wirkung

in die Gestaltung der Forschungs-, Patent- und Unternehmensstrategie

von morgen einzubeziehen!

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PATON –

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PATONLINE PATENTE ONLINE

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IP Management

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Thüringer Patentatlas

Patentatlas

//talos/common/Bartkowski/patentatlas/path-pade-2012-Q3-enduser.xlsm

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PATENTVERWERTUNGSAGENTUR | PVA

Leistungen für Wissenschaftseinrichtungen

Erfinderberatung

Neuheitsrecherche und Marktrecherche zur Erfindung

Prüfen der Erfindung auf wirtschaftlichen Erfolg

und ggf.

Empfehlung zur Inanspruchnahme

Schutzrechtliche Sicherung der Erfindung | Patentierung

Erstellen von Exposés /Tech.Offers , Anbieten der Erfindungen /Technologien

Verwertung und Vertragscontrolling


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Partner des Thüringer Verwertungsverbundes TVV Bauhaus-Universität Weimar (BUW)

Friedrich-Schiller-Univ.Jena–Klinikum (UKJ)

Technische Universität Ilmenau (TU-I)

Fachhochschule Erfurt (FHE)

Fachhochschule Jena (FHJ)

Fachhochschule Nordhausen (FHN)

Fachhochschule Schmalkalden (FHS)

Materialforschungs- und -prüfanstalt an der Bauhaus-Universität Weimar (MFPA)

Institut für Mikroelektronik- und Mechatronik-Systeme gGmbH Ilmenau (IMMS)

Institut für Photonische Technologien e.V. Jena (IPHT)

Institut für Bioprozess- und Analysenmesstechnik Heiligenstadt e.V. (IBA)

Landespatentzentrum Thüringen PATON

Ab 2013:

(Friedrich-Schiller-Universität Jena (FSU))

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Inanspruchnahme / Freigabe /Patentpyramide

Patentfähig

und marktrelevant

Patentfähig aber nicht marktrelevant

Nicht patentfähig

Patentanmeldung

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Leistungen für Unternehmer

Grundlageninformationen zu Gewerblichen Schutzrechten

Präsentation Verwertungsangebote Thüringer Wissenschaftseinrichtungen

Auswertung Neuheit und Marktpotential vakanter Erfindungen

Kooperation zwischen Wissenschaftseinrichtung und Unternehmen

Lizenz- und/oder Verkaufsverhandlungen

Vertragscontrolling

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Die Verwertungsrechte an einer Erfindung liegen beim Arbeitgeber (z.B. TU Ilmenau)

Die Uni betreibt auf ihre Kosten Anmeldung & Patentierungsverfahren und erhält dafür alle Erlöse.

Das Erfinderteam wird daran mit 30% beteiligt

Erfindungs- meldung

patent management (Transferstelle /PVA)

Lizenz

spin-off (Ausgründung)

Verkauf

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http://www.tu-

ilmenau.de/paton/patentverwertung/technologieangebote/

http://www.technologieallianz.de/angebote.php?sort=agt&aid=18

PicoL-Pumpe

Hochspannungsaufschluss

Orthese

http://www.tu-ilmenau.de/paton/patentverwertung/technologieangebote/



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Hochschul-Anmeldungen Deutschland

source:DPMA

Bundesländer 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Sachsen 109 119 108 142 115 128 144 Nordrhein-Westfalen 93 96 80 117 99 90 81 Baden-Württemberg 83 82 84 77 82 84 76

Bayern 69 69 66 75 88 84 71 Niedersachsen,Bremen 58 49 57 62 79 65 46

Hessen 37 51 48 46 44 47 35

Thüringen 51 51 54 55 52 45 46

Berlin 30 47 34 35 31 37 39

Sachsen-Anhalt 26 22 28 25 25 31 24

Schleswig-Holstein,HH 33 33 30 31 45 30 22 Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern 50 39 31 46 32 29 43 Rheinland-Pfalz,Saarland 28 14 20 11 21 12 14


PATON –

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Erfindungen TVV bis 2012

38 39

27 32

45

35 40

45

24

52

39

0

10

20

30

40

50

60

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 bis11/2012

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PATON –

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PATON - Messeauftritt IENA 1.-4. November 2012

Messestand

Messegespräche

Technik-Nachwuchs


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Hannover-Messe

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PATON –

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Hoock 2013-07

DPMA

0

20.000

40.000

60.000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

DPMA-Anmeldungen direkt und DPMA-PCT nat. Phase

Anm. Inland Anm. Ausland Anm. Gesamt

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Anmeldungen DE nach Bundesländern 2012

Bundesland Anmeldg. Anteil in % Anm. pro

100.000 Einw. Änd. vs. 2011

Bayern 14.340 30,8 114 4,3%

Baden-

Württemberg 14.225 30,5 132

-2,6%

Nordrhein-

Westfalen 6.758 14,5 38

-5,0%

Niedersachsen 2.952 6,3 37 -1,1%

Hessen 2.293 4,9 38 -3,5%

Rheinland-Pfalz 1.122 2,4 28 -5,4%

Sachsen 1.056 2,3 26 0,7%

Berlin 855 1,8 24 5,0%

Hamburg 758 1,6 42 -33,6%

Thüringen 590 1,3 27 3,9%

Schleswig-

Holstein 516 1,1 18

5,8%

Brandenburg 296 0,6 12 -18,9%

Saarland 249 0,5 25 -0,8%

Sachsen-Anhalt 246 0,5 11 -26,0%

Mecklenburg-

Vorpommern 180 0,4 11

7,2%

Bremen 150 0,3 23 -2,0%

Insgesamt 46.586 100 Ø 57 -1,1%

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Hoock 2013-07

DPMA

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IP Management

Hoock 2013-07

DPMA

Applicant Country # filings

1 Robert Bosch GmbH DE 3 972

2 Daimler AG DE 1 991

3 Siemens AG DE 1 921

4 Schaeffler Technologies AG & Co. KG DE 1 854

5 GM Global Technology Operations LLC US 1 565

6 Bayerische Motoren Werke AG DE 829

7 Volkswagen AG DE 805

8 Audi AG DE 787

9 ZF Friedrichshafen AG DE 740

10 BSH Bosch und Siemens Hausgeräte GmbH DE 719

11 Hyundai Motor Company KR 533

12 Ford Global Technologies LLC US 504

13 Continental Automotive GmbH DE

435

14 DENSO Corporation JP 428

15 Fraunhofer-Gesellschaft e.V. DE 424

TOP Applicants 2012

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07

Regenerative Energien

Zahlen: DPMA/PATON2012

0

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anmelder DE

Solartechnik

Windkraftmaschinen

Wasserkraft / Welle-Gezeiten

Erdwärme, Biogas,andere Energiequellen

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PATON –

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Hoock 2013-07

Regenerative Energien

Anmeldungen für das Gebiet Deutschland nach Anmeldersitz und Publikationsjahr

0

100

200

300

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anmelder DE

0

100

200

300

400

500

600

700

800

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Anmelder Ausland

Während sonst der Anteil ausländischer Anmeldung in DE bei ca. 25% liegt, sind hier ca. 200% zu verzeichnen.

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07

Total Applications at Patent Offices

source: WIPO 2012

0

100.000

200.000

300.000

400.000

500.000

600.000

700.000

An

zah

l

Anmeldejahr

Anmeldungen bei versch. Patentämtern

CN - China

EP - European Patent Office

JP - Japan

KR - Republic of Korea

US - USA

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 38

Überblick

Patentmanagement

Patentstrategie allgemein:

• Warum /Alternativen zum Patentieren

• Was

• Wann

• Wo

• Portfolio

Patentportfolio:

• Patentbewertung

Patentstrategie Spezial

Patentstrategie Hochschulen

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 39

Ziel:

temporäre Monopolgewinne für innovative Unternehmen

Dadurch werden Anreize für Erfindungen und technischen

Fortschritt geschaffen, welche Wachstum und Wohlstand einer

Volkswirtschaft erhöhen

Schumpeter, 1934, Theorie der wirtschaftlichen Entwicklung

Patentstrategie allgemein

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 40

- Warum

- Was

– Wann

– Wo

Patentstrategie allgemein

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 41

Patente

Eingetragene Warenzeichen

(Marken)

Gebrauchs-muster

Eingetragene Geschmacks-

muster

Datenbanken

(deren Layout etc.)

Nicht eingetragene Warenzeichen

(Marken)

Urheberrecht (Copyright)

Nicht eingetragene Geschmacks-

muster

IP - Portfolio

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 42

Geschäftsgeheimnis / Betriebsgeheimnis :

- Betriebsgeheimnis - Fokus Technik

- Geschäftsgeheimnis - Fokus kaufmännische Aspekte

„Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse sind im Zusammenhang mit dem Betrieb

eines Unternehmens stehende Umstände oder Vorgänge, die nur einem begrenzten

Personenkreis bekannt, für Außenstehende aber wissenswert sind, die nach dem

bekundeten Willen des Betriebs- oder Geschäftsinhabers geheim zu halten sind und

deren Kenntnis durch Außenstehende dem Geheimnisschutzträger zu einem

Nachteil gereichen kann.“ (Definition BVerwG 2005)

- Ausser Forschungsprojekten, Ideen und Patentanmeldungen auch:

Umsätze, Ertragslagen, Kundenlisten, Bezugsquellen, Konditionen,

Marktstrategien

Alternativen zum Patentieren

Gegenstrategie: Reverse Engineering

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 43


Geschäftsgeheimnis / Betriebsgeheimnis

Kann besser sein als patentieren wenn:

• Die Erfindung ist kein Produkt, sondern ein Prozess, der für Außenstehende schwer zu ergründen ist (Veröffentlichung!)

• Die Durchsetzung des Patentes ist schwierig, da Verletzung nur schwer nachzuweisen oder keine Mittel um Rechte gerichtlich durchzusetzen

• Der Aufwand für die Patentierung übersteigt den Nutzen:

Patent kann leicht umgangen werden

Kurze Produktzyklen

Kleine Marktnische

• Kann nicht patentiert werden (nicht technisch /Geschäftsprozess, fehlende Neuheit etc.)

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 44

Wenn kein Schutzrecht existiert: vor Verhandlung oder Diskussion über Betriebsgeheimnis Vorabvertrag zur Geheimhaltung (GHV=CDA=NDA) abschliessen. Wichtigste Punkte: • Vertragsparteien («.. und verbundene Unternehmen…») • was ist vorher bekannt (=nicht Gegenstand des Vertrages) • wie lange gilt GHV • auf welchem Gebiet • welche Folgen bei Nichteinhaltung – Strafzahlungen? • Protokoll des Gesprächs, wer hat wann was gesagt


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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 45

Bedeutung des Geistigen Eigentums (IP)

wesentlicher Vermögenswert in der Wirtschaft

spielt eine große Rolle bei der Bewertung einer Firma

verbessert die Finanzierung innovativer Projekte

viele Projekte wären ohne IP nicht profitabel, da jeder die

Ergebnisse kopieren könnte

schützt innovative Firmen

„Fußballstiefel“ Patent von Adolf Dassler vom 29.12.1949 DE830912

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 46

Patent-Strategie: •Grundlage des Patentportfolios •Gesamtkonzept zur optimalen Absicherung der Ergebnisse aus Forschung und Entwicklung durch Patente •Zu geringstmöglichen Kosten (2/3 in ersten 5-7 Jahren) •Qualität vs. Quantität

Patentstrategie allgemein Warum

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Hoock 2013-07 47

•Aussenwirkung Markt /Kunden

•Motivation für die eigenen Mitarbeiter

•Unternehmenswert /intangible assets (>50% ?, NPE bis > 95%)

•Grundlage für Kreditvergabe /Investition

•Lizenzvergabe: Einnahme bzw. Kreuzlizenzen

•Zwingt Wettbewerben ggf. zu Umgehungslösung (design around)

•Schutz durch Kauf / Lizenzierung fremder Patente

• verhindert Klagen aus diesen Patenten

• FTO „freedom to operate“ , weitere Entwicklung möglich

• Schutz vor Patent „Trollen“ (NPE = non practising entities)

Patentstrategie allgemein Warum

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 48

Patentmanagement

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 49

Patentmanagement

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 50

Zu Beginn: Bewertung der Erfindung

Patentstrategie allgemein Was

Erfindung

Patentfähig (neu/erfinderisch)

Technik Innovation /

Durchführbarkeit

Marktfähig Entwicklungskosten

Gewinn, Marktentwicklung

Im Unternehmen anwendbar

Schutzfähig (Verteidigung)

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 51

“TO FILE OR NOT TO FILE”

Erfindung schützen?

Erfindung publizieren?

Erfindung geheimhalten?

Recherchieren?


Aktiver Schutz: <10% Sperrpatent: >30% Vorrat: >20 %

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 52


Argumente gegen Patentierung von KMUs

Quelle: Inno-Tec Studie 2010 LMU zu KMU

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 53


Argumente gegen Patentierung von KMUs

Quelle: Inno-Tec Studie 2010 LMU zu KMU

Aufwand muß sich lohnen Entspricht der Lebenszyklus des Produktes der Patentdauer?

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 54

Patentstrategie allgemein Wann

Sobald wie möglich:

Wie wahrscheinlich ist Konkurrenz ?

Gefahr der Anmeldung durch

Konkurrenz oder Publikation

Patentstrategie der Wettbewerber beobachten

sobald wie nötig:

Entwicklungszeit abschätzen (< 20J?)

Entwicklungsvorsprung:

genügen 18m bis Offenlegung?

Ist der Markt bereit?

F & E Erste

Effekte Erprobung

Gesicherte Erkenntnis

Anmeldetag

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 55


• Frühe Erstanmeldung

• Frühes Rechercheergebnis

• Nach 12 m internat./regionale Nachanmeldung

• Folgeanmeldungen die Weiterentwicklung widerspiegeln

• Späte Erteilung

• Ggf. GbM Abzweigung

0 1 7 5 20 10

Recherche Prüfungsverfahren Einspruch

Ablauf Anmeldetag

0 1 5 20 10

Recherche EURO-PCT-Verfahren Ablauf Anmeldetag

2,5

Erteilung

Erteilung EP

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 56


Nachteile:

Patentstatistik Anmeldungen vs. Patente (Portfoliowert, stakeholder)

Schlechtere Rechtsposition in Verletzungsfall

GbM Abzweigen nicht für Verfahren

Vorteile:

Flexibilität

Wettbewerber lange im Unklaren

Abzweigung GbM aus anhängiger Anmeldung, angepasst auf Verletzung

Verletzungsklage aus GbM mit geringerem Kostenrisiko

Abzweigung Teilanmeldung aus anhängiger Anmeldung

Weitere techn. Entwicklungen der Erfindung können in Prüfungs-verfahren zur Schärfung der Ansprüche verwendet werden

Unterschiedliche Schwerpunkte dt. Anmeldung vs. EURO-PCT

Späte Patenterteilung

http://www.nationalflaggen.de/flaggengrafiken-deutschland.html

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 57

• Dt. Erstanmeldung: günstigste Variante

• Gründliche Eigen-Recherche liegt in der Regel bereits vor, so

dass Patentfähigkeit und Marktvolumen zum Zeitpunkt der

Anmeldung oft gut einzuschätzen sind.

• Weitere Recherchen erfolgen im Priojahr und dienen als

Grundlage für Entscheidung PCT J/N

• In der Regel PCT, allein um Zeit zu gewinnen – bis 18m

Patentstrategie allgemein Wo

PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 58

Kriterien für den Umfang von Nachanmeldungen sind:

• erzielbarer Schutzumfang im Zielland

• wirtschaftliche Bedeutung des Ziellandes

• Gesetzeslage


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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 59

Wirtschaftliche Bedeutung des Ziellandes • Marktgröße im Bereich der Erfindung • Eigene Position im Markt • Lizenzierungspotenzial Rechtliche Rahmenbedingungen • Ablauf des Erteilungsverfahrens • Durchsetzbarkeit im Verletzungsfall • Lizenzierbarkeit an Dritte Regionalisierung/Nationalisierung • Festlegung des territorialen Umfangs von Nachanmeldungen

ist gemeinsame Aufgabe vieler Bereiche des Unternehmens: Marketing, technische Entwicklung, Forschung und Fachabteilungen für den gewerblichen Rechtsschutz bzw. externe Patentanwälte


PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 60


0 12m 30m 42-54m

Absprache mit GF/Marketing/Forschung wo/ob Schutz nötig, Kosten!

? ? ? ?

?

RU

EP

JP

CN

US

ES

DE

GB

FR

AT

?

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 61

Patentbewertung

Unternehmensinterner Patentwert: 1. Anteil des Produktes am

Gesamtumsatz 2. Qualität der Erfindungen 3. Umgehungslösungen

(freie oder fremdgeschützt) 4. Rechtsstand des

Schutzrechtes 5. Weitere Kriterien...

Markt- bzw. technologiedefinierter Patentwert:

1. Marktsituation – Marktgröße,

Marktzugang, Wettbewerber usw. 2. Patentaktivitäten der

Wettbewerber 3. Wettbewerbsinstrumente außer

Patente: Preispolitik, Werbung, Service, Zeitvorsprung

4. Weitere Kriterien...

Beide Werte ergeben das Ist-Portfolio eines Unternehmens.

PATON –

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Hoock 2013-07 62

Patentbewertung

"Die Leute werden es bald leid sein, jeden Abend in

Sperrholzkisten zu glotzen“ Darryl F. Zanuk, Chef der 20th Century Fox Studios,

1930

"Ich denke, es gibt weltweit einen Markt für vielleicht fünf

Computer“

Thomas Watson, Vorsitzender von IBM, 1943

"Es gibt keinen Grund, warum irgend jemand einen Computer in seinem Haus

wollen würde“

Ken Olson, Präsident der Digital Equipment Corp.,

1977

"Das Telefon hat zu viele ernsthaft zu bedenkende

Mängel für ein Kommunikationsmittel. Das Gerät ist von Natur aus von

keinem Wert für uns“ Western Union, Interne

Meldung, 1876

"E-Mails sind ein absolut unverkaufbares Produkt."

Ian Sharp, Chef eines kanadischen

Beratungsunternehmens 1979

"Alles, das erfunden werden kann, ist erfunden

worden" C. H. Duell, Beauftragter des

US-Patentamts, 1899

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07 63

Patentbewertung

Kontinuierliche Überprüfung auf Relevanz für: • Strategie

• Projekt

• Produkt

• Lizenz

Hilfsmittel der Patentbewertung: • Checklisten

• eigene Tools

• IP score

• anschließende BCG Cluster Analyse

Fazit: In die Bewertung eines Patents bzw. Patentportfolios sollten verschiedene Kriterien einbezogen werden:

• Wirtschafts-Kriterien

• Technologie-Kriterien

• Schutzrecht-Kriterien

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Patentmanagement

Patentstrategie

• Geheimhalten – Patentieren – Veröffentlichen

• Offensive bis defensive Strategien

• Nationale, regionale, internationale Anmeldungen

• Schutzrechtsarten

• Eigene Verwertung oder Lizensierung

Patentinformation

• Schritthalten mit der Technologie

• Vermeidung der Patentverletzungen

• Strategische Beobachtung von Patentaktivitäten Dritter – Risiken, Trends, Kooperationen

Kommunikation

• Überzeugende Beweisführung, dass die Patente wertvoll sind

Patentverwaltung

• Zahlen von Jahresgebühren, Überwachung von Fristen

• Stärken von wichtigen Patenten und Fallenlassen von solchen ohne Wert

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Patentstrategie allgemein Was-Wann-Wo: Portfoliopflege

Monopolpatent:

* schützt Erfindungen, die der Inhaber selbst nutzt und deren Nachahmung er seinen Wettbewerbern verwehren will.

*erfordert erteiltes und wirksames Patent, um ein unmittelbares Verbietungsrecht zu besitzen. Mit Anmeldung des Patents soll deshalb Prüfungsantrag gestellt werden. Das wichtigste Zeichen zur Erkennung eines angestrebten Monopolpatents ist die Stellung des Antrages.

* Aktiv

Sperrpatent:

* Schützt Umgehungsmöglichkeiten, die Patentinhaber selbst nicht nutzt, die er aber seinen Wettbewerbern versperren möchte.

* Es reicht eine Anmeldung „ohne weitere Anträge“ aus, um zu verhindern, dass ein Wettbewerber blockiert. Oft Anmeldung ohne Prüfungs- oder Rechercheantrag

* Aktiver und passiver Schutz durch neuheitsschädliche Veröffentlichung Blockade

Vorratspatent:

* Nutzung zur Zeit der Anmeldung noch nicht beabsichtigt.

* Kann Weiterentwicklung der Grunderfindung sein, deren Marktaus-sichten noch nicht zu beurteilen sind.

* Wie beim Sperrpatent genügt zuerst Anmeldung „ohne weitere Anträge“. Spätestens 7 Jahre nach Prioritätstag muss Prüfungsantrag gestellt werden.

Defensiv-Publikation

passiv

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Patentstrategien der Wettbewerber beobachten!

Patente sind umso wertvoller, je schwerer andere sie umgehen können.

Patentzäune Patente sind umso wertvoller, je schwerer andere sie umgehen können. Umgehungswege werden gezielt durch weitere, strategische Patente versperrt. So entsteht ein Zaun aus strategischen Patenten um die zentrale Erfindung herum. Zum Beispiel bietet sich häufig neben der eigentlichen Erfindung eine zweitbeste Lösung an, die zwar nicht alle aber doch wesentliche Vorteile mit der Erfindung teilt. Wird auch sie durch ein Patent geschützt, ist Wettbewerbern diese Umgehungsmöglichkeit abgeschnitten. Strategische Patente decken auch Verbesserungen, Ergänzungen und Folgetechnologien ab.

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Kontinuierliche Überprüfung auf Relevanz für: Strategie, Projekt, Produkt und Lizenz

Patentbewertung mit eigenen Tools, IP score, Patent Asset Index™ oder … BCG Cluster Analyse

Chance (Wachstum)

Marktanteil

? Monopolpatente, aktiv genutzt

Sperrpatente Auslizensierung

Vorratspatente

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Patentstrategie

Zentrale Aufgabe des Patentmanagements ist Patentstrategie, die:

• den eigenen technologischen Vorsprung auf dem Markt sichert;

• Wettbewerbsvorteile ausbaut

• die daran gebundene Zukunftsfähigkeit des Unternehmens gewährleistet.

Marktüberwachung

Kenntnisse über konkurrierende Produkte und Patente, Markttrends und die Bedürfnisse der Kunden notwendig.

Patentrecherche Informationen über den technologischen Stand des Marktumfelds, der Mitbewerber sowie über die eigene technologische Position

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Patentstrategie

Alternativen entwickeln und patentieren

Beobachtung der Patentierungsaktivitäten der Wettbewerber: Wie reagieren die anderen Marktteilnehmer auf die Veränderungen des Marktes? Aktuelle Kundenbedürfnisse, die von der Konkurrenz erkannt und durch neue, patentierte Technologien bedient werden, können sich dramatisch auf die Situation des Marktes und damit auf die des eigenen Geschäfts auswirken.

potenzielle Reaktion der Wettbewerber auf den sich verändernden Markt abschätzen, neben eigenen Entwicklungen zugleich auch alternative Lösungsvarianten patentieren zu lassen.

Patentverletzungen vermeiden

Patentverletzer konsequent verfolgen und Ansprüche auf Unterlassung, Schadenersatz, Auskunft und gegebenenfalls Vernichtung gerichtlich geltend machen.

Quelle: Zusammenstellung BMWi

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Non practicing entities = NPE – „Patent-Trolle“

• Kauf von schwer zu umgehenden Patenten

• Klage auf Lizenzzahlung aus diesen Schutzrechten

• Kein Risiko der Verletzung anderer Patente, da keine Produkte hergestellt werden

• Vor allem im Hochpreis Sektor: Pharma, Bio, ICT

Patentstrategie Spezial

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Gewerbliche Schutzrechte:

Selbst nutzen – verkaufen – lizensieren

Der Schutzrechtsinhaber überlässt einem Dritten ganz oder teilweise Nutzungsrechte an seinem Schutzrecht (oder auch nur an Know-How. Vor allem wenn Inhaber die Monopolstellung alleine nicht ausnutzen kann (außerhalb des eigenen Geschäftsfeldes/ Marktes).

Patentmanagement Lizenzen

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Ressourcenstärke

Attraktivität

Zurückhaltung

Lizenzvergabe

Lizenznahme

Investition

Patentindikatoren für Strategieempfehlungen (Patentportfolio) Ausgangspunkt:

•Externe quantitative und qualitative Patentindikatoren zur Ermittlung der Patent-Attraktivität ausgewählter technischer Produkte/Verfahren in der Welt, z.B. Patentanmeldeaktivität

•Interne quantitative und qualitative Patentindikatoren zur Ermittlung der Patent-

Ressourcenstärke eines Unternehmens für die ausgewählten technischen Produkte/Verfahren,

z.B. Patentanmeldeaktivität

Ergebnis:

•Strategieempfehlung zum wirtschaftlichen Handeln

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Vorbereitung von Lizenzverträgen:

Erstellen von Prototypen, Mustern, Videopräsentationen u.ä.

Wirtschaftlichkeitsberechnung, Darstellung der technischen Vorteile im Vergleich zum Stand der Technik

Einholen von wirtschaftlichen Informationen über den potentiellen Lizenzpartner (Bonität, wirtschaftliche Aktivitäten, …)

Persönliche Kontaktaufnahme mit Interessenten (ggf. über Anwalt)

Prüfung der Konsensfähigkeit in technischer und wirtschaftlicher Hinsicht, Definieren von Abbruchkriterien

Prüfung der Risiken: Einschränkung FTO, Organisations- und Kontrollaufwand, Verlust von eingebrachtem Know-How

Vorabvertrag zur Geheimhaltung (GHV=CDA=NDA); Optionsvertrag mit wesentlichen Punkten des späteren Lizenzvertrages


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Lizenzarten

• Ausschließliche Lizenz • Nicht-Ausschließliche Lizenz

LG verzichtet auf

Verwertung im

Lizenzgebiet

LG hat eigene

Verwertungsrechte

im Lizenzgebiet LG kann mehrere Lizenzen geben

Alleinbenutzungs-

klausel

Alleinlizenzklausel

Exklusivlizenz Einfache Lizenz

Dingliches Nutzungsrecht an der geschützten

Erfindung

Schuldrechtliche Erlaubnis zur Nutzung der

geschützten Erfindung

LN kann Lizenz veräußern und verpfänden LN kann nicht über Lizenz verfügen

(veräussern, belasten, Unterlizenzen erteilen

LG= Lizenzgeber, LN=Lizenznehmer

Lizenzen räumlich / zeitlich / sachlich / persönlich beschränkt

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Zudem üblich:

Festlegung einer Mindestlizenzgebühr/Jahr, oft in den ersten 3 Jahren steigend

Zahlung für Überlassung der Unterlagen und Information

Einmalzahlung mit Inkrafttreten des Vertrages


Lizenzgebühren

Umsatzlizenz Stücklizenz Pauschallizenz

Der LN zahlt dem LG eine Lizenzgebühr in Höhe von ..

.. % vom Umsatz

nach Steuer und

Rabatten

… Euro für jeden

verkauften

Lizenzgegenstand

… Euro als

Einmalzahlung („up-

front payment“)

.. Euro jeweils am …

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Hauptgründe:

1. Reputation: Gemeinsame Anmeldung möglichst früh auslizensieren bzw. Verkauf

Grund geringe Kapitaldecke, kaum Möglichkeit um Schutzrechte zu verteidigen Keine Marktstellung

2. Motivation der Mitarbeiter

3. Externe Vorgaben: EU-Richtlinie Projektträger ArbnErfG

Patentstrategie Hochschulen

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Arbeitnehmererfindergesetz

„Hochschullehrerprivileg“ seit 7.2.2002 abgeschafft.

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Hoock 2013-07

Hochschulerfindungen

PVA/PATON

Bewertung bzgl.

Patentfähigkeit/

Verwertung

Empfehlung

Hochschule

PATON -

Schutzrechtsbeauftragte

Entscheidung

Inanspruchnahme

Erfinder

Erfindungsmeldung

Freigabe

Patentanmeldung

Vergütung Verwertung

Erlöse

Organisation

Durchführung

Verhandlung

Überwachung

Information

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Inanspruchnahme / Freigabe /Patentpyramide

Patentfähig

und marktrelevant

patentfähig aber nicht marktrelevant

nicht patentfähig

Patentanmeldung

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Hoock 2013-07


Verfahren bei Inanspruchnahme

• Erklärung der Inanspruchnahme an Erfinder

• Ggf. Verwertungsauftrag an PVA

• Schutzrechtsanmeldung (TUI: Fr. Müseler)

• Prüfung Patentfähigkeit – Marktfähigkeit (Recherchen)

• Verhandlungen mit potentiellen Verwertern (Lizenz- oder Kaufverträge)

• Abschluss eines Verwertungsvertrages durch PVA in Vertretung für TUI

• Vertragsadministration durch PVA

• Ggf. Erfindervergütung 30%

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PATON –

IP Management

Hoock 2013-07

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Hochschulerfindungen Ansprechpartnerin

Frau Dipl.-Ing., Pat.-Ing. Cordula Müseler persönlich: Leibnizbau Zi. 4018 Telefon: 03677 / 69 1707 Fax: 03677 / 69 4538 E-Mail: [email protected]

Leistungsangebot

Information und Beratung

Bearbeitung von Erfindungsmeldungen

Schutzrechtsanmeldungen

Koordination der

Verwertungsaktivitäten

PATON –

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Hoock 2013-07 82

Industrie o Patentierungskosten

unwichtig

o v.a. Monopolwirkung

o Verteidigung

o Laufzeit

o Grösse Patentfamilie

o Marktnähe

o Eigennutzung / Kreuz-Lizenz

o Erteilungsrate 25%

Hochschulen o (sehr) wichtig, v.a. JG.,

internat. Anmeldungen

o v.a. Publikation

o Verteidigung

o Laufzeit

o Grösse Patentfamilie

o Grundlagen

o Auslizensierung / Ausgründung

o Erteilungsrate >40%

Patentportfoliostrategien

mailto:[email protected]



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PATON –

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Hoock 2013-07

Literatur

Patentmanagement : Innovationen erfolgreich nutzen und schützen Oliver Gassmann. - 3., vollst. überarb. und erw. Aufl. - Berlin [u.a.] : Springer, 2011 Patentmanagement : Auswertung von Patentinformationen, Patentverwertung und Patentstrategien Vivian Nitsche. - Saarbrücken : VDM Verl. Müller, 2007 Strategisches IP-Management - mehr als nur Patente : geistiges Eigentum schützen und als Wettbewerbsvorsprung nutzen Axel Mittelstaedt. - 1.Aufl. - Wiesbaden : Gabler, 2009 Gewerbliche Schutzrechte im Innovationsprozess Thomas Tiefel. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2007 Strategische Aktionsfelder des Patentmanagements Thomas Tiefel. - 1. Aufl. - Wiesbaden : Dt. Univ.-Verl., 2006 Produktionsfaktor Wissen: Patente und Lizenzen in Unternehmen und Hochschulen Thomas Einsporn. - Köln : div, Dt. Inst.-Verl., 2002 Patente im strategischen Marketing : Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit durch systematische Patentanalyse und Patentnutzung Axel Faix. - Berlin : E. Schmidt, 1998

http://opac.lbs-ilmenau.gbv.de/DB=1/SHW?FRST=3




http://opac.lbs-ilmenau.gbv.de/DB=1/SET=3/TTL=1/SHW?FRST=11







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