Kostenmanagement im Patentwesen

4cost Kongress am 9.Oktober 2014Dr. Renate Weisse

Zur PersonRenate Weisse

Physikstudium (Diplom) an der TU BerlinChemiestudium (Vordiplom) an der TU BerlinPromotion bei Perkin Elmer – Bodenseewerk ÜberlingenInstitut für Spektroskopie und Spektrochemie in Adlershof

Ausbildung zur Patentanwältin in der väterlichen KanzleiPraktische Tätigkeit bei McLachlan & Donaldson, DublinPatentanwältin – Deutsches Patent- und MarkenamtEuropäische Patentvertreterin – Europäisches PatentamtMasterstudiengang „Europäischer gewerblicher Rechtsschutz“ Fernuniversität Hagen

3 Kinder

Mehr

Fragen?

http://www.weisse-patent.de

Schutzrechtsarten

Registerrechte• Patent• Gebrauchsmuster• Designs (früher: Geschmacksmuster)• Marken (ganz früher: Warenzeichen)• Sortenschutz• Schutz von Topographien von

Mikroelektronischen Halbleitererzeugnissen

Schutzrechtsarten

Nicht – eingetragene Schutzrechte:• Urheberrecht• Wettbewerbsrecht• Namensrecht §12 BGB• Nicht-eingetragenes

Gemeinschaftsgeschmacksmuster• Schutz von berühmten MarkenEntstehen ohne gesonderten Antrag automatisch

Schutzrechtsarten

Registerrechte• PatentTechnisches SchutzrechtSchützt Erfindungen

Schutzrechtsarten

Registerrechte• GebrauchsmusterTechnisches SchutzrechtSchützt Erfindungen

Schutzrechtsarten

Registerrechte• DesignSchützt die äußere Formgebung eines Gegenstands

Schutzrechtsarten

Registerrechte• MarkeSchützt Zeichen, die geeignet sind, Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden – Beispiel: Coca Cola, Afri Cola, Pepsi Cola

Motivation

• Patente sind teuer und bringen nichts• Patente kann man nicht durchsetzen• Patentchinesisch versteht sowieso keiner• Wir entwickeln schneller als der Wettbewerb –

wenn etwas kopiert wird, haben wir bereits etwas Neues

Motivation

Gewerblicher Rechtschutz hat das Ziel Geld zu verdienen Kein Schutzrecht erforderlich, wenn• Nur wissenschaftliche Ehre erreicht werden soll• Viel Know-How erforderlich ist und der Bedarf

begrenzt (Marktsättigung)• Erfindung ist nicht zu erkennen• Erfindung ist kurzlebig• Kein oder nur wenig Geld verdient werden kann

Motivation

Schutzrechtsanmeldung sinnvoll:• Monopol bewirkt Wettbewerbsvorsprung• Schutz vor unmittelbarem Nachbau• Lizenzvergabe• Sicherung eines Investments• Publikation schafft Stand der Technik• IP ist übertragbarer Vermögensgegenstand• Umgehung macht eigene Entwicklung notwendig

(Preis!)

Motivation

Es gibt keine Verpflichtung Ideen zum Schutzrecht anzumelden.Passive Schutzrechtspolitik:• Ggf. Einspruch• Ggf. Nichtigkeitsklage• Geltendmachung eines Vorbenutzungsrecht• Geheimhaltung• Lizenznahme

Motivation

Risiken der passiven Schutzrechtspolitik:• Verletzungsprozesse• Lizenzzahlungen für nicht-rechtsbeständige

Schutzrechte• Schlecht dokumentierter Stand der Technik

Motivation

Aktive Schutzrechtspolitik:• Schutz der eigenen Innovationen und Investments• Beobachtung des Marktes• Beobachtung der Schutzrechte des Wettbewerbs• Einspruch oder Widerspruch gegen störende Schutzrechte• Berücksichtigung der Veröffentlichungen und

Schutzrechte auf dem Technologiegebiet vermeidet Schutzrechtsverletzungen

• Inspirieren der eigenen Entwickler zu eigenen Ideen durch Beobachtung der Innovationen des Wettbewerbs

Auswahl des Anmeldezeitpunkts

• „First-to-File“-Prinzip in EuropaWer zu erst anmeldet bekommt das Schutzrecht.

• Neuheitserfordernis:Die Erfindung darf nicht vor dem Anmeldetag veröffentlicht werden

Auswahl des Anmeldezeitpunkts

Früher Anmeldetag:• Bewirkt weniger Stand der Technik• Schützt vor eigenen und fremden

Veröffentlichungen

Auswahl des Anmeldezeitpunkts

Später Anmeldetag:• Verschiebt Fristen, zum Beispiel im

Prüfungsverfahren und für Auslandsanmeldungen und die zugehörigen Kosten

• Stellt sicher, dass alle Weiterentwicklungen berücksichtigt werden

• Schiebt Kosten• Erlaubt Zeit um die Erfindung technisch zu testen• Schutzdauer läuft später ab

Auswahl des Anmeldezeitpunkts

Anmeldung ist bei Patenten und wenn Auslandsanmeldungen geplant sind vor der ersten Veröffentlichung oder öffentlichen Benutzung einzureichen, bei Gebrauchsmustern und Geschmacksmustern innerhalb der Neuheitsschonfrist.

Patente

Erfindungen

§1 Patentgesetz: Patente werden für Erfindungen auf allen Gebieten der Technik erteilt, sofern sie neu sind, auf einer erfinderischen Tätigkeit beruhen und gewerblich anwendbar sind.

Patente

Patentansprüche• Patentansprüche geben an, was durch das Patent

geschützt werden soll. Sie bestimmen den Schutzumfang und die Basis für die Prüfung der Patentanmeldung auf Neuheit und erfinderische Tätigkeit. Dabei werden die Patentansprüche mit dem Verletzungsgegenstand bzw. Stand der Technik verglichen.

• Aufzählungen von Merkmalen, die den „Kern der

Erfindung“ beschreiben und unbedingt erforderlich sind, um die Erfindung zu verwirklichen

Patente

Prüfungsverfahren

• Patentanmeldung wird auf Antrag geprüft. • Unterlassungsanspruch wird erst nach der

Durchführung des Prüfungsverfahrens und nach Erteilung gewährt.

• Prüfungsantrag innerhalb von 7 Jahren nach Anmeldetag (Antrag und Gebühren)

•

Patente

Veröffentlichung

• Veröffentlichung 18 Monate nach dem Prioritätstag als Offenlegungsschrift egal, ob Prüfungsantrag gestellt wurde und in welchem Stadium sich die Anmeldung befindet. Einen Unterlassungsanspruch begründet die Offenlegungsschrift nicht.

• Anmelder kann mit Offenlegung der Erfindung von einem

Benutzer eine Entschädigung (kein Schadensersatz) verlangen.

Patente

Jahresgebühren

• Aufrechterhaltung durch Jahresgebühren: jedes Jahr im voraus sonst gilt die Anmeldung als zurückgenommen bzw. verfällt das Patent.

• Jahresgebühren steigen mit der Laufdauer des Patentes an. Die maximale Laufdauer eines Patents ist 20 Jahre.

Patente

Optional: Rechercheantrag statt Prüfungsantrag

Recherche liefert die Druckschriften mit einem Vermerk, dem die Relevanz zu entnehmen ist. • X: neuheitsschädlich• Y: fehlende erfinderische Tätigkeit• A: allgemeiner Stand der Technik ohne

Relevanz

Patente

Recherche- oder Prüfungsverfahren:• Prüfer im Patentamt recherchiert und prüft Neuheit und

Erfinderische Tätigkeit. Üblicherweise findet der Prüfer einige Druckschriften aus dem In- und Ausland, z.B. Veröffentlichungen von Patentanmeldungen oder Patenten oder wissenschaftliche Artikel. Bei der Prüfung kommt es nicht darauf an, wie alt der gefundene Stand der Technik ist, in welcher Sprache und in welchem Land er veröffentlicht wurde und ob und was das entgegengehaltene Patent schützt. Es kommt lediglich auf den sogenannten „Offenbarungsgehalt“ der Druckschrift an. Es ist die Frage zu beantworten: Zeigt die Druckschrift irgendwo das, was in Anspruch 1 der zu prüfenden Patentanmeldung beansprucht ist?

Patente

Prüfungsverfahren:

Amtsbescheid mit Frist von üblicherweise 4 Monaten zur Äußerung (normal) oder Erteilung (selten)

„nicht schutzfähig“, „im Rahmen des fachüblichen Handelns“

Patente

Prüfungsverfahren:

Schutzfähigkeit hängt von der Formulierung des Patentanspruchs ab. Bei technisch und/oder rechtlich komplexen Sachverhalten Anhörung vor Ort mit dem Prüfer.

Patente

• Vermeidung von unnötigen Patentanmeldungen durch Recherche

Gebrauchsmuster

Gebrauchsmuster Patentnur formale Prüfung Prüfungsverfahren

Recherche auf Antrag auf AntragEintragung Erteilung durch Beschluss

Schutzvoraussetzung Nur Vorrichtung Vorrichtung oder VerfahrenStand der Technik nur schriftlich oder Inland allesAnforderung erf. Tätigk. wie Patent wie Gebrauchsmustermax. Schutzdauer 10 Jahre 20 JahrePriorität wie Patent wie PatentVerfahrensdauer ca. einige Wochen ca. 1-2 Jahre (ggf. mehr)Verlängerung nach 3 - 3- 2 Jahren jährlichNeuheitsschonfrist 6 Monate keinePrüfung Patentfähigkeitim Verletzungsverfahren ja nein

Kosten bei Schutzrechten• Marke

Anmeldungggf: BescheidEintragungggf: Widerspruchsverfahrendanach: keine Kosten bis zur Verlängerung in 10 Jahren

• Keine Neuheit erforderlich: Nachanmeldungen jederzeit möglich

Konsequenz: Marken großzügig anmelden • Verschiedene Länder• Wort- und Bildmarke• Verschiedene Waren und Dienstleistungen

Kosten bei Schutzrechten• Gebrauchsmuster

Anmeldungggf: BescheidEintragungdanach: keine Kosten bis zur Verlängerung nach 3-3-2-Jahren

• Entscheidung, ob Patente oder internationale Anmeldungen erforderlich sind, kann ein Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden

Konsequenz: Gebrauchsmuster spart Geld am Anfang

Kosten bei Schutzrechten• Design

Anmeldungggf: BescheidEintragungdanach: keine Kosten bis zur Verlängerung nach je 5 Jahren

• Entscheidung, ob internationale Anmeldungen erforderlich sind, kann ein halbes Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden

• Gemeinschaftsgeschmacksmuster lohnt auch als Erstanmeldung

Konsequenz: Design kostengünstiges, einfach zu erlangendes Schutzrecht, das ebenfalls einen Unterlassungsanspruch bewirkt.

Kosten bei Schutzrechten• Patent

Anmeldungein oder mehrere BescheideErteilungdanach: Jahresgebühren, die jährlich steigen

• Entscheidung, ob internationale Anmeldungen erforderlich sind, kann ein Jahr (Prioritätsfrist) hinausgezögert werden

• Internationale Anmeldung nach PCT schiebt Kosten nach hinten bis 30 Monate ab Prioritätstag

• Neuheitserfordernis macht frühe Entscheidungen erforderlichKonsequenz: Patente sind teuer und lohnen nur, wenn die Erfindung „Geld verdient“

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:• Bearbeitungshonorar (nach Stunden) • Grundhonorare• Amtsgebühren• Kosten für ausländische Kollegen• Kosten für Übersetzungen• Verspätungszuschläge• Jahresgebühren

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:• Bearbeitungshonorar (nach Stunden) Je nach Anwalt mehrere hundert Euro/StundeVerhandeln?Geringeres Honorar = mehr StundenPauschale (z.B. pro Anmeldung) => Bearbeitung durch Sachbearbeiter, Kollegenarbeiter und KandidatenKonsequenz: Bearbeitungshonorare verhandeln birgt Risiken

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:• GrundhonorarFeste Beträge für wohl definierte LeistungenVerhandeln?Risiko: Grundhonorare werden konsequenter berechnetKonsequenz: Grundhonorare verhandeln lohnt

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:• AmtsgebührenNicht verhandelbar – allenfalls vermeidbar durch gute Patentstrategien

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:Kosten für ausländische Kollegen• Große (teure) Kanzleien haben Verträge mit ausländischen

Großkanzleien und bekommen Gegenaufträge. • Je nach Auftragsvolumen ist ein Mandat in einer

Großkanzlei nicht hinreichend „wichtig“• Kleine und mittlere Kanzleien oft erheblich günstiger und

behandeln ein Mandat besser (weil persönlich)• Konsequenz: es lohnt sich genau hinzugucken und ggf.

eine andere Kanzlei vorzuschlagen

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:Kosten für Übersetzungen• Können auch geliefert werden.• Risiko: Übersetzungsfehler verursachen Folgekosten,

die dann vom Mandant zu tragen sind• Übersetzungen, die der bearbeitende Patentanwalt

macht sind qualitativ in der Regel fachlich in Ordnung• Konsequenz: es lohnt sich hinzuschauen, wer die

Übersetzung anfertigt. Wenn der Anwalt nicht selber übersetzt, kann die Übersetzung geliefert werden

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:Kosten für Verspätungszuschläge• Vermeiden durch sofortige Bearbeitung der

Korrespondenz (Entscheidungen zügig treffen)

Kosteneffizienz bei Patenten

Rechnungen:Jahresgebühren• Einzahlungsdienstleister sind kostengünstiger

als Patentanwälte• Risiko: es gibt (ohne zusätzliche

Fristüberwachung) keine WidereinsetzungKonsequenz: Es lohnt sich, die Honorare für die Einzahlung der Jahresgebühren mit dem Anwalt zu verhandeln

Zusammenfassung

• Patente sollten „Geld verdienen“• Anmeldezeitpunkt aktiv bestimmen• Recherchieren• Internationale Anmeldung schiebt Kosten nach

hinten• Grundhonorare und Jahresgebühren verhandeln• Ausländische Anwälte aktiv auswählen• Übersetzungen ggf. selber liefern• Entscheidungen rechtzeitig treffen

The End

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit