Wirtschaftliche Verwertung von Patenten

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Patent- und Lizenzvertragsrecht II

ETH ZürichHerbert Laederach

Der Lizenzvertrag

• Der Lizenzvertrag ist ein Basiselement zur wirtschaftlichen Verwertung eine Patentes.

Der Lizenzvertrag

• Der Lizenzvertrag ist ein Basiselement zur wirtschaftlichen Verwertung eine Patentes.

• „Lizenz“ kommt von „licere“= Erlaubnis, Genehmigung

Der Lizenzvertrag

• Gründe für einen Lizenzvertrag: – keine eigene Produktion seitens Lizenzgeber– grössere Markterschliessung– Wettbewerbsrechtliche Faktoren.– Gesetzliche Zwangslizenzen– andere Gründe

Lizenzvertrag

• Lizenzgeber verpflichtet sich, dem Lizenznehmer das Recht zur Nutzung des Immaterialgutes oder des Immaterial-güterrechtes zu gewähren. Relevante Aspekte: Lizenzgegenstand, Gebiet, Zeit.

• Lizenznehmer verpflichtet sich, als Gegen-leistung eine Vergütung (Lizenzgebühr) zu zahlen.

Lizenzgegenstand

Als Lizenzgegenstand kommen in Frage

• Immaterialgüterrecht

• Know-how d.h. technisches, organisatorisches Wissen und Erfahrung, Verfahren, Rezepturen etc.

Lizenzvertragsart

Unterscheidungskriterien

• Immaterialgut (Patent, Marke, etc)

• Benutzungsbefugnis (Inhalt, Umfang)

Lizenzvertragsart

Unterscheidungskriterien

• Immaterialgut (Patent, Marke, etc)

• Benutzungsbefugnis (Inhalt, Umfang)– Ausschliessliche (exklusive) Lizenz– Nicht ausschliessliche (einfache) Lizenz– Alleinlizenz– Unterlizenz

Ausschliessliche und einfache Lizenz

• Ausschliessliche Lizenz: Lizenzgeber verpflichtet sich, keine weiteren Lizenzen für den Lizenzgegenstand im gleichen Lizenzgebiet und für den gleichen Zeitraum zu vergeben.

• Einfache Lizenz: Vergabe weiterer Lizen-zen ist möglich

Alleinlizenz

• Keine Vergabe von Lizenzrechten an Dritte (Charakter der exklusiven Lizenz)

• Lizenzgeber kann Lizenzgegenstand mitbenutzen oder mitherstellen.

Unterlizenz

• Unterlizenz = Weiterlizenzierung an Dritte (d.h. der Lizenznehmer ist selber „Lizenzgeber“ (Unterlizenzgeber).

• Achtung: Die Unterlizenz schafft keine vertragliche Beziehung zwischen Lizenz-geber und Unterlizenznehmer.

Cross-Lizenz

• Beide Vertragsparteien sind sowohl Lizenzgeber wie Lizenznehmer.

• Gesetzliche Vorgabe: Bei abhängigen Erfindungen (Art. 36 Abs. 1 PatG)

Art. 36 PatG (abhängige Erfindung)

1 Kann eine patentierte Erfindung ohne Verletzung eines älteren Patentes nicht benützt werden, so hat der Inhaber des jüngeren Patentes Anspruch auf eine nicht ausschliessliche Lizenz in dem für die Benützung erforderlichen Umfang, sofern seine Erfindung im Vergleich mit derjenigen des älteren Patentes einen namhaften technischen Fortschritt von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung aufweist.

Art. 36 PatG (abhängige Erfindung)

2 Die Lizenz zur Benutzung der Erfindung, die Gegenstand des älteren Patentes ist, kann nur zusammen mit dem jüngeren Patent übertragen werden.

3 Der Inhaber des älteren Patentes kann die Erteilung der Lizenz an die Bedingung knüpfen, dass ihm der Inhaber des jüngeren eine Lizenz zur Benützung seiner Erfindung erteilt.(=Cross Lizenz)

Zwangslizenz

• Bei Zwangslizenzen gewährt der Gesetz-geber gewissen Personen/Institutionen einen Anspruch auf den Abschluss eines Lizenzvertrags.– Urheberrrecht, Kopiergebühr an Pro Litteris– Abgaben von Radiostationen pro gespielte

Musiktitel etc.

Rechtsnatur des Lizenzvertrags

• Inhalt gesetzlich nicht geregelt.

• Bei Vertragslücken legt der Richter zuerst den Vertrag aus (was wollten die Parteien). Zur Lückenfüllung zieht der Richter je nach Art der Leistungspflicht gesetzlich geregelte Vertragstypen bei (Mietrecht, Pachtrecht, Kaufrecht, Gesellschaftsrecht etc.)

Rechtsnatur des Lizenzvertrags

Angesichts der meist nicht voraussehbaren Rechtsfolgen wird empfohlen, einen Lizenzvertrag

möglichst lückenlos zu regeln.

Vertragsverhandlungen

• Es besteht Vertragsfreiheit

• Rechte und Pflichten können von den Parteien frei vereinbart werden.

• Die Verpflichtungen dürfen nicht widerrechtlich, unsittlich oder unmöglich sein.

• Grenzen liefert einzig das Kartellrecht.

Hauptaspekte der Verhandlung

• Geheimhaltung

• Optionsrechte und deren Sicherung

• Vertragsform

• Umschreibung des Lizenzgegenstandes

• Rechte auf Unterlizenzerteilung

• Zusatzleistungen des Lizenzgebers

Hauptaspekte der Verhandlung 2

• Haftung betr. Schutzrechten und Produkte-haftpflicht

• Rechte Dritter

• Verteidigung der Schutzrechte

• Meistbegünstigung

• Regelung der Lizenzgebühr

• Zahlungsmodalitäten

Hauptaspekte der Verhandlung 3

• Benutzungspflicht

• Bezugspflichten beim Lizenz-bzw. Unterlizenzgeber

• Nichtangriffsklausel

• Vertriebsbestimmungen

• Rechte an der Verbesserung des Lizenzgegenstandes

Hauptaspekte der Verhandlung 4

• Konkurrenzverbot

• Kennzeichnung der Produkte

• Vertragsbeginn-Vertragsende

• Parteiwechsel

• Kündigung

• Anwendbares Recht/Schiedsklausel/Gerichtsstand

Hauptaspekte der Verhandlung 5

• Form der Vertragsänderung

• Vorgehen bei Teilungültigkeit des Vertrags

Geheimhaltung

• Vertragsverhandlungen bedingen einen gegenseitigen Informationsaustausch.

• Speziell heikel, wenn nur know-how ausgetauscht wird oder Schutzrechte noch nicht beantragt sind.

Empfehlung: Geheimhaltungspflicht mit Sanktionen vereinbaren (selbst für die Vertragsdauer und darüber hinaus)

Sicherung eines Optionsrechts

• Da die Vertragsverhandlungen meist länger dauern (technisches und wirtschaftliches Potential muss oft gegenseitig analysiert werden), sollten bereits zu Beginn Options-rechte vereinbart werden.

Form des Vertrags

• Nach schweizerischem Recht können Verträge formlos abgeschlossen werden.

• Es wird aber dringen zum Abschluss eines schriftlichen Vertrags geraten.

• Lizenzverträge betreffend Patente, Marken, Muster-Modellen, Sortenschutz können freiwillig in ein amtliches Register einge-tragen werden.

Registereintrag

• Vorteile:– Lizenzvertrag behält seine Gültigkeit auch

gegenüber einem späteren Erwerber des Schutztitels.

– Eintrag bedingt Zustimmung des Lizenzgebers.– Ein schriftlich abgefasster Vertrag kann diese

Ermächtigung enthalten.

Umschreibung des Lizenzgegenstandes

• Umschreibung im Vertrag oder im Anhang

• Speziell bei Know-how muss Umschreibung detailliert (genau und ab-grenzend) erfolgen.

• Nebst dem Lizenzgegenstand ist auch das Vertragsgebiet klar abzugrenzen.

Lizenzerteilung

• Die Lizenzerteilung ist explizite zu erwähnen.

• Klar angeben, ob es sich um eine exklusive oder einfache Lizenz handelt.

• Die Exklusivität kann an Ziele gebunden werden, die der Lizenznehmer erreichen muss (bei Nichterreichen Wandlung in einfache Lizenz).

Lizenzerteilung 2

• Unterlizenzierungsmöglichkeit sollte festgehalten werden.

• Koppelung der Unterlizenz an die Hauptlizenz (Vertragsdauer)

• Festhalten, ob es sich um eine Herstellungs- und/oder Vertriebslizenz handelt.

• Beschränkungen angeben (technische Anwendungen, Herstellungsanlagen etc.)

Zusatzleistungen

• Primär handelt es sich um Zusatzleistungen des Lizenzgebers.– Technische Hilfe– Instruktionen– Servicepakete– Fachkräfte– Materialien– etc.

Zusatzleistungen 2

• Klare Regelungen, was der Inhalt dieser Leistungen ist und wie sie abgegolten werden (sind sie in der Lizenzgebühr enthalten oder separat?)

• Bezugspflichten für Teile regeln.

• (z.T. lohnt es sich, für derartige Zusatzleis-tungen einen separaten Vertrag abzuschlies-sen).

Haftung

• Lizenzgeber hat für Gültigkeit, Bestand und Verteidigung der Schutzrechte einzustehen.

• Massnahmen vorsehen, wenn Lizenzgeber Fehler macht (Schadenersatz, Kündigungsrecht etc.)

• Erleichterungen einbauen, falls Schutzrecht zur Lizenzausübung nicht benötigt wird.

Verteidigung der Schutzrechte

• Vertragliche Verpflichtung des Lizenzge-bers, gegen Verletzer vorzugehen.

• Der Lizenzgeber kann diese Aufgabe auch dem Lizenznehmer überbinden. Hierbei ist die Frage der Kostenteilung zu regeln.

• Wichtig: Im letzten Fall sollte der Lizenz-nehmer ein Recht zum Abschluss eines Vergleichs einhandeln.

Haftung 3

• Der Lizenzgeber haftet für die allgemeine Brauchbarkeit des Lizenzgegenstandes.

• Zudem haftet er für die vertraglich zugesicherten Eigenschaften.

• Er haftet aber nicht für die Rentabilität, ausser er hat bestimmte Garantien über-nommen.

Produktehaftpflicht

• Falls Dritte bei der Ausübung des Lizenzrechts zu Schaden kommen, kann gemäss Lizenzrecht der Lizenzgeber direkt belangt werden (z.B. bei Teilelieferung oder Namensverwendung). Lizenzgeber hat aber oft keinen Einfluss auf die unternehmeri-sche Tätigkeit des Lizenznehmers. Er sollte einen Regress vertraglich ausschliessen.

Meistbegünstigung

• Ausgangslage: Lizenzgeber gewährt andern Lizenznehmern bessere Konditionen.

• Folge: Lizenznehmer erleidet dadurch Wettbewerbsnachteil.

• Mit der Meistbegünstigungsklausel erhält Lizenzinhaber Recht auf Gleichbehandlung

Lizenzgebühr

Hauptpflicht des Lizenznehmers besteht in der Zahlung der Lizenzgebühr. Varianten:

• Stücklizenz

• Umsatzbezogen oder gewinnbezogen

• Pauschalgebühr (sehr selten)

• Mindestlizenz

Zahlungsmodalität

Unbedingt regeln:

• Fälligkeit

• Wohin zahlen.

• Währung

• Vorschuss, andere Zahlungssicherungen

• Kontrolle, Treuhänder mit Einsichtsrecht

• Vermeiden von Doppelbesteuerungen

Benutzungspflicht

• Degressive Lizenzgebühren

• Werbevorschriften

• Organisatorische Verpflichtungen (z.B. Aufbau und Pflege einer Servicestelle)

Bezugspflicht beim L-Geber

• Lizenzgeber kann eigenen Absatz förderen und gleichzeitig kontrollieren.

• Prüf-und Mängelrüge regeln.

• Lieferprobleme einbeziehen (Schadenersatz etc.)

Nichtangriffsklausel

• Lizenznehmer darf Schutzrechte nicht angreifen.

• Keine Infragestellung des geheimen Charakters des Know-hows.

• Klausel nur mit gleichzeitigem Kündigungsrecht des Lizenznehmers zulässig

Vertriebsbestimmungen

• Lizenzgeber schränkt Vertriebsrechte des Lizenznehmers ein.

• Generelles Exportverbot aber kartellrechtlich nicht zulässig

• Grundsätzlich kann nur die aktive Vertriebspolitik des Lizenznehmers beeinflusst werden.

Verbessserungen

• Sowohl Lizenzgeber wie Lizenznehmer können Lizenzgegenstand verbessern.

• Nach Kartellrecht ist ausgeschlossen, dass Lizenznehmer Rechte an Verbesserungen an Lizenzgeber abtreten muss.

• Der Lizenznehmer kann zur Abtretung verpflichtet werden, wenn Lizenznehmer selbst an den Entwicklungen des Lizenzge-bers teilhaben kann.

Konkurrenzverbot

• Nach EU-Kartellrecht unzulässig

• Der Lizenzgeber darf sich aber bei Konkurrenzierung das Recht vorbehalten, die Ausschliesslichkeit der Lizenz aufzuheben und Lizenzverbesserungen weiterzugeben.