Niclas Kunczik

Geistiges Eigentum angenetischen Informationen

Das Spannungsfeld zwischen geistigen Eigentumsrechtenund Wissens- sowie Technologietransferbeim Schutz genetischer Informationen

• Nomos

Inhaltsverzeichnis

Abkurzungsverzeichnis 19

Einleitung 23

I. Einfiihrung 231. Begriff der Bio-und Gentechnologie 232. Begriff der ,,genetischen Information" 243. Bedeutung genetischer Informationen fur Wissenschaft, Wirtschaft

und Gesellschaft 25II. Gang der Arbeit und Fragestellung 28

1. Begriff des geistigen Eigentums 282. Geistiges Eigentum an genetischen Informationen - Ein Problemfeld 29

a) Stoff oder Information? 29b) Praktisches Schutzbediirfnis der Industrie 30c) Gefahr fur die Forschung ? 31d) Paradigmenwechsel notwendig? 32

A. Schutz genetischer Informationen im Patentrecht 34

I. Einleitung - Der Grundsatz des ,,absoluten Stoffschutzes" im Patentrecht 341. Die Diskussion urn den absoluten Stoffschutz bei ,,Genpatenten" 342. Der Regelungsauftrag der Biopatentrichtlinie 98/44/EG 363. Die Vorgehensweise zur Bestimmung eines adaquaten Schutzumfanges

fur ,,Genpatente" 37II. Patentrechtliche Grundsatze (Wirkung - Kategorien - Strategie -

Begrundungsmodelle) 381. Voraussetzungen und Wirkung eines Patents 382. Patentkategorien 39

a) Erzeugnis - bzw. Sachpatente 40b) Verfahrenspatente 41c) Verwendungspatente 41d) Wurdigung 42

3. Patentstrategie - Verwendung der Patente im Wettbewerb 43a) Patentierung, Defensivveroffentlichung (defensive publication)

oder Schutz als Betriebsgeheimnis (trade-secret)'} 43

aa) Defensivveroffentlichung (defensive publication) 44bb) Schutz als Betriebsgeheimnis (trade-secret) 45

b) Wirtschaftliche Verwendung des Patents im Wettbewerb -Marketing und Lizenzierung 47aa) Patente als Marketingelemente 47bb) Patentlizenzierungsformen (cross-licencing und Patentpools) 48

c) Wiirdigung 504. Rechtfertigung des Patentrechtssystems -

allgemeine Patentrechtstheorien 51a) Die Anreiztheorie - Ansporntheorie 52b) Offenbarungstheorie ( bzw. Vertragstheorie) 53c) Die Belohnungstheorie 56d) Naturrechtstheorie - Eigentumstheorie 57e) Wiirdigung 58

III. Die Vorgaben des TRIPS - Abkommens zum Patentschutz genetischerInformationen 601. Vorgaben zur Patentfahigkeit von genetischen Informationen

(Art. 27 Abs. 1 TRIPS) 64a) Genetische Informationen als patentierbare ,,Erfindungen auf dem

Gebiet der Technik" im Sinne des Art. 27 Abs. 1 TRIPS 64aa) Der Erfindungsbegriff des Art. 27 Abs. 1 TRIPS 65

aaa) Definitionsversuche des ,,Erfindungsbegriffes" 65bbb) Auslegung des ,,Erfindungsbegriffes" des

Art. 27 Abs. 1 TRIPS nach WVK 67bb) Patentausschluss genetischer Informationen aufgrund des

,,Naturstoffeinwandes"? 70cc) Wiirdigung 72

b) ,.Neuheit" genetischer Erfindungen im Sinne desArt. 27 Abs. 1 TRIPS 73

c) ,,Beruhen auf erfinderischer Tatigkeit" im Sinne desArt. 27 Abs. 1 TRIPS 74

d) ,,Gewerbliche Anwendbarkeit" genetischer Informationen i.S.d.Art. 27 Abs. 1 TRIPS 75

e) Wiirdigung 762. Patentierungsausschliisse nach Art. 27 Abs. 2 und Abs. 3 TRIPS 77

a) ,,Genpatente" als VerstoB gegen den ordre public oder dieguten Sitten des Art. 27 Abs. 2 TRIPS 77aa) Begriff des ordre public und der guten Sitten des

Art. 27 Abs. 2 TRIPS 78bb) Konsequenzen fur einen Patentausschluss genetischer

Informationen? 79cc) Wiirdigung 80

b) Genetische Informationen als Heilverfahren im Sinne desArt. 27 Abs. 3 lit. a) TRIPS 82aa) Regelungsgehalt des Art. 27 Abs. 3 lit. a) TRIPS 82bb) Bedeutung des Art. 27 Abs. 3 lit. a) TRIPS fur die

Patentierung genetischer Informationen 83cc) Wiirdigung 84

c) Einfluss des Art. 27 Abs. 3 lit. b) TRIPS auf die Patentierunggenetischer Informationen 84aa) Inhalt des Art. 27 Abs. 3 lit. b) TRIPS - Patentierungspflicht fur

Mikroorganismen 85bb) Bedeutung des Art. 27 Abs. 3 lit. b) TRIPS fur die Patentierung

genetischer Informationen 85cc) Wiirdigung 86

3. Offenbarungspflicht nach Patentanmeldung, Art. 29 TRIPS 87a) Vorgaben des Art. 29 TRIPS 87b) Konsequenzen fur die Patentierung genetischer Informationen 87c) Wiirdigung 88

4. Rechte aus dem Patent auf genetische Informationen, Art. 28 TRIPS 88a) Schutzumfang fur genetische Informationen nach

Art. 28 Abs. 1 TRIPS 89aa) Allgemeine Aussagen des Art. 28 Abs. 1 TRIPS 89bb) Schutzumfang der Stoffpatente auf genetische Informationen

im Lichte des Art. 28 TRIPS - Vorgaben fur einen absolutenStoffschutz? 90

b) Die wirtschaftliche Verwertung von Patenten betreffend genetischerInformationen, Art. 28 Abs. 2 TRIPS 90

c) Wiirdigung 905. Einschrankung des Patents, Art. 30 und 31 TRIPS 91

a) Einschrankung des Patents im Rahmen des Art. 30 TRIPS 91aa) Regelungsgehalt des Ausnahmetatbestandes des Art. 30 TRIPS 91bb) Bedeutung fur die Patentierung genetischer Informationen 91cc) Wiirdigung 92

b) Einschrankung des Patents im Rahmen des Art. 31 TRIPS 93aa) Vorgaben des Art. 31 TRIPS 93bb) Bedeutung des Art. 31 TRIPS fur Patente betreffend

genetische Informationen 94cc) Wiirdigung 94

c) Wiirdigung 956. Gesamtwiirdigung der Vorgaben des TRIPS-Abkommens

zur Patentierung genetischer Informationen 95IV. Einfluss des Biodiversitats-Ubereinkommens auf die Patentierung

genetischer Informationen 96

1. Umfang der Anwendbarkeit der CBD auf die Patentierung genetischerInformationen 98a) Begriff der genetischen Ressource, Art. 2 CBD 98b) Konventionswidrige Handlungen und ihre Auswirkungen auf die

Patentierung genetischer Informationen 1002. Einfluss der CBD auf die Patentierung genetischer Informationen im

Anmeldestaat 101a) Ankniipfung an die Patentierungsvoraussetzungen des

Art. 27 Abs. 1 S. 1 TRIPS 101b) Art. 27 Abs. 1 S. 2 TRIPS als Hindernis fur eine Implementierung

der CBD in nationales Patentrecht 102c) Konventionswidriger Aneignung der Ressource als VerstoB gegen

den ordre public des Art. 27 Abs. 2 TRIPS? 103d) Anknupfung an die Offenbarungspflichten des Anmelders,

Art. 29 TRIPS 103e) Optionale Ausnahmen im Sinne des Art. 30 TRIPS 105f) Patentwiderruf bei widerrechtlicher Entnahme der genetischen

Ressource, Art. 32 TRIPS? 106aa) Inhalt des Widerrufsgrundes des § 21 PatG und der Rechte

aus Art. 61 EPU 106bb) Alternative Widerrufsmodelle im Rahmen des Art. 32 TRIPS 108cc) Wiirdigung 108

g) Verbot der Durchsetzung des Patents bei konventionswidrigerEntnahme der genetischen Ressource, Art. 8 Abs. 2 TRIPS 109

h) Zivilrechtliche Kompensationsmodelle 109aa) Vertragliche Teilhabeanspriiche 109bb) Gesetzliche Teilhabeanspriiche 110

aaa) Anspruch auf Gewinnbeteiligung aus den Grundsatzender Geschaftsfuhrung ohne Auftrag? 110

bbb) Sachenrechtliche Anspriiche nach den Grundsatzen derVerarbeitung und Vindikationslage 111

ccc) Bereicherungsrechtliche Anspriiche? I l lddd) Deliktische Anspriiche 112

dd) Wiirdigung 112i) Strafrechtliche Ansatzpunkte 113

3. Wtirdigung/Losungsvorschlage 115V. Einfluss des Europarats-Ubereinkommens iiber Menschenrechte und

Biomedizin auf die Patentierung genetischer Informationen 1161. Regelungsgehalt der Art. 21 und 22 BMU 1172. Aus wirkung der Art. 21 und 22 BMU auf die Patentierung

genetischer Informationen 1173. Wiirdigung 118

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VI. Die Patentierbarkeit genetischer Informationen im Anwendungsbereichdes Europaischen Patentiibereinkommens (EPU) 1181. Das EPU im internationalen Patentrechtsgefiige und das Verhaltnis

zur Biopatentrichtlinie 120a) Verhaltnis des EPU zum TRIPS-Abkommen - Faktische Wirkung

des TRIPS 120b) Einwirkung der Biopatentrechtlinie auf das EPU - Das Edinburgh-

Patent 1202. Patentierungsvoraussetzungen nach EPU im Bezug auf genetische

Informationen 1223. Patentierungsausschliisse fur genetische Informationen im EPU -

Art. 52, 53 lit. a) und lit. b) EPU 123a) Art. 52 Abs. 2 lit. d) EPU - Wiedergabe von Informationen 123

aa) Patentrechtlicher Begriff der Information im Sinne desArt. 52 Abs. 2 lit. d) EPU 124

bb) Auswirkung des Art. 52 Abs. 2 lit. d) EPU auf diePatentierung genetischer Informationen 124

b) Patentierungsausschluss Art. 52 Abs. 4 EPU (Methoden zurtherapeutischen bzw. diagnostischen Behandlung) 125aa) Regelungsinhalt des Art. 52 Abs. 4 EPU 125bb) Relevanz des Art. 52 Abs. 4 EPU fur eine Patentierung

genetischer Informationen 125c) VerstoB gegen den ordre public-Vorbehalt des Art. 53 lit. a) EPU 126

aa) Inhaltliche Konturierung des Art. 53 lit. a) EPU 126bb) Allgemeine Bedeutung des Art. 53 lit. a) EPU im Bereich der

Patentierung genetischer Informationen 128cc) VerstoB gegen Art. 53 lit. a) EPU bei fehlender aufgeklarter

Einwilligung - informed consent 130aaa) Der Fall John Moore v. Regents of

University of California 130bbb) Ubertragbarkeit der Argumentation des kalifornische

Supreme Court auf europaische und nationale Patentebetreffend humangenetischer Informationen 131

(1) Argumente fur einen VerstoB gegen den ordre public-Vorbehalt 131

(2) Argumente fur eine Einhaltung des ordre public-Vorbehaltes 132

dd) Wiirdigung und Zusammenfassung 134d) Das Patentierungsverbot des Art. 53 lit. b) EPU und die Bedeutung

fur einen patentrechtlichen Sachschutz genetischer Informationen 135e) Wiirdigung 136

4. Anmerkung zum Schutzumfang der nach dem EPU erteilten Patente 1375. Gesamtwiirdigung 137

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VII. Die Vorgaben der Biopatentrichtlinie 98/44/EG zur Patentierunggenetischer Informationen 1381. Einleitung - Entstehungsgeschichte - Uberblick iiber die Kontroversen 1382. Die zentrale Frage des absoluten Stoffschutzes bei ,,Genpatenten" 140

a) Position der Bundesregierung - Zwingender absoluter Stoffschutz? 140b) Zwingender ,,absoluter Stoffschutz" durch Vorgaben des TRIPS-

Abkommens? 141c) Der Harmonisierungsansatz von Richtlinien (Art. 249 Abs. 3 EG) 142

3. Die Vorgaben der Biopatentrichtlinie zu Patentierungsvoraussetzungenund Schutzumfang fur Patente auf genetische Informationen 142a) Art. 3 der Biopatentrichtlinie - Kein Sonderpatentrecht fur

biotechnologische Erfindungen 143b) Art. 5 der Biopatentrichtlinie - Die Patentierbarkeit

(human)genetischer Informationen 144aa) Art. 5 Abs. 1 Biopatentrichtlinie - Keine Patentierbarkeit des

menschlichen Korpers 144bb) Art. 5 Abs. 2 und Abs. 3 der Biopatentrichtlinie 145

aaa) Art. 5 Abs. 2 der Biopatentrichtlinie -Jsolationstheorem" 145

bbb) Art. 5 Abs. 3 der Biopatentrichtlinie - konkreteBeschreibung der gewerblichen Anwendbarkeit beiGen(teil)sequenzen - Die Patentierbarkeit von EST'sund SNP's 145

(1) Art. 5 Abs. 3 der Biopatentrichtlinie und diePatentierbarkeit von EST's 146

(2) Art. 5 Abs. 3 der Biopatentrichtlinie und diePatentierbarkeit von SNP 's 148

cc) Auswirkung der Vorgaben des Art. 5 Abs. 3 auf denStoffschutzumfang 149aaa) Begriff der ,,Funktion" 150bbb) ,,Konkrete Beschreibung" in den Anspriichen oder in

der Patentbeschreibung? 151ccc) Bedeutung des Art. 5 Abs. 2 der Biopatentrichtlinie

auf die Stoffschutzdiskusson 151ddd) Wiirdigung - Gestaltungspielraum der nationalen

Gesetzgeber 151c) Die Ausschlusstatbestande des Art. 6 der Biopatentrichtlinie 153d) Art. 9 der Biopatentrichtlinie 155

4. Wiirdigung 156VIII. ,,Absoluter Stoffschutz" fur Patente auf genetische Informationen? 156

1. Ausgangssituation: Gefahr der Blockade und von patentrechtlichenAbhangigkeiten durch zu weite Patentanspriiche 157

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2. Losungsansa'tze der Abhangigkeitsproblematik im Patentrechtssystem 159a) Auflosung des Zugangsproblems durch das Versuchsprivileg

(§HNr. 2PatG) 159aa) Inhalt des Versuchsprivilegs des § 11 Nr. 2 PatG 159bb) Bedeutung des Versuchsprivilegs des § 11 Nr. 2 PatG fur die

Abhangigkeitsproblematik bei Patenten auf genetischeInformationen 160

cc) Wiirdigung 161b) Lizenzierungsformen zur Losung der Abhangigkeitsproblematik

bei der Patentierung genetischer Informationen 162aa) Freiwillige Lizenzenerteilung ohne prozessualen Bezug 163

aaa) Einfache und ausschlieBliche Lizenz, § 15 PatG 163bbb) Patentpools 164ccc) Wiirdigung 166

bb) Freiwillige Lizenzen mit prozessualen Bezug 166aaa) Einfache Lizenzierung 166bbb) Kreuzlizenz 167ccc) Wiirdigung 167

cc) Zwangslizenzen 168aaa) Voraussetzungen und Wirkung der Zwangslizenz 168bbb) Zwangslizenz als Losung der Zugangs- und

Abhangigkeitsproblematik? 169dd) Wurdigung 170

c) Korrektur zu weiter Patentanspriiche im Verletzungsverfahren 171d) Wurdigung der patentrechtsimmanenten

Beschrankungsmechanismen 1723. Losung der AbhSngigkeits-Problematik mittels schutzrechtexterner

Instrumentarien - Der kartellrechtliche Ansatz 172a) Art. 81 EG - Kartellbildung durch Patentlizenzierung 172b) Art. 82 EG - Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung -

Gedanke der ,,essential facilites doctrine" des US-antitrust law 173aa) Ausgangspunkt: Patente als Instrumente des Wettbewerbs 174bb) Ubertragbarkeit der ^essential facilities"-Dokrin auf das

europaische und nationale Kartellrecht imAnwendungsbereich der Immaterialguterrechte 175aaa) Inhalt der ..essential facilities doctrine" 175bbb) Die ,,essential facilities doctrine" im europaischen

Kartellrecht 176(1) Die Rechtssache Magill 176(2) Die Rechtssache Bronner 177(3) Die Rechtssache IMS Health 178ccc) Ubertragung der essential facilities-Grundsalzt auf

Immaterialgiiterrechte 180

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cc) Das Deutsche Kartellrecht - § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB 182c) Wurdigung des kartellrechtlichen Ansatzes 182

4. Gesamtwiirdigung der Losungsmechanismen 183IX. Funktions- oder zweckgebundener Stoffschutz fur Patente auf genetische

Informationen? - Bruch mit den Grundsatzen des Patentrechts? 1831. Genetische Informationen als ,,Stoffe" - Die //n/dazo/ine-Entscheidung

des Bundesgerichtshofs 1842. Funktions- oder zweckgebundener Stoffschutz fur genetische

Informationen? 186a) Adaquater Stoffschutz fur codierende DNA-Sequenzen 187b) Ubertragung des Schutzmodells des ,,zweckgebundenen

Stoffschutzes" auf nicht codierende DNA-Abschnitte 189c) Ausnahmen vom zweckgebundenen Stoffschutz auf Patente,

die DNA-Sequenzen zum Gegenstand haben? 190d) Wurdigung 192

3. Patentheoretische Erwagungen - Legitimation des zweckgebundenenStoffschutzes 192

4. Umsetzung des doppelt funktionsbeschrankten und dadurchzweckgebundenen Stoffschutzes ins nationale Recht 194a) Aufnahme der doppelten Funktionsbeschrankung in die Anspriiche 194

aa) Der Ansatz der Bundesregierung in dem modifizierten zweitenGesetzesentwurf zur Umsetzung der Biopatentrichtlinie,§ la Abs. 4 PatG n. F. 195

bb) Modifikation des § la Abs. 3 PatG n. F. zur Umsetzung deszweckgebundenen Stoffschutzes flir genetische Informationennotwendig 195

cc) Ausweitung des § la Abs. 4 PatG n. F. auch auf nichthumangenetische Informationen 196

b) Ausdriickliche Normierung der Reichweite des absolutenStoffschutzes in § 9a PatG n. F. - Umgehungsgefahr durch Patentenach dem EPU 197

c) Wurdigung 201X. Wurdigung des patentrechtlichen Schutzes genetischer Informationen 201

B. Gebrauchsmusterrechtliche Schutzoptionen fur genetische Informationen? 204

I. Vorgaben internationaler Abkommen fur gebrauchsmusterrechtlicheSchutzmodelle 204

II. Vorgaben aus sekundarem Europaischen Gemeinschaftsrecht 205III. Gebrauchsmusterrechte an genetischen Informationen ? 205IV. Wurdigung 207

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C. Schutz genetischer Informationen als Betriebsgeheimnis (trade-secrets) 208

I. Anwendungsbereich des Geheimnisschutzes und Verhaltnis zu anderenSchutzrechten 2081. Abgrenzung zum Patentrecht 2082. Abgrenzung zum .yMj-generis-Datenbankschutz der

Datenbankrichtlinie 96/9/EG 209II. Vorgaben des TRIPS-Abkommens 210

1. Schutzvoraussetzungen des Art. 39 TRIPS 210a) Geheime Informationen, Art. 39 Abs. 2 lit. a) TRIPS 210b) Wirtschaftlicher Wert der Information,

Art. 39 Abs. 2 lit. b) TRIPS 210c) Angemessene GeheimhaltungsmaBnahmen,

Art. 39 Abs. 2 lit. c) TRIPS 211d) Art. 39 Abs. 3 TRIPS - Schutz von Testdaten 212

2. Schutzumfang geheimer Informationen gemaB Art. 39 TRIPS 212a) Rein faktischer Schutz 212b) Relative Schutzdimension - Nachweis der Unlauterkeit 213c) Schutzdimensionen des Art. 39 TRIPS 213

3. Wurdigung 214III. Geheimnisschutz im europaischen Recht 214IV. Geheimnisschutz genetischer Informationen im deutschen Recht 214

1. Schutzvoraussetzungen 2152. Schutzumfang 216

a) Abwehranspriiche 216b) Schadensersatzanspriiche 217

3. Auswirkung des Vorbenutzungsrechts des § 12 Abs. 1 PatG 2174. Wurdigung 218

V. Gesamtwiirdigung 2181. Eignung genetischer Informationen fur einen Schutz als trade-secret 2182. Schutz des Wissens indigener Volker durch trade-secret Schutz ? 2193. Kritische rechtspolitische Betrachtung 220

D. Geistiger Eigentumsschutz genetischer Informationen mittelsdes sui-generis - Schutzes der Datenbankrichtlinie 96/9/EG 222

I. Der rechtliche Rahmen eines sui-generis-Datenbankschutzes furgenetische Informationen 2221. Welthandelsrechtliche Vorgaben fur einen sui-generis-Schutz von

Datenbanken 2222. Die europaische Richtlinie 96/9/EG iiber den rechtlichen Schutz von

Datenbanken 223

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II. Die Bedeutung eines sui-generis-Datenbankschutzes von genetischenInformationen 2241. Wirkungsweise eines sMi'-genera-Datenbankschutzes 2242. Bedeutung von ,,Gen-Datenbanken" als Teil der Bioinformatik 2253. Schwachung der unternehmerischen Geheimhaltungstendenzen 2264. Fehlender umfassender Schutz von ,jweat of the Z?row"-Datenbanken

im Bereich des Urheberrechts der Mitgliedstaaten 227HI. Der sui-generis-Schutz von ,,Gendatenbanken" nach Art. 7 ff. der

Datenbankrichflimie 2281. Voraussetzungen des sui-generis-Schutzes von Datenbanken mit gen-

informatorischem Inhalt 228a) Definition der Datenbank im Sinne des Art. 1 Abs. 2 der

Datenbankrichtlinie 96/9/EG 228b) Investitionshohe im Sinne des Art. 7 Abs. 1 der

Datenbankrichtlinie - Berechtigung des Naturstoffeinwands imRahmen des ,SM/-enem-Schutzes von Datenbanken 229

c) Inhaberschaft des sui-generis-Rechts - ,,Hersteller" 2312. Umfang des sui-generis-Schutzes von Datenbanken mit gen-

informatorischem Inhalt 231a) Weiterverwendung und Entnahme im Sinne des Art. 7 Abs. 2 der

Datenbankrichtlinie 231b) Ubertragfearkeit, Abtretbarkeit bzw. Lizenzierbarkeit des

sui-generis-Rechts 233c) Schutzdauer, Art. 10 der Datenbankrichtlinie 233d) Einschramkung des sui'-generw-Schutzrechtes, Art. 9 der

Datenbankrichtlinie 2343. Wurdigung des europaischen Datenbankschutzrechtes

sui-generis - Gefahr der Monopolisierung genetischer Informationen? 235a) Gefahr der Monopolisierung von genetischen Informationen als

sofe-soMrce-Informationen 235b) Auflosung des potenziellen Zugangsproblems - Kartellrechtliche

Losung 236c) Wiirdigung und Ausblick 238

IV. Wurdigung 238

E. Der Schutz genetischer Informationen im Sortenschutzrecht? 240

I. Gegenstand des Sortenschutzrechts 2401. Schutzgegenstand des Sortenschutzrechts 2402. Konsequenz fur den Schutz einzelner genetischer Informationen 240

n. Wurdigung 241

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F. Gesamtwiirdigung 242

Literaturverzeichnis 245

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