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IP-Rechte und Förderbescheid

Dr. Tim ReinhardDr. Karsten LischStand: 30. März 2017

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Überblick

1. Was fällt unter IP?

2. Patentschutz

3. Gemeinschaftserfindungen

4. Vorprüfung Förderprojekte aus IP-Sicht

5. Der Zuwendungsbescheid

6. Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken

7. Übertragung von IP-Rechten aus geförderten Vorhaben

8. Pflichten des Zuwendungsempfängers

9. Verwertungspflicht und Verwertungsplan

10. Nichtbeachtung der Verwertungspflicht

11. Nutzungsrecht an Ergebnissen

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IP-Rechte und der Zuwendungsbescheid

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1. Was fällt unter IP?

• Patent• Gebrauchsmuster• Marke• Design• Know how

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2. Patentschutz

• Neu• Erfinderische Tätigkeit• Technizität• Gewerblich anwendbar

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Was bedeutet neu?

• Stand der Technik zum Zeitpunkt der Anmeldung

Nicht: Zeitpunkt der Erfindung

• Problem: eigene Vorveröffentlichung– Messen– Fachvorträge– Offenlegung gegenüber Kooperationspartnern

• Wichtig: Geheimhaltungsvereinbarung

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3. Gemeinschaftserfindungen

• Gesamthandsgemeinschaft– jeder darf nutzen– Jeder darf seinen Anteil verkaufen– Niemand darf ohne Zustimmung des anderen Lizenzen erteilen

• Wer meldet Schutzrechte an und erhält diese aufrecht?• Wer entscheidet über Schutzrechtsanmeldungen und Umfang• International sehr uneinheitliches Bild

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4. Vorprüfung Förderprojekte aus IP-Sicht

• Haben die Partner alle Rechte, die erforderlich sind?– Beispiel: vorherige Gemeinschaftserfindung

→ Einschränkung bei der Lizenzierung• Gibt es schon Strukturen zur späteren Nutzung?

– Vertriebsgesellschaft im Ausland– IP-Gesellschaft im Ausland

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5. Der Zuwendungsbescheid

• Zuwendungsbescheid– Verwaltungsakt mit Nebenbestimmungen i.S.d. Verwaltungsrechts

– Bescheid besteht aus Anschreiben, welches wichtige Zuwendungsinformationen sowieNebenbestimmungen und Hinweise enthält + Anlagen (Standardvordrucke und individuelleAnlagen)

– Regelungen im Zuwendungsbescheid können ggf. auch von (standardisierten)Nebenbestimmungen abweichen

– entscheidend sind im Einzelfall die Regelungen des Zuwendungsbescheids

• wichtig: Einhaltung der Regelungen des Zuwendungsbescheids einschließlich allerAnlagen und Nebenbestimmungen während der Projektlaufzeit und Bindungsfrist

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• Nebenbestimmungen vielfältig, abhängig vom Zuwendungsgeber (oftmals Mittel des BMBF oder der Bundesländer, ggf. kofinanziert mit EU-Mitteln)

• Klassische Beispiele für Nebenbestimmungen im F&E-Bereich:– ANBest-P (Allgemeine Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung)

– BNBest-P (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung)

– NKBF 98 (Nebenbestimmungen für Zuwendungen auf Kostenbasis des BMBF)

– BNBest-BMBF 98 (Besondere Nebenbestimmungen für Zuwendungen des BMBF zur Projektförderung auf Ausgabenbasis)

– in Bayern: Besondere Nebenbestimmungen der Bayerischen Forschungsstiftung für Zuwendungen

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6. Rechtsfolgen bei Verstößen / Risiken

• Widerruf des Zuwendungsbescheids und (teilweise) Rückzahlung der finanziellen Zuwendung– z.B. zu Unrecht gezahlte Fördermittel, Verstoß gegen Pflichten, etc.

• strafrechtliche Risiken: Subventionsbetrug (§ 264 StGB, SubvG)– z.B. unrichtige oder unvollständige Angaben, um Vorteil zu erlangen

– Gesellschafter und Geschäftsführer können letztlich persönlich haften!

• strategisch unvorteilhaft für zukünftige Förderanträge

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7. Übertragung von IP-Rechten aus geförderten Vorhaben

• Vorgabe zur Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten an Dritte in den BNBest-P:

– Forschung und Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung stellen

• Falls IP-Rechte übertragen werden, muss der Vertrag sicherstellen, dass diese Regelungen eingehalten werden können. Das bedeutet in aller Regel, dass Einschränkungen der Rechte des Erwerbers in den Vertrag aufgenommen werden müssen:

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• Nebenbestimmungen können Zustimmungsvorbehalte vorsehen, so z.B die BNBest-P:

• Vor Übertragung ist daher immer die Prüfung der insoweit bestehenden Pflichten erforderlich.

• Der Verstoß kann auch hier zur (Teil-) Aufhebung und zur Rückforderung führen.

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8. Pflichten des Zuwendungsempfängers

• Berichtspflichten: Zwischenberichte und Schlussberichte über Durchführung und Stand des Vorhabens

• Ausübungs- bzw. Verwertungspflicht bzgl. Ergebnisse eines geförderten Projekts

– Ergebnisse = alle Erkenntnisse, Erfindungen, entwickelten Gegenstände, Verfahren und Rechenprogramme, die bei der Durchführung des Vorhabens entstehen und in Aufzeichnungen festgehalten sind oder die für den Zuwendungsempfänger in anderer Form verfügbar sind

• Mitteilungspflicht gegenüber Zuwendungsgeber, falls Schutzrechte nicht aufrechterhalten oder verteidigt werden

• ggf. Anmeldepflicht für Erfindungen von Arbeitnehmern• oftmals Pflicht zur Veröffentlichung der Ergebnisse nach Abschluss des Projekts vor Veröffentlichung Sicherung der Ergebnisse durch Anmeldung der gewerblichen Schutzrechte!

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9. Verwertungspflicht und Verwertungsplan

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• Sicherstellung der bestmöglichen Verwertung der Ergebnisse eines F&E-Projekts• bereits bei Antragstellung Festlegung der späteren Verwertung der Ergebnisse in

Form eines Verwertungsplans• im Verwertungsplan ist die voraussichtliche

wissenschaftliche, technische und wirtschaftliche Ergebnisverwertung durchdie beteiligten Partner aufzuzeigen

• Fortschreibung des Verwertungsplanswährend der Projektlaufzeit

• bei Beabsichtigung einer Abweichung von Verwertungsplan Anzeige an Zuwendungs-geber erforderlich!

• Verwertungsnachweis bei Abschluss

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10. Nichtbeachtung der Verwertungspflicht

• kommt Zuwendungsempfänger der Verwertungspflicht nach Beendigung des Vorhabens innerhalb eines bestimmten Zeitraums ohne ausreichende Gründe nicht nach erlischt i.d.R. das ausschließliche Nutzungsrecht

• auf Verlangen nicht ausschließliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht im Inland am Ergebnis, an den Rechten am Ergebnis und an urheberrechtlich geschützten Teilen des Ergebnisses zu branchenüblichen Bedingungen

• unwiderrufliches, unentgeltliches und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für Ergebnis und damit verbundenen in- und ausländischen Rechten an Zuwendungsgeber Weitergabe an Dritte zur Förderung von Wissenschaft, Technik und Innnovationen möglich

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11. Nutzungsrecht an Ergebnissen

• Zuwendungsempfänger erhält ausschließliches Nutzungsrecht an seinen Ergebnissen des Projekts

• Übertragung von Benutzungs- und Nutzungsrechten an Dritte:– Forschung und Lehre auf Anfrage unentgeltlich zur Verfügung stellen

– in Fällen des bes. öffentlichen Interesses an den Ergebnissen hat Zuwendungsgeber ein nicht ausschließliches, übertragbares Nutzungsrecht

– Einnahmen aus Verwertung der Ergebnisse (bspw. aus Übertragung von Schutzrechten und/oder Know-how, Vergabe von Lizenzen, etc.) verbleiben grds. beim Zuwendungsempfänger

– Veräußerung von Schutzrechten nur, wenn Erwerber Verpflichtungen (insb. Verwertungspflicht) aus Zuwendungsbescheid für sich und seine Rechtsnachfolger übernimmt

– Besonderheiten bei Veräußerung von Schutzrechten an Erwerber außerhalb der EU Zustimmung ZG (sonst Rückforderungsrisiko!!!)

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Dr. Tim Reinhard berät Unternehmen vor allem rund um technische Schutz-rechte wie Patente, Gebrauchsmuster und in wettbewerbsrechtlichen Fragen.Zu seinen Mandanten zählen Techno-logieunternehmen aus den Bereichen Life Sciences, Telekommunikation und Medien. Er berät im Rahmen von F&E Projekten, Kooperationsvereinbarun-gen, Lizenzverträgen und Technologie-transfervereinbarungen. Daneben vertritt er seine Mandanten auch in Gerichtsverfahren, vor allem in Patent-verletzungs- und wettbewerbsrecht-lichen Verfahren. Ein weiterer Schwer-punkt ist das Arbeitnehmererfinderrecht.Als ausgebildeter Wirtschaftsmediator unterstützt er seine Mandanten im Rahmen von Mediationsverfahren und wird auch regelmäßig als Wirtschaftsmediator berufen.

Tim Reinhard berät zahlreiche Medizinprodukt- und Biotech-unternehmen bei der Gestaltung und Verhandlung von Verträgen zur Produktentwicklung. Seit vielen Jahren begleitet er zudem Anbieter von Technologieplattformen oder endnutzerorientierten Geräten wie Set-Top Boxen sowie Dienstleister im Bereich Sendesignalabwicklung. Er hat für seine Mandanten zahlreiche Haftungsfälle im Zusammenhang mit komplexen technischen Frage-stellungen betreut, sowohl im Rahmen von gerichtlichen als auch außergerichtlichen Auseinander-setzungen.

Dr. Tim ReinhardPartner, Wirtschaftsmediator (MuCDR)

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Dr. Karsten Lisch berät öffentliche Auftraggeber und Bieter in Vergabe-verfahren, insbesondere zur Beschaffung von Informations-technologie.Ein weiterer Schwerpunkt ist die Gestaltung von Projektverträgen und Outsourcings.Karsten Lisch hat während des Studiums eine Zusatzausbildung im Informationsrecht am ITM in Münster absolviert und im Anschluss bei Prof. Dr. Hoeren eine Dissertation über ein urheberrechtliches Thema verfasst. Er ist seit 2002 als Rechtsanwalt zugelassen und war zunächst für eine mittelständische Anwaltskanzlei tätig. Seit 2007 ist er Mitglied des IT-Teams sowie des Vergabe-Teams von Osborne Clarke am Standort Köln.

Er hält regelmäßig Vorträge und ist Autor diverser Fachveröffentlichungen.

Dr. Karsten LischPartner

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